La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal confirmó la sentencia de primera instancia que había declarado prescripta la acción por la cual el Banco extranjero solicitaba el cese del uso de la sigla BICE al Banco demandado, pronunciándose por el mejor derecho del banco nacional para obtener el registro de la marca pretendida.

En la causa “Banco Bice c/ Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. s/ cese de uso de nombre comercial”, la Sala II consideró que se ajusta a derecho la sentencia de primera instancia debido a que se encuentra acreditado que con bastante anterioridad a la demanda el banco nacional ya actuaba en plaza, en forma pública y ostensible, utilizando y siendo identificado con la sigla en cuestión.

Los camaristas rechazaron lo invocado por el demandante en cuanto a lo estipulado por el artículo 8 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, señalando que en armonía con la interpretación que debe darse al artículo 3 del mismo convenio, el que establece que la tutela prevista por el artículo en cuestión es brindada al extranjero sólo si el nombre comercial fue explotado, en forma pública y ostensible, en el país donde se pretende su reconocimiento.

En base a ello, los jueces determinaron que dichos requisitos no habían sido cumplidos por el demandante, debido a que su actuación en la economía y finanzas nacionales no se desarrolló más allá de su ámbito administrativo y con relación sólo a determinadas operaciones.

Tras una actividad bancaria significativa, el Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. -en septiembre de 1993- intimó a los representantes del organismo que actuaba en la plaza financiera con las designaciones BICE y BICECONSULT a que cesaran en el uso de esas denominaciones confundibles "con el nombre comercial BICE que utilizaba" (fs. 26, exp. 15.088/94 y fs. 307, exp. 15.076/94). Dicha intimación fue rechazada por en-tender la emplazada que quien intimó respondía a la denominación "Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A.", la que no se prestaba a confusión alguna con BANCO BICE y con BICECONSULT, y que el empleo del nombre BANCO BICE por parte de la entidad chilena tenía derechos prioritarios por su antigüedad, intimando a su vez a la contraria a retirar las protestas a los registros marcarios solicitados -BANCO BICE y BICECONSULT- y a desistir del registro pretendido de la marca BICE en las clases 35 y 36, objetadas ya por el órgano financiero de Chile.

El juez de primera instancia con respecto al examen de prescripción del nombre BICE por parte del banco nacional, resistió la defensa opuesta a la demanda por cese de uso que le articuló el BANCO BICE de la República Argentina, expresando que la acción era imprescriptible porque la designación controvertida resultaba violatoria del artículo 953 del Código Civil.

Por su parte, los camaristas determinaron que la acción por cese de uso de un nombre o designación comercial prescribe al año desde que se tuvo conocimiento de él o desde la fecha de su utilización “pública y ostensible” (artículo 29, segunda parte, ley 22.362), y toda vez que se está frente a una prescripción adquisitiva, el nombre se adquiere por el uso y con relación estricta al ramo realmente explotado, no entrando en juego el instituto de la suspensión que prevé el artículo 3986, segunda parte, del Código Civil.

“Cuando una persona física o jurídica, por la razón que fuera, pasa a ser conocida públicamente con una designación o con un "sobrenombre" o "seudónimo", y esa designación o este seudónimo son asumidos por dichas personas como propios y pasan a ser públicamente identificados con ellos, es razonable -y concorde con los fines de la Ley de Marcas- que esa asociación "de hecho" tenga una tutela legal, a fin de evitar que el prestigio de la persona física o jurídica conocida como "X" (aunque tenga nombre distinto) no sea usado por un tercero utilizando la misma designación "X" o registrándola como marca”, señalaron los camaristas.

“A diferencia de lo sucedido con el Banco de Inversiones y Comercio Exterior S.A., que desde 1991 comenzó por ser identificado como banco BICE y que empleó esas siglas como elemento de identificación y diferenciación, el BANCO BICE (de Chile) no acreditó publicación alguna en la que se diera al público la noticia de su existencia como tal. De donde se sigue, ponderando el cúmulo probatorio antes referido (a la luz de las reglas de la sana crítica, art. 386, Código Procesal), que en la República Argentina, las siglas BICE están ligadas en forma clara, pública y ostensible, al banco nacional y sólo al banco nacional”, agregaron.

En base a ellos, los jueces determinaron que “examinando otro aspecto de la causa, juzgo acertada la conclusión del señor Juez de la anterior instancia en cuanto afirmó, con base en el estudio de las probanzas de autos, que el accionar del banco chileno en el mercado financiero argentino no excedió -en términos reales- una actuación desde su país como abridor de cuentas y operaciones de crédito.”

Luego de efectuar tales consideraciones, los magistrados decidieron que resultaba procedente la protesta del banco demandado a la solicitud de registro de la marca BANCO BICE, pretendida por la entidad extranjera, ya que se encuentra probado el uso ostensible y público de la designación BICE por parte del Banco argentino antes de la solicitud marcaria de la contraria.

A ello, agregaron que debía tenerse en cuenta que las designaciones o denominaciones en juego se han de mover en una misma esfera de actuación, resultando obvia la confundibilidad, siendo que el mejor derecho le corresponde al banco nacional, pues tiene dominio sobre su nombre con relación a todos los rubros explotados.

En el fallo del 20 de octubre de 2009, los camaristas consideraron que debía acogerse el pedido de registro de la marca “BICE” por parte del Banco demandado, desde que en la realidad financiero- bancaria del país, el banco es conocido con dicha sigla, por lo que corresponde autorizar su registro.