La Justicia condenó a Aventis Pharma S.A. –hoy Sanofi Aventis- a pagar a Microsules Argentina S.A. una indemnización que a la fecha –con intereses- supera los $15.000.000. De ese modo se ordenó resarcir los perjuicios ocasionados por Aventis a Microsules a través de una medida cautelar abusiva trabada en el año 2003 con base en una patente de procedimiento sobre el polimorfo trihidrato del principio activo oncológico docetaxel.

El docetaxel es un compuesto oncológico, derivado del taxano e integrante de la familia de los taxoides, sintetizado por el laboratorio Rhone Poulenc –hoy Sanofi-Aventis- a principios de los 80. El docetaxel fue objeto de una solicitud de patente en Francia presentada el 17 de julio de 1986 (FR 2601675) que posteriormente derivó en la patente europea EP 0253738 concedida el 31 de enero de 1990. En nuestro país, atento que los medicamentos no eran patentables en aquél momento, el docetaxel forma parte del dominio público.

Sin perjuicio de ello, en un típico caso de evergreening, Rhone Poulenc –hoy Sanofi-Aventis- presentó en Francia en 1994 una solicitud de patente que cubría un polimorfo de docetaxel -el docetaxel trihidrato- y el procedimiento para prepararlo. A partir de dicha prioridad, el 7 de julio de 1995 se presentó en Argentina la solicitud de patente AR 255.663, concedida el 10 de julio de 2002, que únicamente cubre un procedimiento para preparar el docetaxel trihidrato.

Con base en la patente AR 255.663, Aventis Pharma S.A. –hoy Sanofi-Aventis- solicitó diversas medidas cautelares contra sus competidores. En el caso de Microsules, en agosto de 2003, Aventis Pharma obtuvo una medida cautelar por medio de la cual se ordenó a Microsules que describa el procedimiento utilizado para obtener el principio activo docetaxel, exhiba y someta a secuestro toda documentación relacionada con dicho procedimiento y, principalmente, cese en la comercialización, importación y exportación de cualquier producto que contenga el mencionado compuesto.

Al llevarse a cabo dicha medida, Microsules informó que no producía ni comercializaba ningún medicamento que contenga el principio activo docetaxel trihidrato –objeto de la patente de Aventis- y aclaró que utilizaba el docexatel anhidro –que formaba parte del dominio público-. Sin perjuicio de ello, como consecuencia de la medida cautelar, Microsules no pudo disponer de una partida de docetaxel anhidro que fue retenida en la Aduana impidiendo su despacho a plaza.

Frente a ello, Microsules inició un incidente de levantamiento de medida cautelar, mediante el cual probó –a través de un perito químico- que su producto utilizaba docetaxel anhidro y que la partida retenida en la Aduana se correspondía con dicho compuesto.

Ahora bien, pese a que fue finalmente levantada, la medida cautelar trabada contra Microsules le ocasionó a este laboratorio graves perjuicios, derivados de la imposibilidad de importar partidas del principio activo y elaborar su producto, durante 11 meses.

Con el objeto de obtener un resarcimiento adecuado para los perjuicios sufridos, Microsules inició y ganó en primera y segunda instancia un juicio de daños y perjuicios contra Aventis.

En primera instancia se dictó sentencia de condena con fecha 14 de diciembre de 2013. Para así decidir, el Juez recordó que los artículos 208 del Código Procesal Civil y Comercial y 1071 del Código Civil regulan el abuso o exceso en el derecho de obtener una medida cautelar con criterio amplio, incluyendo los perjuicios del pedido efectuado sin derecho y del ejercicio del derecho en forma abusiva. En particular, la regulación abarca "toda la gama de conductas procesales que, desde la temeridad hasta la simple negligencia, ponen de manifiesto que la medida cautelar se utilizó con propósitos extorsivos o para obtener beneficios indebidos u ocasionar molestias inútiles a la otra parte".

Asimismo, el Juez señaló que el artículo 50 inciso 7 del Acuerdo TRIPS requiere que en los casos en que las medidas provisionales sean revocadas o caduquen por acción u omisión del demandante, o en aquellos casos en que posteriormente se determine que no hubo infracción o amenaza de infracción de un derecho de propiedad intelectual, las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar al demandante, previa petición del demandado, que pague a éste una indemnización adecuada por cualquier daño causado por esas medidas.

En relación a los hechos del caso, el Juez sostuvo que "la actitud asumida por Aventis Pharma S.A. en las actuaciones de referencia resultó ciertamente excesiva en la invocación del derecho conferido por el registro de la patente Nº 255.633". Al respecto, se destacó que en la diligencia preliminar solicitada por Aventis, en el incidente de levantamiento promovido por Microsules y en la sentencia de rechazo del juicio de cese de uso de patentes iniciado por Aventis, se probó en forma contundente que Microsules no comercializaba ningún producto que infrigiera la patente de Aventis, atento que su medicamento Docetaxel Microsules contiene fórmula docetaxel anhidro y no trihidrato (que es el objeto de la patente 255.633).

Adicionalmente, el Juez sostuvo que Aventis Pharma, al tratarse de un laboratorio que se presenta a sí mismo como líder en investigación y desarrollo, "no debía ignorar la delgada línea que separaba su procedimiento patentado con la variante anhidro que escapa de su protección, circunstancia que era susceptible de generar daños innecesarios".

Adicionalmente, la pericia contable demostró que durante el período en que estuvieron las medidas cautelares solicitadas por Aventis, posteriormente levantadas o revocadas, disminuyeron las ventas de sus competidores y aumentaron las ventas y ganancias de Aventis.
Por todo ello, el Juez hizo lugar a la demanda condenando a Aventis al pago de $7.645.906,09 con más intereses a tasa activa desde el 29 de septiembre de 2008 hasta su efectivo pago. El monto de la condena se compone de $889,57 por gastos notariales; $2.972.945,19 por pérdida de utilidad por pérdida de ventas durante agosto 2003 a febrero 2005; $4.201.699,15 por pérdida de utilidad por pérdida de ventas durante el lapso de reposicionamiento; y $470.372,18 por costo de relanzamiento y reposicionamiento.

Apelada la sentencia, el 10 de septiembre de 2013 la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal confirmó la decisión de primera instancia, con costas a cargo de Aventis. Para así decidir, la Cámara destaco que la cautelar solicitada por Aventis involucró la intercepción de "cualquier forma" de docetaxel por lo que resultó claramente un exceso por abuso en su derecho.

Por último, para comprender la dimensión del caso, es preciso señalar que los abusos por cautelares vinculadas con el docetaxel también dieron lugar a una sentencia de condena contra Aventis Pharma S.A. –hoy Sanofi Aventis- en un juicio iniciado por Laboratorios Richmond S.A., con sentencia del 30 de septiembre de 2010. En aquél caso, la condena fue por $1.128.903,70 y USD 1.600 con más intereses a tasa activa.

Fuente: Publicado en el Boletín de Noticias sobre Propiedad Intelectual de la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos. Año 2 N°4.