El 14 de enero pasado, la reconocida firma de moda francesa Hermès International demandó en Nueva York al artista Mason Rothschild por infracción a sus marcas “HERMES” y “BIRKIN” luego de que el último lanzara una colección de NFTs[1] que representan la imagen de la reconocida cartera o bolso “Birkin” de Hermès intervenidas por él. en sus colores y “texturas” Dicha colección fue denominada “MetaBirkins”.

Introducción y contexto:

Hay que recordar que un NFT –token no fungible, por sus siglas en inglés– se define como aquel “certificado digital único, registrado en una cadena de bloques, que se utiliza para registrar la propiedad de un activo como una obra de arte o un objeto de colección”[2].

“Es un tipo de token criptográfico que representa un activo único, irrepetible y limitado en su cantidad. Estos elementos digitales también son conocidos como «criptocoleccionables», debido a que poseen características de escasez[3] y rareza que los hacen atractivos para su compra en serie y su colección.

Los NFT funcionan en redes de contratos inteligentes, tales como Ethereum, que es actualmente la blockchain con el mayor mercado de tokens no fungibles. También han existido versiones de estos activos en redes como Bitcoin, que es la primera blockchain donde se comerció activos como memes y cartas de juego.

Los NFT funcionan como versiones tokenizadas de otros elementos digitales o de objetos del mundo real. Por ejemplo, pueden ser la representación de una obra de arte física o un personaje de un videojuego. Debido a ello, muchos de estos funcionan como una prueba verificable en blockchain de que un objeto es auténtico y pertenece a un usuario. Asimismo, algunos de estos tokens son piezas únicas en su tipo, lo que permite su colección.”[4]

Por “cadena de bloques” nos referimos a una blockchain, es decir, a una tecnología que permite la transferencia de datos digitales de forma codificada, descentralizada e inmutable, lo que implica un altísimo nivel de trazabilidad y por ende, seguridad para sus usuarios.

Según estadísticas mundiales de mercado de NFT a valores de mayo 2022, las transacciones realizadas en la cadena de bloques Ethereum (ETH), que representan aproximadamente el 60 % de todo el mercado NFT en 2022, alcanzan los 780 millones de dólares.    

https://www.statista.com/statistics/1265353/nft-sales-value/

Conforme a la misma fuente, en nuestro país, se proyecta que los ingresos en el segmento NFT alcanzarán los US$17,650.00k en 2022. Se espera que dichos ingresos muestren una tasa de crecimiento anual (CAGR 2022-2026) del 41,70 %, lo que da como resultado una cantidad total proyectada de US$ 71 160 000 para 2026.

En virtud de lo anterior, el tema ha despertado interés en todo tipo de industrias, especialmente en aquellas relacionadas con el entretenimiento, el deporte y el arte donde estos objetos “únicos” o “escasos”, cobran especial relevancia para los coleccionistas.

Existe en nuestro país un boom de plataformas para crear y vender NFT. Varias firmas locales desarrollan estrategias nuevas para aprovechar el crecimiento del mercado, entre las cuales se destacan, por su creciente desarrollo e influencia en el rubro, Enigma.art, Kephi Gallery y Qurable[5].

El caso:

Hermès sostiene que los NFT creados y vendidos por Rotschild, infringen su marca Birkin, por cuanto “resulta probable que causen confusión en el consumidor y error en la mente del público", elementos que describen la configuración de la infracción marcaria conforme a la “Ley Lanham”, cuerpo normativo que rige a las marcas y la competencia desleal en los Estados Unidos.

Es decir que, para la centenaria casa de modas, es posible que el público consumidor considere que existe una asociación, licencia o algún tipo de autorización de Hermès a favor del Sr. Rotschild para “crear” los NFT que representan carteras cuya forma y aspecto coinciden con el de sus reconocidas “BIRKIN”. Es decir que estaría lucrando indebidamente con su marca.

Por su parte, el artista se defiende sosteniendo que:

i) lo que hace no es una copia sino una creación artística basada en su percepción e interpretación del mundo que lo rodea (cita como ejemplo analogable la serie de imágenes de Andy Warhol que reproducen casi idénticamente latas de sopa de la reconocida marca Campbells); y

ii) que en ese contexto, su creación se encuentra protegida por la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense en tanto allí se consagra, entre otros derechos, el de libertad de expresión.

En virtud de lo anterior, manifiesta que el uso que hace de la imagen y forma de las Birkins es lícito y que, de prosperar la demanda de Hermès, se estaría violentando su derecho a expresarse libremente.

Finalmente, contrarrestando un argumento de la accionante, agrega que el hecho de que comercialice sus creaciones no modifica su naturaleza creativa.

Moción para desestimar la demanda (rechazada):

El pasado 6 de mayo, el Juez de Distrito Jed Rakoff rechazó una moción de Rotschild para que se desestimara el planteo de su contraria. La breve resolución (de una página) deniega la petición e informa que la Corte fundamentará dicha tesitura oportunamente. Luego, se encuentra allanado el camino para que el juicio avance.

Delineando el escenario para lo que viene:

El caso resulta interesante por cuanto definirá los estándares de aplicación de las leyes de protección de la propiedad intelectual en el cada vez más gravitante universo de los cripto-activos y especialmente de los NFT.

En principio, podría sostenerse que los argumentos centrales de la posición de Hermès son los siguientes: (1) la reproducción de sus modelos no aporta relevancia artística en el trabajo de Rothschild y (2) resulta manifiesta y explícita la intención del autor de generar en los consumidores una sensación de afiliación, patrocinio o por lo menos consentimiento de la marca.[6]

Por otra parte, desde la posición del artista podría argumentarse que los NFT son en realidad líneas de código que apuntan a un activo digital determinado y lo autentican y que por ende su uso en el caso de referencia no sería otra cosa que el ejercicio de su libertad de expresión.

Finalmente, nos permitimos agregar que la situación sería muy distinta si los NFT en cuestión fueran “virtualmente usables” en el metaverso[7] en cuyo caso la superposición con los productos “reales” de Hermès sería mayor.

Luego, una vez más pero en un escenario completamente novedoso, los tribunales deberán evaluar el potencial conflicto entre el derecho de los titulares de marcas y otros derechos de propiedad intelectual vs. el derecho a la libertad de expresión. En definitiva, la cuestión radica en determinar si en el nuevo mundo virtual que cada día toma más importancia continuarán siendo de aplicación los institutos jurídicos tradicionales para proteger los derechos intelectuales o si surgirán nuevos institutos con un regimen especial.