Establecen cuándo corresponde otorgar la cobertura legal al uso de una marca de hecho

En el marco de la causa “Roemmers, Alejandro Guillermo c/ Diamond Films S.A. s/ Medidas cautelares”, el actor solicitó una medida cautelar con el objeto de hacer cesar a la demandada en el uso de la expresión “una razón para vivir” en la comercialización de un largometraje así titulado. Cabe señalar que el accionante invocó como interés legítimo ser titular de dos actas de solicitudes marcadas “Franciscus Una Razón para vivir  + Diseño” y “Una razón para vivir”, ambas en la clase 41.

 

El juez de grado rechazó la medida cautelar solicitada señalando que de la prueba aportada sólo surge el uso de la expresión “Franciscus una razón para vivir” mediante la celebración de una obra de teatro, mientras que las manifestaciones sobre el comienzo del trabajo en la producción de la obra “UNA RAZON PARA VIVIR” no demuestran la concreción ni puesta en marcha del producto (novela para televisión), como así tampoco la afectación que la película cinematográfica que comercializa la demandada pudiere proyectar sobre la telenovela.

 

Los jueces que integran la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal precisaron que “el uso de la expresión “FRANCISCUS UNA RAZON PARA VIVIR” con la cobertura legal que le pudiere otorgar la solicitud de esa marca mixta, debe ser analizado en el contexto que otorgan los elementos (uso y solicitud) que son propios de sus circunstancias y que, por ende, difieren de aquellos necesarios para otorgar sustento a la protección de la expresión denominativa “una razón para vivir””.

 

Luego de ponderar que “es claro que la actora, al solicitar su segunda marca “UNA RAZON PARA VIVIR” pretende una protección distinta a la que tenía con el uso de hecho y con la solicitud de la marca mixta “FRANCISCUS UNA RAZON PARA VIVIR (con diseño)”, los camaristas resaltaron que “de la prueba aportada sólo se desprende la utilización de la expresión “FRANCISCUS UNA RAZON PARA VIVIR”; de modo tal que únicamente puede suponerse la consumación de efectos en el mercado de los consumidores con la entidad suficiente para sustentar al derecho que se intenta proteger, por ahora, mediante el uso anterior de aquella obra. Pero, repetimos, solo con respecto al producto identificado con esa marca mixta, usada “de hecho”, solicitada y en trámite en sede administrativa”.

 

Si bien “la jurisprudencia ha otorgado la cobertura legal al uso de una marca de hecho”, la mencionada Sala explicó que “lo fue en aquellos casos que hubiere precedido una actividad comercial lícita y la generación de clientela, es decir consumidores destinatarios de los servicios y productos protegidos por los signos marcarios”.

 

Dado que “la obra titulada “FrancIscus. Una razón para vivir” pudo concretarse, según los dichos en la demanda”, mientras que “la otra, titulada “Una razón para vivir” se halla en proceso de producción sin haberse proyectado en el canal televisivo al cual está destinado”, los Dres. Alfredo Silverio Gusmán, Ricardo Víctor Guarinoni y Eduardo Daniel Gottardi concluyeron que “el uso anterior con proyección en el público consumidor se encuentra bajo la esfera de protección de la solicitud de la marca mixta “FRANCISCUS UNA RAZON PARA VIVIR””, pero “este “título” no protege a la obra “una razón para vivir” que fue objeto de una solicitud de marca denominativa posterior, con el objeto de proteger la dominación de un producto distinta a la anterior, ambas de la actora”.

 

En el fallo dictado el 20 de diciembre pasado, la mencionada Sala desestimó la medida cautelar solicitada, resaltando que “los elementos aportados por la accionante resultan insuficientes para acreditar prima facie “el uso con efectos marcarios”, es decir la comercialización y la generación de clientela, respecto de su obra “una razón para vivir”, por lo que medida ha sido bien denegada.

 

 

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Walter Mañko
De DELOITTE LEGAL ARGENTINA
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