A partir del 12 de junio de 2023, será posible presentar caducidades parciales de marca por falta de uso en Argentina, lo que conllevará un cambio significativo para los titulares de derechos y tendrá un impacto notable en las estrategias de registro de marcas.

Hace casi cinco años, la nueva Ley de Marcas de Argentina introdujo la posibilidad de interponer una acción de caducidad parcial contra una marca. Ahora que el período de gracia de cinco años está casi terminado, la Oficina de Marcas y Patentes tendrá que comenzar a aceptar y resolver caducidades parciales en casos de falta de uso.

Una solicitud de caducidad parcial busca cancelar parcialmente una marca que no ha sido utilizada en relación con ciertos productos o servicios dentro de los cinco años anteriores a la solicitud de caducidad. El registro permanecerá vigente para aquellos productos o servicios no incluidos en la solicitud de caducidad, pudiendo interponerse solicitud de caducidad tanto contra nuevas marcas como contra renovaciones.

Este resulta ser un cambio significativo. Históricamente, en Argentina, los titulares de marcas registradas poseían "marcas defensivas" y esas marcas se registraban en otras clases que no estaban en uso y no necesariamente relacionadas con las clases principales utilizadas por la empresa. Esta era una práctica aceptada porque el requisito de uso se cumplía si la marca se usaba para cualquier producto o servicio, en cualquiera de las clases citadas. El resultado fue que muchas empresas registraron su marca en las 45 clases o en varias, aunque solo la usaron para un único producto. 

En efecto, Argentina brinda protección adicional para las marcas notoriamente conocidas bajo el Convenio de París y los ADPIC. Sin embargo, este estado debe ser declarado por un juez federal en un caso específico. Esto, como se puede imaginar, es difícil de lograr y costoso. En Brasil, nuestro vecino y rival futbolístico, la Oficina de Marcas puede declarar el estatus de marca notoriamente conocida. Si bien esto tampoco es fácil de obtener, este ejemplo brinda protección en todas las clases no registradas durante diez años. Lo menciono para que nuestras autoridades tomen nota ya que entiendo es una mejor manera de lidiar con este tipo especial de estatus.

Por lo tanto, estas "marcas de defensa" parecían justas y razonables como una protección adicional para las marcas notorias. Sin embargo, resultaban injustas cuando eran utilizadas por aquellos que no eran muy conocidos. En algunos casos extremos, empresas que convivían en otros países por la diferente naturaleza de sus negocios principales encontraron que en Argentina enfrentaban obstáculos insalvables ya que la otra empresa tenía protección en todas las clases. Existen casos de algunas empresas que no pudieron ingresar al mercado argentino debido a esto o bien tuvieron que usar una marca alternativa.

Estas marcas defensivas serán objeto próximamente de acciones de caducidad, al término de las cuales permanecerán vigentes únicamente para los productos comercializados o los servicios prestados (y los relacionados o similares a ellos) o si las marcas forman parte de la designación de una actividad únicamente en relación con los productos o servicios relacionados o similares a esta. La única excepción serán los casos en que la falta de uso de la marca registrada se deba a fuerza mayor.

El elemento principal –y esencial– en una acción de caducidad es la prueba del uso/no uso. La carga de la prueba recae mayoritariamente en el titular de la marca impugnada ya que se trata de hechos positivos: demostrar que hay o hubo uso.

Consecuentemente, es importante recopilar y conservar pruebas del uso de la marca, al menos una vez al año, en relación con tantos productos y servicios como sea posible. También es aconsejable conservar copias de cualquier publicidad de la marca que se hubiere realizado y resulta de vital importancia que todas las pruebas de uso estén fechadas, sean fiables y comprobables.

Asimismo, en Argentina el uso de la parte o de los elementos distintivos o sustanciales de una marca bastaría para repeler una acción de caducidad por falta de uso según la jurisprudencia. Por esta razón, si una empresa es titular de una marca que posea un diseño pero ha estado utilizando una versión actualizada y ligeramente diferente durante los últimos cinco años, la defensa aún sería posible. Sin perjuicio de lo anterior, siempre se recomienda presentar el diseño actualizado para protección y abstenerse de renovar el anterior.

En los casos en que la marca registrada no haya sido utilizada en Argentina, y el propietario o licenciatario de la marca no esté listo para comenzar a usarla, la mejor forma actual de fortalecer los derechos sería obtener una marca levemente diferente antes de exponerse a una acción de caducidad. Por cada marca vigente que desee impugnar por falta de uso durante los últimos cinco años, debe presentar acciones separadas ante la oficina de Marcas. Por ende, cuantos más registros de marca tenga, más caro le resultará a la parte contraria. Si bien esta estrategia no es a prueba de balas, sigue siendo la mejor alternativa disponible en Argentina.

Toda resolución de la Oficina de Marcas dentro del proceso de caducidad será recurrible mediante recurso de reconsideración (10 días hábiles) y/o jerárquico (15 días hábiles). En el caso de la resolución final, se puede recurrir mediante recurso de reconsideración y/o jerárquico o se puede interponer directamente recurso ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal (30 días hábiles) previsto en el artículo 26 de la Ley 22.362, el que deberá ser presentado en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. 

En conclusión, el nuevo proceso de caducidad parcial de marca por falta de uso en Argentina destaca la importancia del uso y protección de las marcas. Este nuevo recurso jurídico brindará a las empresas una herramienta poderosa para cancelar las marcas no utilizadas mientras buscan ingresar al mercado argentino, pero existen estrategias alternativas para proteger las marcas, como la concesión de licencias, el uso de la marca en relación con bienes o servicios relacionados, el registro de nuevas marcas ligeramente diferentes, etc. Al tomar medidas proactivas para proteger sus marcas registradas, las empresas pueden garantizar que sus derechos de propiedad intelectual estén protegidos y que su marca siga siendo valiosa.

Por Diego Palacio