Marcas en América Latina: Tiempo de Cambios.
Por Santiago O'Conor
O'Conor Power

El propósito de este artículo es subrayar los últimos cambios y temas de actualidad que han tenido lugar últimamente en materia de marcas comerciales, uno de los más importantes bienes intangibles que posee una empresa, con especial referencia a cuatro jugadores importantes de la región: Argentina, Brasil, Chile y México.

 

En primer lugar, la región latinoamericana no se encuentra excluida  de la discusión de los temas comunes al resto de la comunidad mundial en la materia, tales como: el  Protocolo de Madrid; los retraso en la tramitación de marcas; sistema de alerta en aduanas, Medidas de Frontera, Cambios en los Procedimientos de Oposición, Acciones de antipiratería Contundentes y Eficaces, Reglamentaciones sobre Etiquetas y Publicidad en Productos alimenticios, Envasado sin Marcas, Uso de Marcas, Acuerdos de Coexistencia y Consentimiento, Acuerdo Mercosur – Unión Europea, Solicitudes Multiclase, Indicaciones Geográficas, Blockchain); Inteligencia Artificial, Despertar de Conciencia del Peligro suscitado por Mercadería Falsificada, Protección de Nuevos Tipos de Marcas, Apropiación de Dominios, Procedimientos sobre Nombres de Dominios y Envasado Sustentable.

 

- Argentina. Mercado de 43.850.000 habitantes

 

Se están produciendo numerosos cambios cruciales en relación con las marcas debido a la sanción del Decreto de Emergencia N° 27/2018 del 12 de enero de 2018 y la resolución del INPI Nº P-183, que consisten brevemente en lo siguiente:

 

  • Oposiciones: La PTO tiene el poder de resolver oposiciones si no han sido dirimidas por las partes dentro de los 3 meses de emitida la vista
  •  Las acciones de Nulidad y Cancelación por Falta de Uso serán resueltas por la PTO
  • Se deberá presentar una Declaración Jurada de Uso dentro del quinto año posterior al registro
  • Presentaciones electrónicas.
  • Las Decisiones administrativas pueden ser apeladas ante el Tribunal Federal de Apelaciones

- Brasil. Mercado de 210.000.000 habitantes

 

La demora en la concesión de un registro sigue siendo significativa.

 

Siempre que la solicitud se encuentra con una anterioridad u oposición, el plazo para llegar a una decisión puede llevar hasta 3 años: La BPTO planea concluir este trabajo acumulado para finales de 2018

 

La BPTO debe contratar más examinadores y mejorar los sistemas de IT (Tecnología Informática)

 

La Ley de Marcas brasilera contiene una cláusula que ofrece expresamente protección formal especial para marcas de gran renombre, en todos los campos de actividad (Resolución N° 107/2018)

 

Resolución 107/2013:

 

  • El reconocimiento de la marca por una porción significativa del público en general
  • La calidad y reputación que el público asocia a la marca y a sus respectivos productos o servicios
  • El grado de carácter distintivo y singularidad de la marca

Desafíos del Protocolo de Madrid:

 

  • La BPTO espera lograr el período de examen de 18 meses exigido por el Protocolo de Madrid en 2019
  • Solicitudes Multiclase
  • Necesidad de asesoramiento local en lo que respecta a los productos/servicios reivindicados
  • Cesión de todas las marcas similares bajo pena de anulación de marcas no cedidas

Medidas de Frontera y Estrategias de Antipiratería:

 

  • La BPTO y La Dirección Nacional de Titulares de Marcas del CNCP: “Sistema de Alerta” que contribuye a combatir la piratería
  • El nuevo Código Procesal Civil endurece el procedimiento de orden judicial preliminar y de restricción
  • Nueva norma que permite a las partes establecer cambios en el procedimiento normal de juicio
  • Posibilidad de que las partes puedan solicitar conjuntamente la pericia técnica de un experto para que juzgue, en lugar de que el juez designe un perito

- Chile. Mercado de 17.500.000 habitantes

 

El registro anterior y existente de una marca no puede ser cancelado en Chile por falta de uso:

 

Chile es probablemente el único país restante en que el uso de una marca no es obligatorio para su validez o renovación ni para presentar oposiciones contra solicitudes de terceros. Más aun, un registro de marca no puede ser objeto de cancelación por falta de uso.

 

Sin embargo, un registro marcario puede ser anulado dentro de un plazo de 5 años posteriores a la fecha del registro por infracción del Artículo 20 de la Ley chilena No. 19.039 de Propiedad Industrial.

 

Para anular una marca se necesitan dos requisitos: fama y mala reputación de la marca junto con mala fe en la obtención del registro.

 

Reglamento de Etiquetado y Publicidad de alimentos en la categoría “ALTO EN”:

 

En su esfuerzo por controlar la obesidad, el Reglamento Sanitario de los Alimentos exige que todo envase de alimento con niveles de calorías, grasa saturada, azúcar o sodio superiores a los límites establecidos deberán exhibir un rótulo de advertencia o descriptor identificado como “ALTO EN”

 

 

  • Este reglamento establece una absoluta prohibición de publicitar los alimentos “ALTOS EN” a niños de menos de 14 años y una serie de restricciones 
  • La mera presencia de personajes, juguetes, juegos, etc. en la publicidad constituye publicidad dirigida a niños de menos de 14 años, por lo que se la prohíbe
  • Normalmente, estas historietas están protegidas por derechos de autor y registros de marcas. Por lo tanto, la prohibición absoluta de dirigir la publicidad de alimentos “ALTOS EN” a menores se podría considerar una restricción a dichos derechos
  • La entrada en vigor de este reglamento ha sido controvertida y la industria ha elevado ciertas objeciones a la autoridad sanitaria

Envasado Sin Marca en Chile:

 

  • El Proyecto de Ley No. 9914-11 ha sido debatido en el Congreso desde 2015. Uno de sus objetivos es la inclusión obligatoria de la Denominación Común Internacional (CID) en prescripciones médicas
  • Durante el debate legislativo, el proyecto ha sido objeto de varias enmiendas. Una de las más relevantes es el artículo 128 bis: “El envase de los medicamentos deberá incluir el nombre del producto de que se trate, según su CID, en formato y letras claras, legibles y de un amaño que, en conjunto, utilice al menos un tercio de una de sus caras principales.’’
  • Los medicamentos que tengan una denominación de fantasía, podrán incluirla en el envase, en un tamaño que, en conjunto, no supere un quinto del empleado para la CID
  • Si una marca sólo puede utilizar 6,7% de la cubierta del envase, cuesta creer que el titular no vea afectado su derecho, especialmente si la marca tiene el carácter de palabra y dispositivo
  • Parece ser otro ejemplo de extralimitación de reglamento que, una vez más, ha de afectar los legítimos derechos de los titulares de marcas

Nuevas Medidas Aduaneras Antipiratería:

 

  • El Servicio Nacional de Aduanas de Chile está implementando un sistema de registro marcario (SAM) para brindar a los Funcionarios de Aduana herramientas para identificar con eficacia la importación/exportación de falsificaciones y notificar oportunamente a los titulares y agentes de marcas para que inicien las correspondientes acciones legales
  • De acuerdo con la Ley de Medidas de Frontera (Ley No. 19.912), el Servicio de Aduanas puede detener temporariamente la importación de cierta carga sospechada de falsificación, para que la marca falsificada presente una demanda a fin de obtener la confiscación definitiva de dicha carga mediante una orden judicial. La aduana puede detener provisoriamente una importación sospechosa por el término de diez días

- México. Mercado de 127.500.000 habitantes

 

Diferencia entre Trámite de Registro de marca por una solicitud nacional y por el Protocolo de Madrid:

 

  • Solicitud nacional: No se admiten solicitudes multiclase
  • Protocolo de Madrid: Solicitud multiclase. Sin embargo, las solicitudes multiclase no están permitidas en México y, por consiguiente, la Oficina de Marcas divide las solicitudes por clase y tramita y estudia cada solicitud por separado
  • El plazo para obtener el registro si el solicitante tramita mediante el Protocolo de Madrid es de 12 a 18 meses, en tanto que si el solicitante presenta una solicitud nacional el plazo es de aproximadamente 6 meses

Proceso de oposición: (que no existía en México)

 

  • Las solicitudes de marcas se publican para la oposición dentro de los 10 días de su presentación, otorgando a terceros un plazo de 1 mes para presentar oposiciones. En caso de presentarse una oposición, también se la publica dentro de los 10 días, otorgando al solicitante un plazo de un mes para responder a la oposición
  • Paralelamente, la Oficina de Marcas llevará a cabo su propio análisis de la solicitud y decidirá si concede o rechaza la marca
  • El principal propósito de la oposición es brindar a los examinadores más información y argumentos que puedan citar como solicitud anterior

Uso de una marca:

 

  • Para obtener el registro de una marca no es necesario haber utilizado la marca antes de la fecha de presentación
  • La ley de IP mejicana dispone que se podría objetar el registro de una marca si no ha sido utilizada dentro de un plazo de 3 años consecutivos mediante una acción de nulidad fundada en la falta de uso
  • El titular del registro de una marca objetada deberá probar que ha estado utilizado la marca en los 3 años anteriores

Por último, nos  permitimos concluir esta breve sinopsis haciendo hincapié en los puntos principales que se han de tener en cuenta al aplicar la protección marcaria en Argentina:

 

  • Búsqueda anterior a la presentación de la marca
  • Significados / Aspectos culturales de la marca
  • Todos tipo de marcas
  • No es necesario el uso anterior antes de la presentación
  • Mercosur: No hay registro único de marcas. Se debe registrar en cada país
  • No existe el sistema multiclase. El registro es por marca, por clase
  • Buen sistema de clasificación. Se pueden cubrir todos los productos/servicios
  • Una vez presentada la marca, se la publica dentro de los 3 a 4 meses para fines de oposición
  • Los terceros se pueden oponer dentro de los 30 días de la publicación de la marca registrada
  • Decreto Nº 27/2018 y Resolución P-183: las oposiciones deben ser zanjadas por el solicitante y el oponente dentro de los 3 meses de emitida la vista
  • En caso de no solucionarse de manera amigable, decide la Oficina de Marcas
  • Apelación ante Tribunal de Apelaciones
  • Aceleración del proceso de negociación entre las partes
  • Carga sobre el oponente. Necesidad de ratificar la oposición y pagar arancel adicional
  • Oposiciones electrónicas
  • Pedido de caducidad parcial del registro de una marca
  • Declaración jurada de uso que se debe presentar al 6º año del registro de marca
  • Concesión de marca registrada
  • Sistema de Alerta aduanero
  • Procedimiento Administrativo de Nombre de Dominio (Nic.AR)

 

O'Conor & Power Abogados-Propiedad Industrial
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