La Cámara Civil y Comercial Federal confirmó la sentencia de grado que ordenó el cese de uso de la marca “PERLAS” y la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados al titular de la marca “PERLAS DEL MAR” (Sala II, “Despo Jorge Eduardo c/Agronor S.A. s/Cese de uso de marcas. Daños y Perjuicios”, Expte. No. 4664/2021, 02/3/22).  En este caso, el actor y la empresa demandada se hallaban enfrentados por el uso de la denominación “PERLAS” para identificar arroz, un producto de consumo masivo sobre el cual los consumidores no prestan mucha atención al momento de efectuar su compra.

El señor Jorge Eduardo Despo es titular de la marca con diseño “PERLAS DEL MAR” desde el año 1996, limitada para proteger “arroz” de la clase 30 y, al advertir que la firma Agronor S.A. estaba elaborando y comercializando arroz con la marca “PERLAS”, confundible con su registro y sin su expresa autorización, intimó por carta documento a cesar en el referido uso.

Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo extrajudicial, el Sr. Despo demandó a Agronor, solicitando que se la condene a cesar en el uso de la marca “PERLAS”, además de una indemnización por daños y perjuicios.

En la contestación de demanda, Agronor reconoció haber estado utilizando “PERLAS” desde hace años en el mercado, y asimismo, planteó que la acción se encontraba prescripta, conforme el artículo 36 de la Ley 22.362.

Sentencia de primera instancia

El magistrado señaló que la marca “PERLAS DEL MAR” era de uso exclusivo del Sr.Despo, tal como lo establece el artículo 4° de la ley. En consecuencia, tuvopor acreditado que la empresa Agronorutilizaba “Perlas”como signo distintivo para comercializar el mismo producto que su adversaria, en violación al derecho de exclusividad. Seguidamente desestimó la prescripción articulada por la demandada por cuanto no había interrumpido el uso controvertido y lo seguía haciendo -según lo admitido en la contestación de demanda-.

Decisión de la Cámara

Agronor apeló la decisión de primera instancia, ya que consideró que hubo una errónea valoración de las pruebas en relación al uso pacífico y continuado de la marca “PERLAS” durante 11 años. Argumentó que ambos signos convivieron pacíficamente en el mercado y, adicionalmente, rechazó la interpretación del magistrado con relación a la prescripción de la acción civil.

Frente a los argumentos del demandado, el 2 de marzo de 2022 la Cámara adoptó la siguiente decisión:

Rechazo de la prescripción de la acción

Consideró que no hay duda que la interpelación por carta documento hizo saber a Agronor que debía cesar en el uso y la comercialización de los productos con la marca “PERLAS”, por pertenecer a Jorge Eduardo Despo. Estimó incuestionable que, a partir de la recepción de dicha carta documento, el uso marcario fue con conciencia de que la denominación que utilizaba para identificar sus mercaderías pertenecía a un tercero y de quien no tenía autorización alguna para utilizarla.

Sin más, concluyó que como la prescripción debe comenzar a contarse a partir del último acto tachado de ilegítimo y en el presente caso, la demandada había reconocido seguir utilizando la marca en cuestión, el ilícito nunca se había interrumpido.

Mot vedette

Cuando en un conjunto existe una palabra, dibujo u otro elemento que tiene una significación superior, es apropiado centrar el análisis en ese elemento del conjunto, porque es el que desempeñará el papel de identificación comercial de los productos (‘mot vedette’). En este caso, “Perlas” es la palabra que va a lograr identificar un producto y distinguirlo de otro, por lo que aparece como incontrastable que la identidad anotada del vocablo “Perlas” no se diluye por el añadido “del mar” y, por ende, la Cámara juzgó que había infracción a los derechos marcarios del actor, con base en el derecho de exclusividad reconocido en el art. 4 de la Ley de marcas.

Sobre la coexistencia de las marcas

La Cámara estimó que no se puede autorizar la coexistencia de dos marcas en el mercado, si éstas son confundibles, ya que ello va en contra del espíritu de la legislación marcaria.

Indemnización

La Sala II aseveró que, en los casos en donde se hace uso indebido de una marca ajena, el perjuicio que se trata de indemnizar es el derivado de dicho uso y el consecuente beneficio que obtuvo la demandada por el uso no autorizado de la marca de su contraria. Siendo así, el Tribunal valoró el nivel de ventas de Agronor, y confirmó la suma de $44.236,40 establecida como indemnización en primera instancia.

En este fallo, el Tribunal priorizó el derecho de exclusividad otorgado al titular marcario, frente a una mera coexistencia en el mercado –la cual había dejado de ser pacífica, tras la intimación por carta documento-, dejando en claro que el espíritu de la Ley 22.362 es proteger a los consumidores frente a cualquier posible confusión.