El 19 de diciembre de 2024 la Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó que la utilización de marcas notorias como palabras clave (keywords) en el sistema de anuncios patrocinados de Google Ads no constituye, por sí misma, una infracción marcaria ni un acto de competencia desleal, a menos que se genere confusión en los consumidores o se sugiera una vinculación indebida con el titular de la marca.

En efecto, lo anterior fue resuelto por el máximo tribunal de la República Argentina en la causa “Organización Veraz S.A. c/ Open Discovery S.A. s/ Cese de Uso de Marca” (CCF 1789/2009/3/RH1).

Antecedentes del caso

Organización Veraz, una empresa de informes crediticios, demandó a Open Discovery, su competidor en el mismo mercado, por el uso no autorizado de sus marcas “VERAZ” y “ORGANIZACIÓN VERAZ” como palabras clave en el sistema de publicidad de Google. La actora argumentó que esta práctica permitía a Open Discovery posicionar sus anuncios entre los primeros resultados cuando los usuarios buscaban dichos términos, lo que inducía a error a los consumidores y desviaba clientela, en un claro caso de aprovechamiento de la reputación ajena.

En la primera instancia, el Juzgado interviniente confirmó lo argumentado por la actora, considerando que el uso de marcas por parte de terceros en el sistema de publicidad constituye una infracción marcaria, pues revela la intención de beneficiarse mediante su utilización, creando confusión en el público consumidor y generando por ende un daño al verdadero titular marcario.

Por su parte, la Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal confirmó la sentencia el 4 de mayo de 2018, ordenando el cese del uso de las marcas y condenando a Open Discovery al pago de una indemnización de $3.336.468 por daños y perjuicios. En particular, se consideró que la marca “VERAZ” había adquirido notoriedad, que dicha marca para el consumidor se asocia con un informe comercial particular que presta la actora y no con un informe general. De tal manera, dado que se comprobó que la demandada era competidora en el mismo mercado y que prestaba un servicio similar (además de que su entrada a dicho mercado fue posterior), se concluyó que había existido aprovechamiento de la reputación ajena y desvío de clientela.

Ante el rechazo de su recurso extraordinario, Open Discovery presentó un recurso directo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, argumentando que “VERAZ” se había convertido en una denominación genérica en el mercado de informes crediticios y que su uso como palabra clave no generaba confusión ni aprovechamiento indebido.

Decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación

El máximo tribunal, por mayoría, hizo lugar parcialmente al recurso y dejó sin efecto la sentencia de la Cámara de Apelaciones, remitiéndose al dictamen del Procurador Fiscal Víctor Abramovich del 13 de septiembre de 2022, quien sostuvo que la utilización de una marca notoria como palabra clave en publicidad online solo podría considerarse infracción si generaba confusión directa o indirecta en los consumidores o sugería una conexión con el titular de la marca.

Es decir, no existe confusión y, por ende, infracción marcaria, si el público usuario puede reconocer al anunciante como una alternativa a lo ofertado por el titular de la marca notoria.

El Ministro Dr. Juan Carlos Maqueda y el Doctor Jorge Eduardo Morán adhirieron al dictamen del señor Procurador General.

El Ministro Dr. Carlos Rosenkrantz (mayoría), entre otros argumentos destacó que (i) la protección marcaria no es absoluta y no impide todos los usos por parte de terceros; (ii) el uso de una marca como palabra clave en publicidad online no constituye automáticamente una infracción marcaria o un acto de competencia desleal; (iii) no es suficiente que se haya configurado un aprovechamiento de la reputación ajena; y (iv) para que haya infracción debe probarse que se induce a error a los consumidores o que existe una conexión indebida con el titular de la marca.

En disidencia, el Ministro Dr. Ricardo Lorenzetti, argumentó que: (i) es necesario analizar dicho uso desde la perspectiva de quien contrata el servicio. Se trata de un contrato oneroso entre Adwords de Google y quien busca publicitar sus productos y servicios; (ii) cuando un tercero usa una marca idéntica para los mismos productos o servicios, debe presumirse la existencia de confusión; (iii) la adquisición de palabras clave con marcas de la competencia tiene como propósito aprovecharse del esfuerzo y prestigio ajeno, y como mínimo se busca una asociación con las marcas; (iv) desde la perspectiva del consumidor, la publicidad generada es comparativa, subliminal y confusa, constituyendo una infracción.

Por último, el Ministro Dr. Horacio Rosatti, consideró el recurso extraordinario inadmisible en los términos del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, sin pronunciarse sobre el fondo del asunto.

En definitiva, si la utilización de una marca como palabra clave en el sistema de publicidad de Google por un tercero no genera confusión en el público consumidor, al ser reconocido por el público como una oferta alternativa, no hay infracción ni acto de competencia desleal.

Por Lucía Almasqué