I.- Introito

A partir del 17 de septiembre pasadorige un nuevo procedimiento administrativo para la resolución de las oposiciones presentadas a las solicitudes de registro de marcas, puesto en funcionamiento por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (de aquí en más, INPI) a través de la Resolución P 183/2018(de aquí en adelante, la Resolución) publicada en el Boletín Oficial del 19 de julio 2018 (Nº 33.914).

La normativa deriva de la ley 27.444 de Simplificación y Desburocratización para el Desarrollo Productivo de la Nación (una de las tres leyes en que se transformó el DNU 27/2018), que introdujo modificaciones a la ley 22.362, de Marcas y Designaciones, delegando en el INPI nuevas competencias, como la fijación de aranceles y el trámite administrativo de resolución de oposiciones, entre otras, quedando habilitado por el artículo 47 de aquella norma(1), para dictar toda la normativa complementaria a la referida ley.

Así las cosas, el nuevo art. 16 de la ley de Marcas, establece que cumplidos tres (3) meses contados a partir de la notificación de las oposiciones previstas en el artículo 15, si el solicitante no hubiese obtenido el levantamiento de las oposiciones, la Dirección Nacional de Marcas (en adelante, DNM) resolverá en instancia administrativa las oposiciones que aún permanezcan vigentes. Cabe recordar que el plazo anterior era de un (1) año.

Por el art.17 de la citada norma (2), el procedimiento para resolver las oposiciones será fijado por la autoridad de aplicación (INPI), el que deberá contemplar al menos la posibilidad  del oponente de ampliar fundamentos, el derecho del solicitante de contestar la oposición y el derecho de ambos de ofrecer prueba. El procedimiento deberá receptar los principios de celeridad, sencillez y economía procesal, en línea con las finalidades de ley 27.444.

Las resoluciones por oposiciones que dicte la DNM serán sólo susceptibles de recurso directo de apelación ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal dentro de los treinta (30) días hábiles de su notificación. El recurso deberá presentarse en el INPI, quien lo remitirá a la justicia en las condiciones que fije la reglamentación.

Específicamente y por entenderse contrario a los denominados principios de celeridad, sencillez y economía procesal, la Resolución fija que al procedimiento de resolución de oposiciones no le serán aplicables las vías recursivas contenidas en el Reglamento de la Ley de Procedimientos Administrativos Nacional (decreto 1759/72, y sus modificatorias, del 03/04/1972).

II.- El procedimiento

Liminarmente, la Resolución en comentario determina que los plazos de días  serán considerados días hábiles administrativos, salvo que se especifique que son corridos(3).

El Anexo I de la Resolución que fija el procedimiento a seguir (Reglamento para la instancia administrativa de resolución de oposiciones), en su primer artículo, determina que vencido el plazo de tres (3) meses desde la presentación de la/s oposición/es, la DNMnotificará a los oponentes, que todavía no hayan retirado su oposición, para que dentrodel plazo improrrogable de quince (15) días hábiles, mantengan la vigencia de laoposición al registro de la marca abonando el arancel correspondiente a la instanciaadministrativa de resolución de oposiciones (hoy de $ 8.500.-, según la tabla tarifaria impuesta por el Anexo II de la normativa) y amplíen, dentro del mismo plazo, losfundamentos que hagan a su derecho, ofreciendo en ese acto las pruebas que estimenpertinentes. Si el arancel no fuese abonado en término, ello importará la falta deinterés del oponente de mantener vigente la oposición, por lo que, automáticamente ysin más trámite no se abrirá la instancia administrativa de oposiciones y seráconsiderada por la DNM como un mero llamado de atención.

Dentro de los quince (15) días hábiles de vencido el plazo del artículo 1º del Anexo I, “y con independencia de que los oponentes hayan ampliado fundamentos o no”, laDNM notificará al solicitante de todas las oposiciones queaún permanezcan vigentes y de sus eventuales ampliaciones y se le otorgará un plazoimprorrogable de quince (15) días hábiles para que conteste individualmente cada unade ellas ofreciendo en ese acto las pruebas que estime corresponder.

Las pruebas ofrecidas por ambas partes, serán proveídas en conjuntoluego de vencido el plazo del artículo 2º del Anexo I.

Por su lado, la prueba documental o instrumental, deberá ser acompañada en el mismo acto deampliar oposición o de contestarla. Asimismo, los restantes medios de prueba ofrecidos, seránevaluados por la DNM en cuanto a su procedencia, así comotambién el plazo y la forma de producirla. No serán admitidas las que fuerenmanifiestamente improcedentes o superfluas o meramente dilatorias para laresolución de la instancia. Las decisiones que se adopten en orden a su admisibilidado no, serán irrecurribles sin perjuicio de su invocación en la instanciajudicial, en su caso.

El plazo para la producción de la prueba no podrá exceder de cuarenta (40) días hábiles. Dicho plazo es común y comenzará a correr a partir de la notificación de laprovidencia que al efecto dicte la DNM.

Al vencimiento del plazo de prueba fijado, setendrá por decaída la prueba no producida por las partes.

En ese marco, la DNM podrá efectuar constataciones electrónicas o informáticasde registros públicos, incluyendo los propios, u otras constatacioneselectrónicas ofrecidas por las partes, que considere adecuadas.

La novel normativa aclara que “Serán de aplicación supletoria los artículos 46 a 70 y 106 del Reglamento de la LeyNacional de Procedimientos Administrativos y las normas contenidas en el Capítulo Vdel Código Procesal en lo Civil y Comercial de la Nación en todo aquello que nocontradiga el espíritu perseguido por la ley Nº 27.444 en acortar los plazos de losprocedimientos, evitando dilaciones innecesarias y tendiendo a la desburocratización…”, es decir que, subsidiariamente, lo reglado en cuánto a la prueba y su producción contenido en el decreto 1759/72, es de utilización, aunque es dable señalar que al referirse al CPCCN se hace referencia al Capítulo V sin aclarar a que Título del código de rito se refiere, aunque entendemos que correspondía indicar el Título II del Libro Segundo (Procesos de conocimiento- Parte Especial).

 En el supuesto que alguna de las partes plantease la caducidad o nulidadjudicial de alguna marca relacionada con el conflicto, las partes deberán tramitar elloante la justicia competente hasta tanto el INPI reglamente el procedimiento pararesolver las caducidades de registro contempladas en el artículo 26 de la ley 22.362(4)y nulidades contempladas en el inciso "a" del artículo 24(5) del mismo cuerpo legal, sin perjuicio de lo cual la DNM igualmente resolverá respecto de la confundibilidad de los signos enfrentados y/o de los otros fundamentos de lasoposiciones sobre los que pueda expedirse y reservará el expediente para decidirrespecto de la concesión del signo una vez resuelta la caducidad o nulidad interpuestaante la justicia (cfr. art. 5º del Anexo I).

Siguiendo con el nuevo procedimiento, producidas las pruebas o vencido el plazo para ello, y previo a que laDNM se expida sobre la procedencia de la oposición, si nohubiese ninguna cuestión procedimentalprevia a resolver, se notificará a las partespor el plazo común de diez (10) días hábiles para que presenten un escrito, concarácter voluntario, con los argumentos finales que deseen manifestar.

Dentro de dicho plazo las partes podrán informar que han iniciado un  procedimientode mediación o conciliación u otro método alternativo de resolución de conflictos,acreditando debidamente dicho extremo. Ese informe deberá ser efectuado en unescrito en conjunto. En tal caso, se producirá por única vez la interrupción automáticadel plazo del primer párrafo para ambas partes por el término improrrogable de treinta(30) días hábiles; contado desde la presentación del escrito respectivo.

“Dentro de este último plazo las partes deberán concluir la mediación, conciliación o elmétodo alternativo de resolución de conflictos que hubieren manifestado haberiniciado. Vencido el mismo, automáticamente, comenzará un nuevo plazo común dediez (10) días hábiles con el mismo efecto y alcance del que había sido interrumpido” (cfr. art. 6º del Anexo I).

En caso de que las partes solucionasen el conflicto en el procedimiento elegido,deberán informarlo a la DNM antes de que venzan los plazos,acompañando las constancias de ello. En tal supuesto, se tornará abstracto el resolversobre dicha solución, más los términos de la misma no obligarán a aquella en laresolución respecto de la concesión de la marca.

El art. 7º del Anexo I reza: “Fuera de la interrupción del plazo establecida en el artículo anterior, todos los demás plazos del procedimiento que aquí se reglamenta son perentorios y no podrán suspenderse ni prorrogarse. La petición de tomar vista no suspenderá losplazos del presente procedimiento” (el resaltado nos pertenece).

Ahora bien, vencido el plazo del art. 6º, si la cuestión no se hubiese declarado abstracta previamente, la DNM resolverá respecto de si lasoposiciones que permanezcan vigentes contra la solicitud son fundadas o infundadas.

Como dijimos ut supra, contra la resolución final que dicte la DNM enla instancia administrativa de resolución de oposiciones se podrá interponerúnicamente recurso directo de apelación previsto en el art. 17 de la ley  22.362y su presentación deberá cumplir con las formalidades previstas por el CPCCN, que resulten aplicables.

Con este recurso, deberá acompañarse el pago de la tasa administrativa que se fijaen el Anexo II dela Resolución (a la fecha, $ 850.-).

Dentro de los diez (10) días hábiles el INPI remitirá el recurso impetrado junto con copia de las actuacionesrelacionadas a la oposición respectiva, a la Cámara Nacional de Apelaciones en loCivil y Comercial Federal de la Capital Federal, para que resuelva la contienda trabada entre solicitante y oponente.

Encontrándose firme o consentida la resolución de la oposición, laDNM, si estuviese en condiciones de hacerlo, resolveráseguidamente y por medio de otro acto administrativo, respecto de la concesión o dela denegatoria de la solicitud de marca. Por tal motivo, la acción de denegatoria demarca no procederá contra aquellas resoluciones basadas exclusivamente en oposiciones fundadas.

Es de resaltar que todos los escritos del trámite administrativo de resolución de oposiciones quese reglamenta por la Resolución sub exámine, deberán contar con patrocinio letrado o de agente de la propiedad industrial.

III.- Colofón

Una de las primeras consecuencias positivas que se esperan del nuevo procedimiento instaurado por la Resolución, consistirá en que las marcas que sufran oposiciones no pasarán al abandono en caso de no arribarse a un acuerdo entre solicitantes y oponente.

También, la definición de la disputa marcariapodrá ser en sede administrativa, lo que evitará, si así es la voluntad de las partes, los elevados costos judiciales en caso de que uno de los actuantes – el que resulta perdidoso en la generalidad de las veces – decida no recurrir para que la contienda se revise y dirima ante los estrados judiciales.

Ello implicará, además, una sustancial disminución de los tiempos que irrogan las actuaciones judiciales.

Sabemos, lamentablemente, que el plazo de cuarenta (40) días hábiles para la producción de la prueba, tiene carácter ordenatorio. Los operadores jurídicos que litigamos tanto en el ámbito de la Administración Pública (nacional, provincial o local) cuánto en la Justicia (cualesquiera fuera el fuero a elegir para el ejemplo)estamos acostumbrados a que los tiempos se alonguen extremadamente, para nuestro perjuicio profesional y, en especial, para desventura de los intereses de nuestros clientes.

Por ello, se deriva como indispensable que el INPI deba contratar personal adicional e idóneo (o que sea capacitado a tales efectos) para llevar a cabo estas nuevas labores.

Resulta inapropiado queno haya un plazo– al menos ordenatorio - para emitir la resolución final por parte de la DNM, lo que podría atentar contra el principio de celeridad procesal, uno de los fundamentos de la télesis del ordenamiento recientemente aprobado.

Entretanto, surge – primigeniamente – el interrogante relativo a contra quien se interpone el recurso de apelación, existiendo un procedimiento administrativo previo y obligatorio para las partes si es que antes no han llegado a una autocomposición de sus derechos e intereses.

Siguiendo a Mitelman(6) “La oposición es un acto voluntario emanadode un particular. Practicada la publicaciónde la solicitud de registro en el Boletín deMarcas, ningún sujeto tiene la carga u obligaciónde formular oposición. Se puede válidamentedecidir no hacerlo y aguardar a quela autoridad de aplicación dictamine acerca de la registrabilidad de la marca pretendida.

“Si se ejerce la opción de deducir oposición,sigue rigiendo el art. 4º, LM, que requiere ‘interéslegítimo’ del oponente. Si su retiro víanegociación deviene infructuoso, entonces laDirección Nacional de Marcas es llamada aresolver. Se desprende entonces que el enteadministrativo no participa de oficio, sinoque su intervención es convocada por unadisposición legal ante la actuación de dos sujetos(solicitante y oponente) que no lograronpreviamente solucionar sus diferencias.

“Diferente es la situación si en ausencia deoposición, al evaluar las condiciones de registrabilidad la entidad estatal deniega el registroinvocando, por ejemplo, la similitud conotra marca previamente inscripta. En estahipótesis, la iniciativa de invocar semejanteantecedente proviene del INPI y la accióndebe ser formulada contra el ente, siendoaplicable el art. 21 (cfr. dec. 27/2018)”; conclusión a la que adherimos.

Esta apelación se efectúa mediante un recurso directo, como hemos visto (7), que deberá cumplir con las formalidades previstas en el CPCCN. La remisión parece, en principio,árida de interpretar, puesto que el código adjetivo no prevé formalidades sobre un recurso directo. Sin embargo, a estar de la doctrina administrativa, el recurso directo equivale es equiparable a una acción judicial. De este modo, las previsiones a cumplir son las impuestas por el art.330 del código formal (8).

Otro punto positivo delreglamento previsto en la Resolución en estudio, es el fomentarlos métodos alternativos de resolución de conflictos, como lo son la mediación y laconciliación. Como enunciamos más arriba, el párrafo segundo del art. 6º del Anexo I lo contempla, no siendo posible requerir una mediación de modo unilateral.

Estos medios han sido – y lo seguirán siendo, con seguridad – una herramienta fundamental para resolver disputas de confusiónmarcaria. Según estadísticas extraoficiales, entre el 60%y el 70% de las oposiciones a signos distintivos se resolvían enla instancia de mediación. Por otro lado, de no haberse contemplado ésta posibilidad, indefectiblemente – creemos – la revisión judicial encontraría un valladar previo, puesto que la ley de Mediación prejudicial obligatoria (Nº 26.589) no exime a esta clase de juicios de dicha etapa previa, por lo que los jueces se verían en la obligación de ordenar a las partes su agotamiento,antes de expedirse sobre su competencia y jurisdicción y entender en el caso propuesto.

Sabido es que allende lo que expresamente dice la reglamentación recientemente puesta en funcionamiento, las partes en cualquier momento del procedimiento administrativo y de comúnacuerdo pueden recurrir a un método alternativode resolución de disputas y no sólo en la prevista por el mencionado art. 6º del Anexo I, aunque en ese supuesto se nos hace que la convocatoria a mediación o conciliación no tendrá  tener elefecto de suspender el procedimiento.

Abonando la importancia en estas lides de los citados métodos alternativos de solución de conflictos, no debe soslayarse la destacable experiencia acumulada por décadas de buena cantidad de mediadores/as especializados en la temática de la propiedad industrial (y más precisamente en las cuestiones marcarias), con la que facilitaban los acuerdos a los contrincantes y que no podía ni debía ser dejada al desmerecimiento, significando además un cercenamiento a sus incumbencias profesionales.

Si bien la Resolución (a través de su Anexo I) nolo menciona, el arbitraje para la composición de los conflictos, en el futuro, podría ser tenido en cuenta.

Ladecisión acerca de si una marca es confundiblecon otra o si una oposición está fundadaes materia propicia para la tarea arbitral. Precisamente, el art. 1651 del Código Civil y Comercial de la Nación (CCyCN) no la prohíbe (9).

En el futuro, la normativa podría otorgar a las partes la posibilidad deque ambas pacten que la litis planteada en la oposición será resuelta por un árbitro especialista en la materia. Así, el arbitraje podría tener su propio reglamentoo  aplicar supletoriamente las reglas del CCyCN (arts. 1650 y ss.)o incluso las disposiciones de la nueva Ley de Arbitraje ComercialInternacional (Nº 27.449) para el caso de que las partessean extranjeras.

En esa inteligencia, una vez adoptada la decisión del árbitro es comunicada alINPI, para que la implemente de acuerdo con el reglamento de sustanciación de oposiciones.

Entre las posibles consecuencias negativas, podemos enunciar, en primer lugar, que bien puede considerarseinjusto que las tasas oficiales recaigan solo sobre el oponente, quien es, presumiblemente, la parte perjudicada y debe defendersede una solicitud que considera similar a su propia marca. Quizálo más acertado es que se hubiese dispuesto que recaiga en ambas partes o solo en el solicitante. Aunque el monto de la tasa es sumamente menosonerosa que los posibles gastos judiciales, la suma significará una erogación importante para las pequeñas y medianas empresas y los emprendedores o personas humanas que intenten proteger su legítimo derecho.

Se dice, por otro costado, que con el nuevo régimen, la carga u obligación de impulsar el procedimiento se ha invertido. Antes, era el solicitante, el que tenía que negociar con el oponente, llevarlo a la mediación o iniciar la acción judicial si pretendía que su marca no fuera abandonada. Ahora es el titular de una marca el que debe verse obligado a impulsar el procedimiento, si no llega a un acuerdo dentro de los tres (3) meses con el solicitante de una marca confundible con la propia. De lo contrario, el INPI decide sin ampliar fundamentos ni pruebas y su decisión es, en principio, inapelable.

Esto podría comprometer el derecho de defensa del propietario de la marca que puede verse en la situación de tener que defenderse contra un mayor número de solicitudes confundibles pagando tasas que los solicitantes de marcas confundibles no tienen que oblar.

Seguramente, hay mucho más por decir con respecto a la novedosa metodología de resolución administrativa de conflictos marcarios pergeñada por la autoridad de aplicación (aunque es apropiado indicar que la idea registra numerosos antecedentes dentro del derecho comparado).

Si se logra la celeridad, sencillez y economía procesal pretendida mediante el procedimiento reglamentario, sin descuidar los aspectos sustanciales de la defensa de los derechos de sus legítimos interesados y el debido respeto a la amplitud probatoria y su consecuente observancia y valoración por la Administración, estaremos en presencia de un instrumento moderno, ágil y adecuado para resolver las disputas que además comprenderá la pertinente posibilidad de la revisión judicial amplia.

El primer semestre del venidero año nos permitirá auscultar los resultados iniciales.