La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal resolvió -en un fallo sin precedentes desde la instauración del actual sistema de caducidad de marcas en Argentina- declarar la caducidad de la marca "AGRICUPON", revocando la resolución previa del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI).

Walmart había solicitado la caducidad de la marca AGRICUPON (& diseño) Acta N° 3.170.870, Registro N° 2.599.756 en clase 35, ante la Oficina de Marcas alegando la falta de uso de esta. El artículo 26 de la ley de marcas 22.362 establece que el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, de oficio o a pedido de parte, declarará la caducidad de la marca, inclusive parcialmente, en relación a los productos o servicios para los que no hubiere sido utilizada en el país dentro de los cinco (5) años previos a la solicitud de caducidad, salvo que mediaren causas de fuerza mayor.

Esto, en conjunto con la afectación de un derecho subjetivo, hacen posible la presentación de una solicitud de caducidad por parte de un tercero. La exigencia de la demostración de un interés legítimo debe ser real y concreta, y no meramente hipotética o conjetural.

En esta oportunidad Walmart fundamentó su interés legítimo en la confundibilidad de aquélla marca AGRICUPON (& diseño) con los registros marcarios de su titularidad: “SPARK DESIGN” Acta N° 2.710.455, y “HALF SPARK DESIGN” Acta N° 2.811.253 ambas en clase 35; el cual fue aceptado por el tribunal.

En primera instancia, la acción de caducidad fue rechazada por el INPI, pese a que el titular de la marca AGRICUPON no presentó pruebas de uso. Al elevar el caso, la Cámara consideró que el titular de la marca no contaba con pruebas de uso efectivo de la marca ni con interés legítimo en mantenerla, por lo que resolvió revocar la decisión del INPI y declarar la caducidad.

Destaca la cámara que la carga de la prueba de uso reposa en cabeza del litigante que cuenta con mayores posibilidades y facilidades para aportar los elementos necesarios para el esclarecimiento de la verdad. Mantiene la jurisprudencia reinante en nuestra materia que es la inversión de la carga de la prueba, pues el demandante no puede probar un hecho negativo.

Revisión del caso: la opinión de nuestros profesionales

Creemos que es importante poner el foco en que la Cámara le dio la razón al demandante debido a que el titular de la marca no contestó el planteo de caducidad ni en sede administrativa ni en la judicial. El uso de la marca a la que el INPI había hecho referencia para rechazar el pedido de caducidad no fue considerado para resolver el caso, si no que se hizo hincapié en que el propio titular tendría que haber mostrado interés en defender su marca, la actitud pasiva del titular del registro marcario se le volvió en contra.

Por otra parte, del fallo también se concluye que la posibilidad de confusión constituye interés legítimo para solicitar una caducidad de marca. Por ende, esta acción se convierte en una herramienta valiosa para remover registros de marcas que puedan tener elementos similares o compartidos, sin necesidad que el mismo sea un obstáculo para una marca en trámite como intenta limitar esta acción la Oficina de Marcas.

En definitiva, este fallo destaca la importancia de utilizar activamente las marcas registradas para mantener su validez legal y cuestiona la facultad del INPI de suplir al demandado en la acreditación del uso. En otras palabras, las marcas se registran para ser usadas, y si no se usan no existe otro interés que el meramente especulativo.

Por Diego Palacio y Mingo Palacio