Trademark Clearinghouse: los derechos marcarios frente a la ampliación de los dominios de nivel superior genéricos Antecedentes En 2011, la Corporación para la Asignación de Nombres y Números de Internet (ICANN) -responsable de la administración y coordinación del Sistema de Nombres de Dominio (DNS)- aprobó formalmente un plan para la ampliación de los “Dominios de Nivel Superior Genéricos (en inglés, “Generic Top Level Domains” o “gTLDs”). De los 24 gTLDs que existen actualmente (por ejemplo los “.com”, “.net”, “.org”, “.info”, etc.) se pasará a más de 1000. Los nuevos gTDLs comprenderán palabras genéricas en distintos idiomas (como por ejemplo “.abogado”, “.hotel”, “.book”, “.banque”, “.cafe”, “.news”, “.art”, “.adult”, etc.), lugares geográficos (“.paris”, “.barcelona”, “.africa”, “nyc”, etc.) y marcas y nombres comerciales (“.apple”, “.lancome”, “.visa”, “.ferrari”, “.sony”, etc.). ICANN se encuentra en pleno procesamiento de las más de 1900 solicitudes presentadas para los nuevos gTDLs, y se espera que los primeros sean lanzados en el primer semestre de 2013. La introducción de los nuevos gTLDs fue pensada para ampliar la competencia y la capacidad de elección en el mundo de los nombres de dominio (NDs). Sin dudas, este programa cambiará drásticamente la navegación en internet, brindando beneficios y desafíos a los consumidores y titulares de marcas. Protección de derechos marcarios con los nuevos gTLDs: Trademark Clearinghouse El lanzamiento de los nuevos nombres de dominio seguramente creará nuevos ámbitos de actuación a los “cybersquatters” (“ciberpiratas”) ya que teóricamente podrían registrar nombres de dominio de segundo nivel (como por ejemplo www.marcaxx.mobile) en una escala muy superior a la hasta ahora conocida. A fin de mitigar este riesgo ICANN ha establecido el Trademark Clearinghouse (TMCH). Se trata de una base de datos única y centralizada, donde los titulares podrán inscribir sus marcas registradas antes y durante el lanzamiento de los nuevos gTDLs. Trademark Clearinghouse tendrá dos funciones principales: (i) Verificación de las marcas que se inscriban en el sistema y autenticación de la información de contacto de sus titulares. (ii) Almacenamiento de la información relativa a dichas marcas a fin de que sus titulares sean debidamente notificados de los períodos Sunrise (inscripción preferencial de sus marcas en los nuevos gTDLs) y del registro de un nuevo nombre de dominio que coincida con la marca registrada y anotada en TMCH (Trademark Claims Service o Servicio de Reclamación de Marcas). El lanzamiento de TMCH será el 26 de marzo de 2013, fecha en la que comenzará la inscripción de marcas en el sistema. Beneficios de Trademark Clearinghouse para los titulares de marcas TMCH brindará los siguientes servicios en beneficio de los titulares marcarios:  Período Sunrise. Es una fase de 30 días, previa al lanzamiento al público en general de un nuevo dominio de primer nivel (gTLD), en la cual se permitirá a los titulares de marcas inscriptas en TMCH registrar el nombre de dominio de segundo nivel que coincida con su marca (por ejemplo: marcaxx.hotel). El período Sunrise deberá otorgarse obligatoriamente para todos los nuevos gTDLs y ayudará a evitar usurpaciones de nombres de dominio de segundo nivel, con las consiguientes disputas legales.  Reclamación de Marcas (Trademark Claims Service). Es un servicio de notificación también obligatorio para los nuevos gTDLs que estará disponible luego de que finalice el período Sunrise. La notificación avisará al registrante de un nuevo nombre de dominio y al titular de la marca (que sea idéntica al ND que se pretende registrar) acerca de posibles infracciones. El servicio funcionará de la siguiente manera: √ El potencial registrante recibirá una notificación de alerta de que el ND que pretende registrar coincide con una marca anotada en TMCH. √ Si, luego de recibida la notificación de alerta, el registrante decide continuar con el registro del ND, se enviará un aviso al titular de la marca inscripta en TMCH a fin de que pueda adoptar las medidas legales correspondientes contra el registrante. La ventaja de TMCH por sobre el sistema vigente es que centralizará en una sola base la información relativa a todas las marcas de titulares que quieran defenderlas contra la ciber-ocupación. Actualmente, es necesario registrarlas ante cada registrador de gTDLs. La tarifa básica de registro es de USD 150 por marca por año, con descuentos disponibles por contratación de 3 o 5 años y/o grandes volúmenes de marcas. Qué marcas podrán ser registradas en Trademark Clearinghouse TMCH sólo aceptará la inscripción de aquellas marcas que estén registradas a nivel nacional, validadas a través de un tribunal de justicia o protegidas por ley o tratado. Las marcas que sean objeto de oposición, o que hayan sido invalidadas o canceladas no serán aceptadas por TMCH. Podrán ser anotadas únicamente las marcas denominativas o la parte denominativa de marcas mixtas (con diseño). Los servicios de Sunrise y de Reclamación de Marcas se aplicarán únicamente respecto de los nuevos nombres de dominio que sean idénticos a una marca registrada en TMCH. No se informará de marcas o nombres comerciales cuasi-idénticos o similares. Otros Mecanismos de Protección de Derechos Además de TMCH, existen otros Mecanismos de Protección de Derechos (RPMs or “Rights Protection Mechanisms”) establecidos por ICANN como parte del programa de nuevos gTLDs. Si bien la Política Uniforme de Resolución de Disputas por Nombres de Dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy o UDRP) se aplicará a todos los nuevos gTLDs, ICANN ha introducido también un Sistema Uniforme de Suspensión Rápida (Uniform Rapid Suspension o URS). El URS pretende ser un mecanismo de resolución de disputas más sencillo, rápido y económico que la UDRP (por ejemplo, la demanda no podrá exceder de 500 palabras y las tasas son reducidas respecto a las que se aplica para la UDRP). Sin embargo, su ámbito de aplicación será limitado para los casos más evidentes de abuso de marcas. La única medida que el árbitro podrá conceder bajo el procedimiento URS es la suspensión del nombre de dominio durante la duración del período de registro. El árbitro no podrá ordenar la transferencia del ND. Además de la UDRP y el URS, los titulares marcarios podrán iniciar el Proceso de Resolución de Disputas Post Delegación (Post Delegation Dispute Resolution Procedure o PDDRP), el cual se aplicará a los nuevos gTLDs. El PDDRP es una vía administrativa para cuando se imputa al operador de un registro de gTLD, una conducta activa que cause o contribuya al abuso de marcas. Se trata de un proceso orientado a casos en los que el operador de un registro de gTLD (e.g. “.coupon”) se beneficie gracias a dominios de segundo nivel registrados de mala fe (e.g. marcaxx.coupon). Perspectivas y panorama actual frente a los nuevos gTLDs y el Trademark Clearinghouse Los nombres de dominio similares, pero no idénticos, que se registren en los nuevos gTLDs no serán marcados por el sistema Trademark Clearinghouse. Por lo demás, éste sólo prevé un mecanismo de notificación, mas no impide el registro. Por lo tanto, será responsabilidad de los propietarios de marcas desarrollar y aplicar un sistema de seguimiento de marcas y ejecución legal para hacer frente a los nuevos gTLDs. Tal estrategia podría implicar sólo el registro de determinadas marcas en Trademark Clearinghouse y quedar a la espera de eventuales notificaciones del sistema para decidir cursos de acción. Por el contrario, la estrategia podría basarse en un enfoque más agresivo, que incluya el monitoreo de nuevos NDs en los gTLDs más importantes o relacionados con su actividad comercial. La búsqueda se haría respecto de nombres de dominios que sean susceptibles de confusión con sus marcas. La estrategia de protección marcaria también podría prever el registro de NDs defensivos de variables de las marcas más importantes a fin de reducir el ámbito de actuación de los cibersquatters. Dado que es probable que haya un aumento en los casos de ciber-ocupación y el fraude en Internet, los propietarios de marcas deberán ser diligentes en asegurar que sus derechos sean protegidos a la luz de estos cambios. Fuentes: http://newgtlds.icann.org http://www.trademark-clearinghouse.com/ © 2013. Erica D. Lerner