Nuevamente en breve lapso de tiempo, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (de aquí en más INPI) emite dos resoluciones, la 275 y la 279 (publicadas en el Boletín Oficial de la República Argentina con fecha 10/10/2019)relativas a la utilización de herramientas informáticas y de tecnología aplicada consustanciadas con el “fin de simplificar y desburocratizar los trámites seguidos por la administración pública”, por un lado, y a “la resolución de oposiciones al registro de una marca, las nulidades de las marcas registradas en contravención a la ley y las caducidades de las marcas”, por el otro, esto último derivado de la reforma a la ley de marcas y designaciones 22.362 por la ley 27.444, en la que se establece que aquellas serán resueltas en instancia administrativa por el INPI “a través del procedimiento que al efecto establezca la autoridad de aplicación”.

Recordemos que a partir del 17 de septiembre del año 2018, rige un nuevo procedimiento administrativo para la resolución de las oposiciones presentadas a las solicitudes de registro de marcas, puesto en funcionamiento por el INPI a través de la Resolución P 183/2018publicada en el Boletín Oficial del 19 de julio 2018 (1), encontrándose pendiente aún de reglamentación los procedimientos de resolución de las nulidades de registros de marcas, como así también el de las caducidades de marcas en sede administrativa.

Así las cosas, por la resolución 275/19, se determinó lo siguiente: “Incorpórese el Título V al Anexo de la Resolución N° P 123/2019 el cual quedará redactado de la siguiente forma: “TÍTULO V: EMISIÓN DE TÍTULOS Y DOCUMENTOS DIGITALES. ARTÍCULO 7°.- Los títulos que acrediten tanto el registro de marcas nuevas como sus renovaciones, serán emitidos, firmados digitalmente por autoridad competente e incorporados al expediente digital. La notificación al titular será efectuada por medios electrónicos. ARTÍCULO 8°. - Los documentos de prioridad y los certificados que den cuenta del estado de un trámite marcario, serán emitidos, firmados digitalmente por autoridad competente e incorporados al expediente digital. La notificación al interesado será efectuada por medios electrónicos”.

Cabe mencionar que la resolución 123/19 aprobó en su Anexo la normativa complementaria al decreto 242/19: el artículo 44 del Anexo al decreto 242/19 establece la emisión de certificados electrónicos oficiales, los que deberán ser firmados digitalmente por la máxima autoridad de la Dirección Nacional de Marcas.

Asimismo, mediante la Resolución Nro. 341 de fecha 3 de septiembre del 2013 del INPI, se implementó la emisión y firma digital de los títulos que acreditan la concesión de las marcas nuevas como así también las renovaciones de registros. Previo a ello, por Resolución Nro. 250 de fecha 27 de septiembre de 2018 del INPI, se estableció que todos los expedientes iniciados por ante el organismo tramitarán por medios electrónicos, y el modo de presentación es a través del Portal de Trámites web del INPI.

En el marco de la política de desburocratización, despapelización y simplificación de trámites administrativos pregonada por el Poder Ejecutivo Nacional, en sintonía con el Plan de Modernización del Estado aprobado por el Decreto Nº 434/2016, la resolución 275 se funda, entre otras motivaciones, en “Que dicho Plan estableció como uno de los ejes estratégicos constituir una Administración Pública al servicio del ciudadano en un marco de eficiencia, eficacia y calidad en la prestación de servicios a partir del diseño de organizaciones flexibles orientadas a la gestión por resultados”.

En otro de sus considerandos, la nueva normativa expresa “Que otro de los objetivos del plan consiste en constituir una Administración Pública al servicio del ciudadano en un marco de eficiencia, eficacia y calidad en la prestación de servicios, como asimismo la simplificación normativa dentro de las áreas de gobierno para evitar cargas en las regulaciones que otorguen un marco de simplicidad y transparencia, y en miras a evitar lagunas legales, incongruencias, duplicación y redundancia regulatoria”.

La norma, además, procede a la derogación de la mentada resolución 341/13 y establece como fecha de entrada en vigencia el próximo 1° de noviembre del corriente año.

Por su parte, la resolución 279 aprueba los reglamentos para la resolución de las nulidades de registros de marcas como así también el de las caducidades de marcas en sede administrativa que como Anexo I y Anexo II respectivamente, forman parte integrante de la medida en comentario.

A través del Anexo III se fijan los aranceles establecidos para las solicitudes de nulidad y caducidad de marcas.

Es de destacar que el Decreto Reglamentario Nº 242/2019 en los artículos 16, 24 y 26 estableció que el INPI se encuentra facultado para dictar la normativa complementaria y/o aclaratoria que resulte necesaria a los fines del procedimiento para la resolución de las oposiciones al registro de marcas, las nulidades de registros de marcas y las caducidades de marcas en sede administrativa.

Uno de los fundamentos de la medida radica en el principio consagrado en el artículo 47 del Decreto Reglamentario N° 242/2019, por el que el procedimiento marcario constituye un régimen particular en razón de su especialidad y, como tal, se regula por sus propias disposiciones.

La resolución 279/19 fija su vigencia “a partir de los sesenta (60) días corridos contados desde su publicación en el Boletín Oficial (es decir desde el 09/12/19).

En su primer anexo (incorporado como Anexo III de la Resolución INPI N° 183/2018, citada ut supra) regula que “Las nulidades en sede administrativa sólo procederán contra marcas registradas. La solicitud de nulidad a pedido de parte sólo procederá cuando se invoque la afectación de un derecho subjetivo. La nulidad de oficio sólo procederá en caso de detectarse algún vicio grave no subsanable en el procedimiento de registro de la marca” (2). En los casos en que el planteo de nulidad sea incoado en el contexto de una oposición al registro de una marca, el mismo será resuelto en el Procedimiento de Resolución Administrativa de Oposiciones.

El pedido de nulidad de una marca registrada – de acuerdo al art. 3° del anexo I - deberá contener: a) el nombre y domicilio del peticionante; b) nombre y domicilio del titular de la marca registrada; c) el derecho subjetivo afectado; d) la identificación de la marca cuya nulidad se pretende, los hechos en que se funde junto con la prueba que haga a su derecho y; e) abonar el arancel correspondiente.

La Dirección Nacional de Marcas podrá rechazar la solicitud de nulidad, en los siguientes supuestos: a. No cumpla con alguno de los requisitos del artículo anterior; b. Haya sido resuelta anteriormente por la misma causal de nulidad; c. Esté planteada y/o resuelta dentro del procedimiento de resolución administrativa de oposiciones.

Planteada la nulidad se dará traslado al Titular del Registro Marcario, para que, dentro del plazo de quince (15) días hábiles, conteste y acompañe la prueba que haga a su derecho(3).

Cuando la nulidad sea iniciada de oficio, la Dirección Nacional de Marcas deberá invocar el vicio grave no subsanable de procedimiento en que se funda, de lo que dará traslado al titular, por idéntico plazo, con igual finalidad. Contestado el traslado o vencido el plazo para hacerlo, dicha Dirección “resolverá con lo sustanciado, haciendo mérito de la prueba, los hechos y fundamentos manifestados por las partes”.

Todo acto dentro del proceso de nulidad, dictado por la Dirección Nacional de Marcas, será recurrible por los medios establecidos en el R.L.P.A (t.o.2017), o el que en el futuro lo suceda. En el caso de la resolución final, no será requisito agotar la vía administrativa para interponer el recurso directo previsto en el artículo 24 de la Ley de marcas 22.362(4).

En el segundo anexo se regula la Resolución Administrativa de Caducidades de Registro de Marcas ((incorporado como Anexo IV de la Resolución INPI N° 183/2018, antes referida).

La caducidad en sede administrativa sólo procederá contra marcas registradas con una antigüedad mayor a cinco (5) años. La solicitud de caducidad a pedido de parte sólo procederá cuando se invoque la afectación de un derecho subjetivo, mientras que la caducidad de oficio sólo tendrá lugar cuando se verifiquen conjuntamente las siguientes condiciones: a) La marca no haya sido utilizada dentro de los cinco años previos; b) Su titular no haya presentado la declaración jurada de medio término establecida en el artículo 26 de la Ley de Marcas(5); c) No se trate de una marca notoria en los términos del Convenio de París y ADPIC; yd) Que el titular no tenga una marca idéntica registrada en una clase relacionada o vinculada a ella; o si la tuviese, que no hubiere presentado tampoco en aquella la declaración jurada de uso debiendo haberlo hecho.

La caducidad parcial sólo podrá interponerse a partir del 12 de junio de 2023.

En los casos en que el planteo de caducidad sea incoado en el contexto de una oposición, el mismo será resuelto en el Procedimiento de Resolución Administrativa de Oposiciones (vgr. aplicando la Resolución P 183/2018).

La novel normativa prescribe que el pedido de caducidad de marca deberá contener: a) El nombre y domicilio del peticionante; b) El nombre y domicilio del titular de la marca registrada; c) El derecho subjetivo afectado; d) La marca cuya caducidad se pretende, los hechos en que se funde y la prueba que haga a su derecho; ye) abonar el arancel correspondiente.

Por ello, la Dirección Nacional de Marcas, podrá rechazar la solicitud de caducidad que no cumpla con alguno de los requisitos del pedido enunciados en el párrafo precedente; haya sido resuelta anteriormente dentro de los últimos cinco (5) años; esté planteada y/o resuelta dentro del procedimiento de resolución administrativa de oposiciones y cuando tratándose de una caducidad parcial, haya sido interpuesta sin haber transcurrido cinco (5) años de la incorporación de dicho instituto en la ley de marcas.

Planteada la caducidad se dará traslado al Titular del Registro Marcario, para que, dentro del plazo de quince (15) días hábiles, conteste y acompañe la prueba que haga a su derecho.

Cuando la caducidad sea iniciada de oficio, la Dirección Nacional de Marcas deberá detallar que en el caso se verifican todas las condiciones para su procedencia, de lo que dará traslado al titular, por idéntico plazo, con igual finalidad.

Contestado el traslado o vencido el plazo para hacerlo, la Dirección Nacional de Marcas resolverá con lo sustanciado, haciendo mérito de la prueba, los hechos y fundamentos manifestados por las partes(6).

Finalmente, todo acto dentro del proceso de caducidad, dictado por la autoridad de aplicación, será recurrible por los medios establecidos en el R.L.P.A (t.o.2017), o el que en el futuro lo suceda. En el caso de la resolución final, no será requisito agotar la vía administrativa para interponer el recurso directo previsto en el artículo 26 de la Ley de Marcas 22.362 (ver nota 5 al pie).

Conviene resaltar que tanto la solicitud de nulidad de marca registrada como la solicitud de caducidad de marca registrada tienen que abonar un arancel administrativo de $ 15.000.-, mientras que la solicitud de nulidad de marca registrada en el contexto de una oposición a una solicitud de marca o la resolución de caducidad de marca registrada en el contexto de una oposición a una solicitud de marca implican oblar $ 7.500.-. A su vez, la interposición de recurso directo de apelación establecido en los arts. 24 y 26 de la Ley 22.362 abona $ 1.105.- y la contestación de traslado solicitud de nulidad de marca registrada y la contestación de traslado solicitud de caducidad de marca registrada, no pagan arancel (7).

Es de esperar que a los fines de dar plena efectividad al “moderno marco normativo”, se propenda el desarrollo de sistemas informáticos por la Administración, la reingeniería de los procesos, la consecuente capacitación al personal del ente, y, como expresáramos en el artículo señalado en la nota 1, “Si se logra la celeridad, sencillez y economía procesal pretendida mediante el procedimiento reglamentario, sin descuidar los aspectos sustanciales de la defensa de los derechos de sus legítimos interesados y el debido respeto a la amplitud probatoria y su consecuente observancia y valoración por la Administración, estaremos en presencia de un instrumento moderno, ágil y adecuado para resolver las disputas que además comprenderá la pertinente posibilidad de la revisión judicial amplia”.