Introducción

Las marcas comerciales juegan un rol protagónico en el comercio y desarrollo de las empresas, pues son la cara de los productos y servicios, el cómo se aprecian y diferencian de otros.  Si bien las marcas están creadas para diferenciar los distintos productos y servicios por parte de las compañías o particulares en el mercado, donde estas deben ser capaces de distinguirse entre las existentes[1], no basta solamente con su distintividad. Existen varios requerimientos básicos para que estas puedan ser válidas y permanecer vigentes.

Como ratificación de su relevancia, la World Intellectual Property Organization (WIPO[2]) reportó en su última relación de indicadores 2022[3] un crecimiento significativo de presentación de solicitudes de marcas en todo el mundo, con 13,9 millones de requerimientos el 2021. Este dato nos permite reconocer lo importante que son las marcas comerciales para el mercado, la relevancia que se le da a estas y cómo se desarrollan en el comercio.

A pesar de que el mundo ha cambiado de forma drástica en los últimos tres años por los distintos escenarios a los que nos hemos enfrentado, como por ejemplo, la pandemia, y la economía ha sufrido directamente su impacto, la presencia de las marcas cada vez es mayor. Además, actualmente se les da un trato preferencial destacado en los activos de una empresa.

Relativo al uso de las marcas

Más allá de la solicitud de marca y el otorgamiento del registro por parte de las distintas oficinas administradoras, el uso efectivo de esta tal cual se registra ha sido un tema de debate público que hoy está más vigente que nunca. Utilizarla tal cual es otorgada, obliga al titular a que su uso sea de esa manera para toda la cobertura que se le ha aprobado en los términos establecidos.

En Latinoamérica, hasta hace unos quince años atrás, probar el uso de la marca registrada no era exigible para mantener el registro de esta. Ocasionar la caducidad por no uso o las acciones de cancelación contra marcas de terceros por no uso[4] no estaban consideradas en los distintos organismos jurídicos.

Con la obligatoriedad del uso se ha pretendido desmonopolizar de denominaciones que no estén siendo utilizadas efectivamente en el comercio, las que pueden ser obstáculo para nuevos registros por parte de terceros o marcas similares.

Existen países como Estados Unidos, donde si bien el registro de marcas es importante, muchas veces el uso y reconocimiento por parte del consumidor final cobra mayor importancia que el registro como tal.

En nuestra región, son pocos los países que hacen énfasis en el uso efectivo de las marcas. Sin embargo, al buscar una visión más global, de a poco han ido adaptando sus ordenamientos jurídicos, normando al respecto.

Paseo por Latinoamérica y el uso de marcario

Siguiendo una línea bastante vanguardista, en comparación con otras legislaciones latinoamericanas, México ha incorporado en su más reciente normativa relativa a propiedad industrial[5] las declaraciones de uso obligatorias y la caducidad de los registros en caso de que no se presente la misma. Ponderativo indicar los productos o servicios del registro, su uso efectivo en el mercado local, de buena fe, sin el requisito de presentar pruebas de uso en algún formato, con el fin de preservar sus derechos y mantener el registro vigente con la declaración.

Argentina ha adoptado una declaración jurada de uso de medio término entre el quinto y sexto año del registro de marcas. En caso de que la marca haya sido usada, la presentación temprana a partir del quinto año de registro tendrá un efecto disuasivo respecto a posibles acciones de cancelación por falta de uso por parte de terceros. Esta acción sería únicamente si es formulada por estos, más no de oficio por la autoridad marcaria local.

El requisito de declaración de medio término es obligatorio en Argentina, pero la no presentación o declaración no sería fatal para la mantención de la marca en su vigencia de registro otorgado de diez años. Sin embargo, su incumplimiento dará lugar a la presunción de que la marca no ha sido utilizada y terceros podrían accionar en contra. Esto no implicará la caducidad automática del registro, pero la autoridad podría declararla a pedido de un tercero en caso de que no se compruebe el uso.

De forma obligatoria, Puerto Rico se suma a las jurisdicciones que exigen que se demuestre el uso de la marca dentro de los primeros tres años de su concesión, en caso de que no se esté usando al momento de su presentación y se haga esto presente. Habría que confirmar ante la oficina local sobre el uso efectivo de la misma, acompañando la declaración de pruebas que confirmen lo alegado. De no declarar el uso de la marca al tercer año, o al momento de su renovación, según corresponda, esta caducaría ante la imposibilidad de dicha demostración. 

La legislación brasilera, por ejemplo, estipula que el uso de la marca es obligatorio para el registro. Eso sí, el registro podría caducar a pedido de cualquier persona que demuestre legítimo interés sobre la marca y el uso que esta tenga, y pida al titular la demostración del uso en cuestión en cualquier proceso judicial.  Dicho pedido por un tercero puede ser presentado a partir del quinto año de la concesión del registro bajo las condiciones que estipula la comentada legislación.

Referente a países de la Comunidad Andina – CAN[6], puntualizamos a Perú, donde de la misma manera se estipula la obligatoriedad del uso, la marca solo puede caducar a pedido de un tercero, que puede ser presentado desde el tercer año de la concesión del registro. En estos procedimientos de cancelación por falta de uso, la carga de la prueba recae en el titular de la marca, quien deberá presentar una serie de medios probatorios para acreditar su uso en la forma exigida por legislación local, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI[7]) y de la marca conforme se encuentra inscrita en el registro.

Cabe señalar que en este país la cancelación a la marca puede ser total o parcial, es decir, por todos o alguno de los ítems de la cobertura de la marca. Si se prueba el uso de algún producto o servicio, pero no de otros (en caso sean varios), se hará efectiva la cancelación sobre aquellos que no fue posible probar el uso.

Colombia, a su vez, solo hace referencia al uso en caso de una acción de cancelación por parte de tercero o una solicitud de declaración expresa al titular relativos a oposiciones donde esto se amerite. No es muy distinto a lo señalado por la legislación peruana. Para probar el uso de las marcas en Perú o Colombia, por ejemplo, sería válido demostrar el mismo en Bolivia, Colombia o Ecuador. Como norma general, se debe presentar evidencia de uso real y efectivo de la marca, para los productos o servicios que esta identifica, durante los tres años anteriores a la fecha de radicación de la acción de cancelación o solicitud de declaración.

Con el compromiso de avanzar en el desarrollo de la economía y potenciar la industria comercial en Chile, en mayo de 2022 entró en vigor la nueva Ley relativa a temas de propiedad industrial[8]. En ella, se ha incorporado el uso de las marcas comerciales y la obligatoriedad de este. Solo será necesario probar el uso en caso de que un tercero presente una demanda de cancelación basada en esta causal. Por lo tanto, la acción de caducidad no sería formulada de oficio por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI[9]).

Al respecto, solo será posible que se presente una acción de dicha índole respecto a las marcas registradas con anterioridad al 9 de mayo de 2022, pasado el quinto año de su siguiente renovación. Sin embargo, respecto a las solicitudes presentadas con posterioridad a dicha fecha, será posible que un tercero presente una demanda de este carácter transcurridos cinco años desde la fecha de concesión del registro. Ante una eventual demanda de cancelación por no uso, el titular del registro es quien deberá probar el uso de la marca a nivel nacional. Cabe señalar que la cancelación a la marca, al igual que en Perú y Colombia, puede ser total o parcial.

Conclusión

Es notable que cada vez son más los países que adoptan la obligatoriedad del uso para las marcas registradas. Para el futuro, habría que considerar apuntar a solicitudes de registros que sean realmente provechosas para el desarrollo y permanencia en el tiempo de proyectos pensados a largo plazo. Caso contrario es lo que se refiere a marcas puntuales, proyectos específicos que al no poder demostrar un uso continuo estarían en suspenso de caducidad por distintos motivos.

Con los cambios en el comercio, los hábitos de consumo y el alcance de las nuevas tecnologías, se hace indispensable poder documentar el uso de las marcas, utilizarlas de forma correcta y sumar elementos que contribuyan a probar la permanencia de estas en el mercado.