Uso de marca ajena en tono de parodia

La Ley 22.362 establece que el titular de una marca registrada es el único que posee derechos exclusivos (art. 4[1]), teniendo la facultad de usar o autorizar su uso por parte de terceros. Asimismo, impone sanciones para quien use una marca registrada sin autorización del titular (art. 31, inc. b[2]).

 

No existe ningún artículo que de manera expresa permita la utilización de una marca sin el consentimiento del titular, como sí sucede con la Ley de Propiedad Intelectual[3]. En efecto, esta ley establece la posibilidad de adaptar, transportar, modificar o parodiar una obra, siempre que el autor lo haya permitido.[4]    

 

Ahora bien, me interesa detenerme en la posibilidad de parodiar[5] una marca y preguntarme si es posible hacerlo con respecto a una marca ajena. Considero que sí, se puede parodiar, pero ¿debemos contar con la autorización del titular marcario?

 

Para despejar este interrogante, comentaré un caso reciente de los Estados Unidos y escasos casos locales.

 

Jack Daniel’s vs. VIP Products[6]

 

Este conflicto se originó por un juguete para perros, diseñado y comercializado por VIP Products, que parodia a una botella del Jack Daniel’s Old No. 7 Tennessee Sour Mash Whisky, con frases que hacen referencia a los excrementos de las mascotas, como “Bad Spaniels: The Old No. 2 on Your Tennessee Carpet” (Bad Spaniels: El viejo No. 2 sobre tu alfombra de Tennessee).

 

Jack Daniel’s no contento con el juguete, intimó a VIP Products para que dejara de venderlo, pero VIP inició una demanda para que se declarara que “Bad Spaniels” no infringía, ni diluía ninguna marca de la whiskera. Jack Daniel’s entonces, contra-atacó reconviniendo por infracción y dilución de su marca y trade dress.

 

VIP Products se defendió alegando que el uso no constituía una infracción porque aplicaba el Test de Rogers[7] y, asimismo, se amparó bajo la exclusión legal de responsabilidad de la Ley Lanham por uso no comercial de marcas.

 

En 2017, la Corte de Distrito de Arizona rechazó las defensas de VIP, declarándolo culpable de ambos cargos (infracción de marca y dilución). VIP apeló y logró revertir ese fallo adverso ante la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito.

 

Jack Daniel’s entonces apeló tal decisión y la Corte Suprema de los Estados Unidos tuvo que analizar si la parodia a la famosa botella constituía o no una infracción y si había dilución.

 

El 8 de junio de 2023, la Corte Suprema en un fallo unánime expresó que el Test de Rogers no aplica cuando el supuesto infractor usa las características de una marca, para identificar el origen de sus propios productos; es decir, cuando usa la marca como una marca.

 

VIP está usando la marca y el trade dress como identificadores de su propio juguete, entonces el único test que aplica en este caso es el de la confundibilidad. Agregó que, el hecho de que use las marcas como parodia, no cambia el enfoque del asunto.

 

Asimismo, para la Corte Suprema no aplica la exclusión legal de responsabilidad por tratarse de una parodia y devolvió el asunto a los tribunales inferiores para que analizaran la confundibilidad y el riesgo de confusión.

 

Entonces, conforme lo resuelto por el máximo tribunal norteamericano, si te vales de una marca ajena en función marcaria, aunque se trate de una parodia, ese uso es indebido, a menos que el titular lo haya autorizado.

 

Casos argentinos

 

Ante nuestros tribunales no han pasado muchos casos en los que los jueces hayan tenido que debatir si es lícito o no parodiar una marca.

 

En el caso “Japan Tobacco Inc. y Otro c/Massalin Particulares S.A.”[8], se revocó una medida cautelar por considerar que el uso de marca ajena en tono de parodia, no era denigratorio, ni peyorativo, no existiendo afectación para el accionante.

 

Japan Tobacco había reclamado el cese de uso de la marca “WINSTON” por parte Massalin, ya que en un comercial de cigarrillos “LE MANS” se ridiculizaba la marca “WINSTON”.

 

Para la demandada, el tono no era peyorativo y las alusiones a la marca de Japan Tobacco se hacían desde una perspectiva humorística, con el objeto de parodiar expresiones en inglés usadas por la actora en su campaña publicitaria.

 

Los jueces de la Sala I, entendieron que, si bien era cierto que se habían empleado alusiones con ánimo jocoso, Massalin no efectuó descalificaciones. Por ello, no encontraron configurada la verosimilitud en el derecho y revocaron la medida cautelar, otorgando preeminencia a la libertad de expresión.

 

En cambio, años más tarde, en “Noverazco, Elida Elsa c/Televisión Federal S.A.”[9], la misma Sala I, inclinó la balanza para el lado del titular marcario.

 

La Cámara de Apelaciones determinó que el demandado había utilizado la marca “DANZA ARMONIZADORA” de la Sra. Noverazco en un sketch con fines de parodia o comicidad directa. Estimó inapropiado hablar de un uso ajeno al comercio, pues había una empresa que lucraba con ese tipo de entretenimiento y eso constituía un uso marcario atípico con fines de parodia.

 

Al haber ridiculizado los servicios brindados identificados a través del signo “DANZA ARMONIZADORA”, la Sala I le reconoció a la Sra. Noverazco un resarcimiento por daño moral –aunque aclaró que no había ilicitud en la conducta del canal televisivo-.

 

Un caso que resonó en los medios fue “Arte Gráfico Editorial Argentina S.A. c/Castañeda, Matías”[10] por el cese de uso de la marca “CLARIN” dentro del conjunto “quetepasaclarín.com”[11], registrado por el demandado como nombre de dominio.

 

Los jueces de la Sala III entendieron que en aquellos casos en los que sólo se trata de una mera referencia de una marca ajena, sin existir posibilidad de engaño para el público, ni que permita suponer competencia desleal, cabe darle preferencia a la libertad de expresión.

 

Por el mero hecho de incluir una marca ajena en el nombre de un blog no existió infracción marcaria que genere derecho a reparación.

 

Conclusión

 

La exclusividad del titular del registro marcario es establecida por nuestro régimen con el fin de impedir usos que puedan causar confusión en el público consumidor o que puedan dañar al signo por denigración.

 

La jurisprudencia local parece haberse inclinado en favor de la libertad de expresión, pero no fue unívoca con respecto a este tema. Por ello, no debemos dejar de lado que, si bien parodiar no constituye un acto ilícito per se, el uso de una marca ajena sin autorización sí lo es.

 

El sentido de parodiar una marca está en el impacto que causa en el mercado, y por ello, entiendo que quien desea usar una marca ajena en un tono humorístico no querrá avisarle al titular marcario de su jugada.

 

Sin embargo, no está de más advertirle que no deja de ser un uso no autorizado y puede que los tribunales en su caso, se inclinen por el lado de la Ley de Marcas, que es, en definitiva, el cuerpo normativo que nos rige en estas cuestiones, y condenen el uso de la marca –aunque haya sido con humor-.

 

Por Camila Sirianni

 

 

Ojam Bullrich Flanzbaum
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Citas

[1] Art. 4, Ley 22.362: La propiedad de una marca y la exclusividad de uso se obtienen con su registro. (…)

[2] Art. 31, Ley 22.362: Será reprimido con prisión de tres (3) meses a dos (2) años pudiendo aplicarse además una multa de un millón ($ 1.000.000) a ciento cincuenta millones de pesos ($ 150.000.000): …b) el que use una marca registrada o una designación falsificada, fraudulentamente imitada o perteneciente a un tercero sin su autorización.

[3] Ley 11.723: derecho de cita (art. 10), utilización y transmisión libre de las noticias de interés general (art. 28) y ciertos supuestos de representación, ejecución y recitación libre y gratuita (art. 36) –por ejemplo, en instituciones de enseñanza-.

[4] Art. 25, Ley 11.723: El que adapte, transporte, modifique o parodie una obra con la autorización del autor, tiene sobre su adaptación, transporte, modificación o parodia, el derecho de coautor, salvo convenio en contrario.

[5] Conforme el Diccionario de la Real Academia Española, parodiar significa “Hacer una parodia de alguien o algo” y parodia, es una “imitación burlesca”.

[6] Jack Daniel’s Properties, Inc. v. VIP Products LLC, No. 22-148 (U.S.).

[7] Esta prueba surge de la causa Rogers v. Grimaldi 875 F.2d 994 (2d Cir. 1989). El tribunal desarrolló una prueba para proteger los usos de marcas que implican cuestiones de libertad intelectual, y así saber si el uso de la marca requiere autorización previa. Este test sólo puede aplicarse a marcas no comerciales, prevaleciendo la protección de obras de la expresión. La prueba consta de dos elementos: hay que determinar si el uso de la marca es “artísticamente relevante para la obra del demandado” y, además si dicho uso es “explícitamente engañoso”.

[8] CCCF, Sala I, “Japan Tobacco Inc. y Otro c/Massalin Particulares S.A. s/Medidas Cautelares”, Causa Nº 3305/01, 14/6/01.

[9] CCCF, Sala I, “Noverazco Elida Elsa c/ Televisión Federal SA y otro s/ cese de uso de marcas. Daños y perjuicios”, Causa 1809/99, 30/09/2004.

[10] CCCF, Sala III, “Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. c/Castaneda Matías s/ cese de uso de marcas. Daños y perjuicios”, Causa N 7.197/09, 11/02/2014.

[11] La frase “¿Qué te pasa Clarín?” fue dicha por primera vez por el ex Presidente Néstor Kirchner en un acto político.

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