El Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 27/2018 de Desburocratización y Simplificación (el “Decreto”), publicado en el Boletín Oficial el 11 de enero de 2018, introduce importantes cambios en materia de trámites ante el Estado en varios de los ámbitos de su competencia.

El objetivo de la nueva norma, de acuerdo a lo plasmado expresamente en sus considerandos, consiste en lograr un funcionamiento más dinámico y eficaz de la gestión pública, con miras a “incentivar la inversión, la productividad, el empleo y la inclusión social”. Uno de sus antecedentes más inmediatos es el Decreto N° 434 de 2016, mediante el cual fue aprobado el denominado “Plan de Modernización del Estado”, y cuya finalidad es mejorar y adaptar a las nuevas realidades distintos aspectos de la función estatal, a fines de promover el bien común.

Las modificaciones introducidas abarcan un amplio espectro de materias, y entre ellas, la propiedad industrial.

Así, en su octavo capítulo, el Decreto introduce significativas reformas en la Ley de Marcas y Designaciones Comerciales Nº 22.362 (“Ley de Marcas”), la Ley de Patentes de Invención y modelos de utilidad Nº 24.481 (“Ley de Patentes y modelos de utilidad”) y el Decreto Ley Nº 6.673/63 de Modelos y Diseños Industriales (“Ley de Modelos y Diseños Industriales”).

Resulta necesario destacar que la nueva norma no sólo modifica aspectos procedimentales de los trámites para la obtención o registro de tales derechos ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (en adelante, “INPI”), sino que incorpora cambios en cuestiones de fondo incluidas en las leyes antes mencionadas, algunos de los cuales venían siendo debatidos desde hace varios años entre los especialistas.

A continuación se detallan las principales novedades en materia de propiedad industrial incluidas en el nuevo Decreto:

I. Marcas

En materia marcaria, además de cuestiones meramente formales, como lo son el establecimiento de obligación de fijar un domicilio electrónico al momento de presentación de la solicitud y el establecimiento del sistema on-line como único medio para la presentación de oposiciones a solicitudes de terceros, el Decreto también dispone otras reformas en relación a cuestiones de fondo, como lo son la resolución administrativa de oposiciones, la nulidad y la caducidad marcaria.

a) Modificaciones en el sistema de resolución de oposiciones

Uno de los principales cambios que incluye el Decreto en materia marcaria consiste en la modificación de los artículos 12, 14, 16 y 17 de la Ley de Marcas, introduciendo de tal modo significativos cambios en el proceso de resolución de oposiciones.

En el sistema anterior, el INPI no intervenía en la resolución de este tipo de conflictos, sino que eran las partes (solicitante y oponente), o si no hubiera acuerdo entre ellas, un juez, los únicos que podían resolver la disputa. El titular de la solicitud de marca que recibía una oposición contaba con un plazo de un año desde la notificación de la protesta, para intentar llegar a un acuerdo con el oponente para su retiro, o en su defecto, iniciar la acción judicial correspondiente, previo cumplimiento de la instancia de mediación obligatoria.

La nueva normativa, en cambio, establece que si en el plazo de tres meses a partir de la notificación de una oposición, el titular de la solicitud no ha podido obtener su levantamiento a través de negociaciones con el oponente, el INPI resolverá sobre la misma. De tal forma, la autoridad administrativa hará lugar o desestimará las oposiciones, y además llevará a cabo el estudio de antecedentes. A resultas de ambos filtros concederá o denegará la solicitud de marca en cuestión.

El Decreto establece también que el procedimiento de resolución de oposiciones deberá ser reglamentado por el INPI, en este sentido la normativa fija ciertos requisitos mínimos que dicha reglamentación deberá cumplir a saber: la posibilidad del oponente de ampliar fundamentos, el derecho del solicitante de contestar la oposición y el derecho de ambos de ofrecer prueba, debiendo respetar además los principios de celeridad, sencillez y economía procesal.

En lo que respecta a remedios recursivos contra las resoluciones en materia de oposiciones dictadas por el INPI, las mismas únicamente podrán ser recurridas mediante recurso directo de apelación ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, dentro del plazo de treinta días hábiles contados a partir de su notificación.

De esta forma, el Decreto intenta alinear el sistema argentino con lo que sería la tendencia a nivel mundial en la materia, es decir, la resolución administrativa de las oposiciones, como rige ya desde hace varios años en un gran número de países, tanto en nuestro continente como en el resto del mundo, dentro de los cuales puede citarse a modo de ejemplo Chile, España, Estados Unidos, Perú, entre varios otros.

Uno de los interrogantes en la implementación es si la Oficina de Marcas podrá absorber la resolución de estos conflictos, con qué personal -hacemos la salvedad que se requeriría una formación en Propiedad Industrial específica para esas funciones- sin generarse una carga de trabajo / demora en la resolución de solicitudes que se aleje del espíritu de los cambios propuestos. Bien implementado, el nuevo sistema podría brindar una solución más ágil con respecto al anterior, el cual implicaba que en la mayoría de los casos, las oposiciones eran resueltas entre las partes, en mediación o ante la Justicia luego de varios meses de su presentación, incluso aquellas que no poseían un fundamento legítimo.

De este modo, la reforma parecería resultar favorable sobre todo para los particulares y pequeñas empresas, quienes en muchas ocasiones no cuentan con medios suficientes para afrontar los costos que implica un litigio. Esto generaba en algunos casos una posición de relativa “comodidad” para el oponente que podía “sentarse a esperar” una eventual demanda. Si bien en caso de disconformidad con la resolución del INPI el único remedio contra la misma será el recurso ante la Cámara de Apelaciones, en teoría se evitaría la dilación del proceso de registro.

b) Declaración administrativa de nulidad y caducidad de marcas

Otro de los puntos centrales del Decreto en materia marcaria es el otorgamiento de la facultad al INPI para resolver en relación a nulidades que tengan origen en la contravención de la ley (artículo 24 inciso a de la Ley de Marcas), a diferencia de lo que ocurría durante la vigencia del sistema anterior, en el cual dicha sanción únicamente podía ser declarada judicialmente.

Esta normativa no está vigente aún por cuanto carece de reglamentación. Mas cuando se implemente, la Justicia únicamente intervendrá en caso que el interesado recurra la decisión administrativa. Al igual que en el caso de la resolución de oposiciones, el plazo para apelar la decisión ante la Cámara será de treinta días hábiles.

Si bien no es objeto del presente artículo, dejamos planteado el interrogante sobre la constitucionalidad de una declaración administrativa de nulidad o caducidad de un registro de marca ya que se trata de derechos de propiedad que, en principio, sólo pueden ser revocados por una ley (expropiación) o previo amplio debate, una sentencia judicial. Quedará entonces por ver si se entiende que la posibilidad de recurrir la dicha decisión administrativa frente a la Cámara Civil y Comercial Federal subsana dicho defecto.

c) Caducidad parcial de marcas y declaración jurada de uso

En relación con la extinción del derecho por falta de uso del signo, la normativa modifica el artículo 26 de la Ley de Marcas y permite la declaración de caducidad de una marca a pedido de parte o aún de oficio (1) en relación con los productos o servicios para los que no fue utilizada dentro de los cinco años previos, salvo que mediaren causas de fuerza mayor.

En el sistema previo a la reforma, en cambio, se permitía que una marca fuera registrada para productos o servicios para los cuales no era utilizada efectivamente, sin ser susceptible de que se declarara su caducidad, bajo la única condición de que la misma fuese usada en al menos un producto o servicio (aún de otra clase) o en la designación de una actividad comercial. Éste tipo de registros son conocidos en la práctica como “marcas de defensa”.

En relación con lo anterior vale aclarar que parte importante de la jurisprudencia viene relajando los criterios de cotejo en los casos en que los signos enfrentados distinguen en su uso cotidiano productos o servicios diferentes (sin perjuicio de lo que cubran los registros) o de oposiciones basadas en marcas de defensa (2).

Por otra parte, mediante esta reforma se introduce la obligación del titular del signo registrado de presentar una declaración jurada de uso entre el quinto y el sexto año contados desde la concesión del mismo (3).

Ambas modificaciones, en relación con la caducidad marcaria, se asemejan a disposiciones previstas por otras legislaciones a nivel mundial, aunque son una novedad en nuestro ordenamiento jurídico.

Si bien reconocemos que se trata de cambios que en ciertos casos ayudarán a resolver situaciones que podían prestarse a ciertos abusos como, por ejemplo, que un titular de marca obstruya el uso por parte de un tercero de una marca similar para productos o servicios que no guarden ningún tipo de relación con los suyos, nos preguntamos cómo operará en la práctica esta modificación sobre el derecho adquirido que podría caberle a los titulares de las conocidas como marcas de defensa de antigua data. En este sentido, entendemos que el sistema continuará respaldándose en los principios generales de buena fe, abuso del derecho, protección de marcas notorias[4], etc.

II. Patentes y modelos de utilidad

En materia de patentes y modelos de utilidad, además de la eliminación de la obligatoriedad de presentar las solicitudes en forma física, en concordancia con lo dispuesto por la normativa en relación a la presentación electrónica de todos los trámites en general, las mayores ventajas que trae el nuevo Decreto son la simplificación de algunos requisitos y la reducción de plazos de los trámites.

En lo que se refiere a los tiempos de la tramitación para la obtención de tales derechos, el Decreto reduce por ejemplo, el previsto para la presentación de observaciones de terceros (sesenta días hábiles a treinta días corridos), para la conversión de patente a modelo de utilidad y viceversa (de noventa días hábiles a treinta días corridos), para la subsanación de errores u omisiones de la solicitud a pedido de la Administración de patentes (de ciento ochenta a treinta días) y para el pago de la tasa del examen de fondo (de tres años a dieciocho meses) (5).

En el caso de los modelos de utilidad, la solicitud del examen de fondo contará con un plazo de tres meses. Asimismo, la solicitud será publicada únicamente luego del mencionado examen y no se realizará en caso de no aprobación del mismo.

Con respecto a la invocación del derecho de prioridad internacional establecido en el artículo 4 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, la presentación del documento que lo acredite sólo será necesaria a requerimiento del Examinador. 

Celebramos este cambio que nos alinea con las tendencias internacionales en la materia.

Finalmente dejamos planteado el interrogante que representa el art. 96 del DNU por cuanto dispone la delegación de facultades a la administración para “reglamentar el procedimiento de patentes de invención y modelos de utilidad”. Nos preocupa que dicha facultad pueda eventualmente utilizarse para restringir derechos de futuros solicitantes.

III. Modelos y diseños industriales

En lo que respecta a diseños y modelos industriales, el Decreto también introduce reformas de forma y de fondo. Entre tales modificaciones se destacan las siguientes:

a) Incorporación de “lo artesanal” a la definición del objeto de protección

La Ley de Modelos y Diseños industriales antes de la reforma definía el objeto protegible como “las formas o el aspecto incorporados o aplicados a un producto industrial que le confieren carácter ornamental”. En la nueva normativa se amplía tal definición y se contempland además los productos artesanales.

Tal inclusión podría considerarse acertada ya que parecería no existir fundamento válido para privar a tales objetos del ámbito de protección de los modelos y diseños industriales.

b) Modificaciones en algunas disposiciones sobre la presentación de solicitudes

Con respecto al trámite de solicitud, el Decreto trae como novedad el carácter optativo de la presentación de la descripción del modelo o diseño a proteger, la posibilidad de presentar fotografías en lugar de dibujos.

Asimismo, a partir de la implementación del nuevo sistema, se permite presentar hasta veinte modelos o diseños industriales cuando los mismos pertenezcan a la misma clase de la Clasificación de Locarno, así como también solicitudes divisionales para distintas clases.

c) Modificaciones a la excepción a la pérdida de novedad prevista en el artículo 6 del Decreto/Ley Nº 6.673/63

La normativa vigente en la actualidad establece que la novedad necesaria para que pueda ser concedido un modelo o diseño industrial no se ve afectada por la exhibición, por parte de los autores o personas autorizadas, del modelo o diseño de su creación en exposiciones o ferias realizadas en la Argentina o en el exterior, a condición de que el respectivo depósito se efectúe dentro del plazo de seis meses, a partir de la inauguración de la exposición o feria. El Decreto modifica dicho texto, estableciendo la aplicabilidad de la excepción a los actos realizados por los sucesores legítimos del autor, a la divulgación proveniente de actos de mala fe de terceros, incumplimientos contractuales u otros ilícitos y a publicaciones erróneas realizadas por la Dirección de Modelos y Diseños Industriales del INPI.

d) Posibilidad de demorar la publicación

Asimismo, el Decreto posibilita al solicitante diferir la publicación por un plazo de seis meses, lo cual constituye una importante ventaja al momento de presentar solicitudes de modelos o diseños industriales en distintos países. Bajo el imperio del sistema anterior, la ausencia de tal posibilidad generaba en muchas ocasiones importantes dificultades para la presentación de solicitudes simultaneas en distintas jurisdicciones, ya que en caso de que en un país se realizara la publicación con anterioridad, ello podía conllevar la pérdida de la novedad en el resto.

e) Actualización de multas por infracciones a diseños o modelos industriales

En lo que se refiere a infracciones, la nueva norma actualiza los montos de las multas establecidos en el artículo 21 de la Ley de Modelos y Diseños y deja así de lado los valores nominales y fija en cambio las mismas mediante la referencia al valor de la tasa de registro. De esta forma, el Decreto responde a la imperiosa y postergada necesidad de establecer valores actuales y concretos para la sanción de actos que vulneren los derechos de los titulares de diseños y modelos industriales, utilizando además una fórmula que permite mantener la vigencia de tales montos en forma indefinida, en el contexto económico de nuestro país, en el cual la moneda se encuentra sujeta a constantes depreciaciones.

f) Plazo de gracia para renovaciones

Por último, otra importante incorporación de la nueva norma es el establecimiento de un plazo de gracia durante el cual, en caso de que el término para la renovación de un modelo o diseño industrial se encontrara vencido, su titular podrá realizar la renovación correspondiente, abonando el arancel adicional que el INPI disponga a tales efectos.

IV. Conclusiones

De lo expuesto surge que si bien el nuevo Decreto, tal como su nombre lo anticipa, tendría por objetivo primario la mera simplificación de trámites, en materia de propiedad industrial, en relación con ciertas cuestiones específicas, la norma ha ido un poco más allá al incorporar reformas sustanciales, debatidas desde hace tiempo entre los especialistas en la materia en nuestro país.

En relación con la atribución de nuevas competencias administrativas al INPI (mencionada más arriba) para cuestiones que merecen la amplitud de debate y elevado juicio de nuestros Tribunales, nos preocupa muy especialmente que el INPI resulte dotado de los suficientes recursos humanos (6) y técnicos para asumir esas funciones que el Decreto le impone y que estaban reservadas a la Justicia.

Finalmente dejamos planteado el interrogante sobre el porqué de la sanción como DNU, lo que significa haber dejado pasar la oportunidad de consultar a los usuarios del sistema para obtener así una norma más “plural”, realzada por el traslado en materia de marcas de atribuciones judiciales a la administración, lo que podría merecer reparo de inconstitucionalidad.