El tema que nos ocupa en esta oportunidad es la co- titularidad de las marcas, las normas que la rigen y sus efectos jurídicos.

Pautas generales que rigen la co-titularidad de marcas

Cuando nos referimos a la cotitularidad del derecho de marca nos referimos al supuesto en el que la marca puede pertenecer a varias personas. Esta cotitularidad puede ser: originaria, que es cuando varias personas han solicitado la marca de manera conjunta; o puede ser derivada que sería el caso en que adquieren la titularidad por herencia o por trasmisión onerosa o gratuita. (Artículo 46 de la ley de marcas)

Las pautas generales en el Derecho Argentino sobre la “copropiedad marcaria” se rigen por el artículo 9 de la ley 22.362 que establece lo siguiente: “Una  marca puede ser registrada conjuntamente por Dos (2) o más personas. Los titulares deben actuar en forma conjunta para licenciar, transferir y renovar la marca: cualquiera de ellos podrá deducir oposición contra el registro de una marca, iniciar las acciones previstas en esta ley en su defensa y utilizarla, salvo estipulación en contrario”. Lo que no establece este artículo se rige por las normas generales del Código Civil y Comercial  (artículos 1983 y siguientes del actual Código Civil y Comercial)

En otras palabras, la norma general aplicable es el artículo 9 de la Ley de marcas, y en caso de duda se aplican supletoriamente las normas del Código Civil y Comercial.

En cuanto a las facultades que tiene cada uno de los copropietarios, el mismo artículo 9 de la ley de marcas, establece que, a falta de disposición en contrario, cada uno de los titulares puede usar la marca, presentar oposiciones administrativas e iniciar acciones en defensa de la marca.

Debilidades de la reglamentación actual

Lo que resulta un tanto extraño, o quizás desde mi punto de vista  un tanto excesivo es que expresamente el artículo 9 establezca que para renovar la marca se debe actuar de manera conjunta. Digo excesivo porque en realidad entiendo que la renovación de la marca es más bien un acto de conservación o mantenimiento del derecho.

En conclusión, al ser la renovación una acto administrativo de conservación, sería más sencillo que la presentación de la renovación por uno de los cotitulares fuera tenida en cuenta como presentada por todos los cotitulares, a menos, por supuesto, que alguno de los dueños haya realizado una manifestación en contrario expresa en el expediente administrativo de la marca. Pues con la legislación actual, aun siendo uno de los condóminos titular del 99% de la marca, se encuentra expuesto a perder el derecho si no se actúa en conjunto a la hora de efectuar la renovación de la marca.

En cuanto a la administración de la cosa común, el antiguo artículo 2708 CC establecía que: “Habiendo duda sobre el valor de la parte de cada uno de los condóminos, se presume que son iguales. Es decir, que todos los titulares son dueños de la marca, pero ninguno de ellos es dueño por sí sólo, y en caso de no pactarse un porcentaje sobre la misma, se entiende que es en partes iguales. Este mismo principio actualmente se mantiene en el artículo 1983 del Código Civil y Comercial reformado.

Una vez establecido el porcentaje que le corresponde a cada condómino, este es propietario de su parte indivisa, lo que implica que puede ejercer todos los actos inherentes sobre su parte.

El viejo artículo 2676 del Código Civil decía: “Cada condómino goza, respecto de su parte indivisa, de los derechos inherentes a la propiedad, compatibles con la naturaleza de ella, y puede ejercerlos sin el consentimiento de los demás copropietarios.”

A su vez de acuerdo establecía el antiguo artículo 2677 del Código civil: “Cada condómino puede enajenar su parte indivisa, y sus acreedores pueden hacerla embargar y vender antes de hacerse la división entre los comuneros.”

En relación a este tema el actual artículo del Código Civil mantiene el mismo criterio sostenido en los dos anteriores (2676 y 2677), acumulándose ambos en el  en el Artículo 1989  titulado “Facultades con relación a la parte indivisa” y reza: “Cada condómino puede enajenar y gravar la cosa en la medida de su parte indivisa sin el asentimiento de los restantes condóminos. Los acreedores pueden embargarla y ejecutarla sin esperar el resultado de la partición, que les es inoponible. La renuncia del condómino a su parte acrece a los otros condóminos”

Otro punto importante a rescatar del artículo 9 de la ley de marcas es que si bien como mencionamos con anterioridad los condóminos pueden presentar oposiciones y/o deducir acciones judiciales en defensa de la marca en común; no pueden de manera individual transferir la marca en su totalidad ni licenciarla, pero sí de su parte indivisa.

Aquí es donde nos encontramos ante una contradicción si pensamos en el objetivo principal del registro de la marca: otorgarnos un derecho de utilizarla como elemento distintivo, logrando de esta forma una identificación de la misma con ciertos estándares de calidad del producto/ servicio que se está ofreciendo en el público consumidor.

Pues si cualquiera de los condóminos puede enajenar su parte indivisa sin el consentimiento del resto de los cotitulares o utilizarla sin ningún tipo de condicionamiento, la naturaleza de la marca y su pretensión de unicidad se ven enormemente dañadas, pues se genera competencia entre los mismos condóminos y gran confusión en el público consumidor. ¿Cuál de los productos es “el original”? ¿Quién es el que prestaba el servicio tal como nos lo recomendaron? Etc.

Leading Case

Habiendo revisado las pautas generales aplicables a la Cotitularidad de las marcas, ahora vamos a referirnos al caso “CAMUYRANO, CECILIA IDAC/ LA ORQUÍDEA SHOP ARGENTINA S.A. S/ CESE DE USO DE MARCA Causa N° 10.450/2001; CAMUYRANO, CECILIA IDA C/ INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL S/ VARIOS  PROPIEDAD  INDUSTRIAL E INTELECTUAL Causa N° 9778/2002; CAMUYRANO, CECILIA IDA C/ ORQUÍDEA SHOP  ARGENTINA S.A. S/ CESE DE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE MARCA Causa N° 16.354/2003; CAMUYRANO, CECILIA IDA C/ ORQUÍDEA SHOP ARGENTINA S.A. S/ CESE DE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE MARCA Causa N° 16.353/2003” emitido por la Sala II el 19 de octubre de 2010. Este fallo es un leading case relacionado al tema que nos ocupa, y que específicamente trata el tema de si el cotitular de un registro de marca puede transferir su parte indivisa, aún cuando alguno de los otros cotitulares no estuvieran de acuerdo.

Brevemente relataré los hechos del caso a fin de que se pueda comprender la discusión que se planteó en el fallo y cómo se demuestra la debilidad de la normativa tal como expongo en párrafos anteriores.

La señora Cecilia Camuyrano inició demanda contra la Orquídea Shop Argentina SA a fin de que dicho comercio cese en el uso de la marca LA ORQUIDEA (Diseño) en cualquier función que fuere: como nombre comercial, marcaria e inclusive cese en el uso del dominio de Internet.

Paralelamente, la Sra. Cecilia Camuyrano solicitó una medida cautelar para suspender el uso de la marca LA ORQUIDEA (diseño), hasta que exista una resolución definitiva administrativa y/o judicial firme sobre la oposición que ella misma también planteará a la transferencia  del 33,33 % de la marca LA ORQUIDEA ( Diseño) Nº 1.426.934 y 1.426.935 en clases 31 y 42. Acá es importante mencionar que tanta la Sra. Cecilia Camuyrano como las señoras Patricia y Susana Camuyrano son cotitulares de la marca citada precedentemente.

Cada uno de los condóminos llevó a cabo la explotación de la marca LA ORQUIDEA (Diseño) de manera independiente,  cada una con su local, pero todas pertenecientes al rubro “florería”, continuando el negocio del Sr. Mario Camuyrano, padre de las tres copropietarias desde 1934.

El reclamo comenzó cuando la Sra. Cecilia Camuyrano detecta que una desconocida ofrecía el servicio de florería La Orquídea  a través del nombre comercial La Orquídea Shop Argentina SA. Comienza su reclamo enviándole una carta documento, al que la contraria hizo caso omiso y siguió utilizando la marca sin autorización. Convocó al proceso de mediación, el cual tampoco tuvo éxito. Es ahí cuando la Sra. Cecilia Camuyrano toma conocimiento que La Orquídea Shop SA  pretendía adquirir el 33,3 % de la marca LA orquídea (Diseño), correspondiente a la Sra. Patricia Camuyrano y sobre la cual ella era cotitular. Es aquí donde ella plantea una oposición  en sede administrativa, rechazando el INPI esta oposición.

Los principales argumentos de la Orquídea Shop Argentina SA al contestar demanda fueron que las Sras. Cecilia y Patricia Camuyrano no explotaron la marca en cuestión en formal personal sino siempre a través de dos sociedades comerciales diferentes; por lo cual entendía que la explotación de la marca en cuestión siempre se realizó por terceros ajenos a ellas, y que las hermanas entre sí siempre actuaron como competidoras directas.

En este caso el Juez de Primera instancia rechazó la demanda presentada por la Sra. Cecilia Camuyrano como así también rechazó la acción promovida contra el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. Esta decisión conlleva a la Sra. Camuyrano a interponer un recurso apelando la sentencia.

En decir, la Sala II confirmó la sentencia de primera instancia. Entendió que en el caso de autos no debía aplicarse el artículo 9 de la ley de marcas, ya que una de las partes sólo pretendía transferir el 33,33 % de la marca, y no la totalidad de la misma; autorizando al titular de ese porcentaje a disponer libremente de él sin el consentimiento del resto de los condóminos; aplicándose los artículos relacionados al condominio contemplados en el Código Civil. (Art. 2676 y 2677 del CC).

La sentencia en cuestión se inclinó por las normas del código civil, que se suponen supletorias,  frente a las disposiciones específicas del artículo 9 de la ley de marcas, que establece la actuación conjunta de los condóminos para transferir.  Al disponer de esta manera se olvidó de la naturaleza de la marca y sus funciones.  El mismo artículo 9 es contradictorio al disponer por un lado la actuación conjunta para transferir y, por el otro,  que cualquier condómino puede utilizarla salvo disposición en contrario.  Si cualquier condómino puede usarla independientemente de los otros condóminos parece una solución lógica que también pueda disponer de ella en su parte indivisa.  El error, entonces, nace con la libertad de uso individual de la marca bajo condominio, dado que ello altera su naturaleza e impide el cumplimiento de sus funciones.  La marca tiene pretensión de unicidad, de distinción, de identificación de un producto con un  titular, de tener un valor llave o valor clientela, garantía, etc.  La marca es el signo con que distinguimos nuestros productos o servicios de los de la competencia, pero que sucede cuando la competencia me la hacen con mi misma marca, que sucede cuando el público consumidor no puede distinguir una de la otra, cuando la publicidad de uno beneficia al otro, o cuando la sanción a uno la sufre el otro.  Obviamente la división de una marca en varias no es la solución tenida en mira por la ley de marcas. Nótese que el artículo 9 habla de “una” marca, habla de transferir “la” marca, no habla de dividir una marca en varias iguales.

La solución que se dio, tanto en la ley como en la sentencia mencionada, hace inútil o superfluo el porcentaje de marca que se posea. Si cada condómino puede usarla por su cuenta, da lo mismo que posea el 1% o el 99% de ella.  Cuando los titulares usan la marca por su cuenta no importa el porcentaje de cada uno, es una distinción que carece de relevancia, no hay forma de hacer valer ese porcentaje  en el comercio. Así, tener el 1% de una marca es igual a tener el 99% de ella, toda vez que ambos titulares podrán usarla indistintamente e independientemente como si fueran titulares del todo. Esto es una muestra clara de la incoherencia de las disposiciones del art. 9 en cuestión, máxime si luego exige la actuación conjunta para renovar el derecho, norma que abre una abanico de situaciones disvaliosas cuando un titular no quiere renovar una marca en uso y exitosa. Mejor hubiera sido disponer lo contrario y admitir que cualquier condómino podrá renovar la marca o, mejor aún, como reza el artículo 1989 del cc, la renuncia del condómino a su parte acrece a los otros condóminos”.

Como conclusión, el condominio de una marca puede traer muchas consecuencias impensadas que pueden ser catastróficas para un emprendimiento o empresa en funcionamiento, razón por la cual es altamente recomendable contar siempre con un contrato adicional que regule la vida de la marca en todas sus facetas, y de esa forma evitar problemas futuros.