La mayoría de las Franquicias invierten recursos y tiempo para obtener un elemento clave de identificación que la diferencie de sus competidores; como puede ser, el conjunto de colores, diseños, layout arquitectónico y decoración del local, entre otros, que causan una experiencia única y diferente al consumidor. A esto se le denomina Trade Dress o Imagen Comercial.

El Trade Dress involucra la apariencia e imagen de un producto o servicio, e indiscutiblemente, es uno de los activos más valiosos de la Franquicia, ya que es un elemento clave para posicionar la marca, identificarse con los consumidores y distinguirse de sus competidores.

Derivado de la entrada en vigor de las reformas a la Ley de la Propiedad Industrial (“LPI”) el 10 de agosto de 2018, será posible la protección del concepto Trade Dress, una de las figuras de mayor relevancia a la Franquicia.

Anteriormente, una marca para ser protegida tenía que ser un “signo visible que distinguiera productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado”, limitando la protección de ciertos activos, que no encuadraban en la definición, al no ser un signo visible.

Ahora, el Artículo 88 de la LPI ha sido reformado y define a la marca como “todo signo perceptible por los sentidos y susceptible de representarse de manera que permita determinar el objeto claro y preciso de la protección, que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado”.

Dicha modificación al Artículo 88 de LPI permite la protección de nuevas figuras, esto es, las Marcas No-Tradicionales.

Asimismo, se incluye dentro del Artículo 89 la fracción VII, que señala lo que puede constituir una marca “La pluralidad de elementos operativos; elementos de imagen, incluidos, entre otros, el tamaño, diseño, color, disposición de la forma, etiqueta, empaque, la decoración o cualquier otro que, al combinarse, distingan productos o servicios en el mercado (…)”.

Esta modificación al Artículo 89 de la LPI representa un gran logro para las Empresas Franquiciantes, ya que se abre la oportunidad de proteger activos que anteriormente no era posible proteger, como lo es, el Trade Dress de un local o el empaque/envolturas de productos, mismos que constituyen elementos distintivos de una Franquicia.

Algunas legislaciones, como la de Estados Unidos de América, ya cuenta con la protección del Trade Dress.  A continuación, se señalan algunos ejemplos de marcas registradas en dicho país, de manera ilustrativa, más no limitativa:

IN-N-OUT BURGERS Registro No.: 4839216® (interior de un restaurante)

MICROSOFT CORPORATION Registro No.: 4036534®  (Interior de un establecimiento)

Para el caso de una Franquicia de servicios, el Trade Dress puede conformarse por el conjunto de elementos que componen la imagen de un negocio, lo que incluye la decoración del establecimiento, layout arquitectónico, colores, diseños, forma, fachada del edificio y, en el caso de restaurantes, menús, así como cualquier otro elemento utilizado para distinguirse de su competencia. Estos elementos por lo general se detallan en el Manual de Imagen Corporativa, documento que contiene toda la información referente a la imagen institucional de la Franquicia, que usualmente se entrega a los Franquiciatarios al formar parte de un Sistema de Franquicias.

De la misma manera, puede formar parte del Trade Dress de una Franquicia la apariencia e imagen otorgada a un producto mediante el diseño y envoltura del mismo, siempre y cuando exista una asociación entre los elementos de empaque (colores utilizados) y los productos que se venden.

Para determinar si una combinación de elementos se puede registrar como Trade Dress, se deben considerar dos cuestiones sustantivas: funcionalidad y carácter distintivo.

Es importante tomar en cuenta que si se considera que uno de los elementos es funcional para el debido uso del mismo, en lugar de ser distintivo, no se podrá otorgar el registro.

Lo anterior, debido a que se busca un equilibrio entre los derechos conferidos por una patente y los conferidos por el registro de una marca. Esto tiene la intención de evitar que el propietario de una marca se apropie de un elemento que sea funcional, por un tiempo indeterminado.

En este respecto, para considerar ciertos elementos como Trade Dress, se debe cumplir principalmente con el propósito de distinguir servicios y productos de otros de la misma especie, de modo que el consumidor pueda asociar dichos elementos a una sola empresa.

De igual manera, deberá considerarse la importancia de la protección del Trade Dress de una Franquicia y el beneficio que éste le está otorgando al Franquiciatario al ingresar a un Sistema de Franquicias. La Imagen Corporativa forma parte de uno de los manuales básicos entregados al Franquiciatario, quien deberá seguir al pie de la letra las instrucciones, con el fin de mantener esta uniformidad de las unidades. En este sentido, podemos entender al Trade Dress como una combinación de elementos que permiten al público consumidor asociar dichos elementos con un titular en particular, derivado de su distintividad.

De este modo, todo Franquiciante deberá identificar y proteger el Trade Dress diseñado y utilizado como parte de su Sistema de Franquicias, que lo distingue en el mercado y ante su competencia, como pueden ser: i) envoltura o empaque de sus productos, ii) Colores, olores, sonidos, texturas asociados con el negocio y iii) diseño interior y exterior del local (fachada). De esta manera, se podrá evitar que el competidor utilice sus signos distintivos y se dé la protección requerida a todos los elementos que forman parte de la identidad de una Franquicia.

Estas reformas representan un beneficio a todos los Franquiciantes, al otorgar  protección a sus activos intangibles. Los Franquiciantes ya dedicaron tiempo y recursos en diseñar una imagen única y distintiva y, deberán tener en consideración estas modificaciones a la LPI y nuevas modalidades para proteger sus activos intangibles, toda vez que el Trade Dress es parte fundamental de una Franquicia