El 1º de abril de 2019 se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 242/2019 (el “Decreto”), reglamentario de la Ley de Marcas y Designaciones Comerciales, Nº 22.362 (la “LMD”) que entrará en vigencia el 2 de junio de 2019.

El Decreto deroga la reglamentación en vigencia (Decreto 558/1981 y su modificatorio) y reglamenta las principales modificaciones introducidas a la LMD por la ley 27.444, de Simplificación y Desburocratización para el Desarrollo Productivo. Los aspectos más relevantes del mismo serán comentados someramente a continuación.

Clasificación de Productos y Servicios

El art. 1 del Decreto aclara que los productos y servicios que se pretendan proteger mediante marcas serán clasificados de conformidad con el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas y sus sucesivas actualizaciones, aprobado por ley 26.320. La versión del año 2018 de la onceava edición es la clasificación más actualizada al día de la fecha.

Significado Secundario

El art. 2 de la LMD establece que “no se consideran marcas y no son registrables… c) la forma que se dé a los productos y d) el color natural o intrínseco de los productos o un solo color aplicado sobre los mismos”.

El Decreto aclara que quedan excluidas de las exclusiones a que se refiere el art. 2, los casos en que el signo, comprendidos la forma y el color cuyo registro se solicite o las formas no necesarias o habituales, hubiese adquirido capacidad distintiva sobreviniente.

Denominaciones de origen

El Decreto aclara que las denominaciones de origen que no pueden ser registradas como marca, según lo establecido por el mencionado art. 3 de la LMD, son aquellas reconocidas expresamente por la República Argentina.

Vigencia del registro de marca

Sobre este punto el Decreto aclara que la vigencia de diez (10) años de una marca se computa del siguiente modo: (i) en el caso de marcas nuevas, desde la fecha de concesión y (ii) en el caso de las renovaciones, a partir del vencimiento del registro cuya renovación se solicita.

Adicionalmente, el Decreto agrega que la solicitud de renovación puede realizarse sobre una cobertura de productos o servicios menores a aquellos que protegía el registro que se renueva, pero no mayor.

Ante la solicitud de registro de una marca nueva, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (“INPI”) podrá concederla total o parcialmente para solamente algunos de los productos o servicios comprendidos en la solicitud. El solicitante podrá recurrir la denegatoria parcial sobre ciertos productos o servicios, y en caso que la resolución fuese favorable, los productos se adicionarán a la cobertura del registro y la vigencia de diez (10) años se computará para todos ellos a partir de la misma fecha de la concesión parcial recurrida.

Solicitante Extranjero

El Decreto, para el caso de solicitantes de marcas domiciliados en el extranjero, establece que deberá constituirse un domicilio especial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires junto con el domicilio especial electrónico.

Renovación. Plazo de Gracia

El Decreto faculta al INPI -en su carácter de Autoridad de Aplicación de la LMD - a establecer un plazo de gracia para la presentación de las solicitudes de renovación; ello sin perjuicio de la validez de los derechos de terceros que pudieren haber surgido entre el vencimiento del registro que se renueva y la presentación efectuada dentro de dicho plazo de gracia.

Declaración Jurada de Uso

El actual art. 26 de la LMD incorporó la obligación para el titular marcario de presentar una declaración jurada de uso una vez cumplido el quinto año de concedido el registro y antes del vencimiento del sexto año respecto del uso de la marca realizado hasta el momento.

El Decreto reglamenta esta obligación en cabeza del titular de la marca disponiendo que la obligación de realizar la declaración jurada de uso dentro del quinto año de vigencia del registro resultará de aplicación para todos aquellos registros que a la fecha de entrada en vigencia del Decreto (2/6/2019) hubiesen cumplido 5 años de su vigencia y determina que la falta de presentación de la declaración jurada hará presumir – salvo prueba en contrario - la falta de uso de la marca.

Multa

El valor al que se refiere el artículo 31 de la LMD, relativo a multas por falsificación, imitación fraudulenta, uso de marcas o designaciones falsificadas, oferta o venta de marcas o designaciones falsificadas o fraudulentamente imitadas y oferta o comercialización de productos o servicios con marca registrada falsificada o fraudulentamente imitada, es aumentado a un mínimo de $ 100.000,- (pesos cien mil) y un máximo de $ 660.000,- (pesos seiscientos sesenta mil).

Para acceder al texto completo del Decreto, por favor ingresar aquí http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/320000-324999/321704/norma.htm.

Por Mariana Lamarca Vidal