María Nájera, del Estudio Clarke, Modet & Co., explicó que considera que esto es un error porque en la ley está estipulado que el uso de una marca o la venta de la misma en infracción es un delito per se

Una marca es un título que concede el derecho exclusivo a la utilización de un signo para la identificación de un producto o un servicio en el mercado. Ésta permite además indicar la procedencia y asociar ese producto o servicio a una calidad y características constantes.

Para obtener la exclusividad de su uso y su titularidad hay que registrarla, esto crea un “valor de marca”, que puede ser calculado comparando los ingresos futuros esperados de un producto con marca con los ingresos de uno similar sin marca. Puede comprender atributos tangibles, funcionales e intangibles, emocionales.

En una entrevista concedida a Abogados.com.ar, María Nájera, del Estudio Clarke, Modet & Co., explicó por dónde pasan las principales consultas sobre el tema y cómo se debe proceder ante la falsificación de una marca, entre otras.

-¿Cómo funciona el sistema de Asientos de Alertas de la Aduana?
-Los titulares de marcas a raíz de tantas infracciones e importaciones de productos con sus marcas falsificadas y copias de sus productos solicitaron que se implementara un Sistema de Asientos de Alerta en la Aduana para que cada titular interesado registre las marcas que considere más plagiadas. Ante una situación dudosa, se cita al titular de los productos para que vaya a realizar la verificación junto con el personal de Aduana. Tenemos clientes que han capacitado a personal de Aduana, explicándoles cuáles son las principales características de los productos que podrían ser plagiados y cuales serían los principales canales de donde puede provenir ese producto en infracción. Esta es una herramienta que ha sido muy útil para por lo menos, en un primer momento, detectar la entrada al país de los productos en infracción.

-¿Cómo es el proceso si un cliente descubre que su marca fue falsificada?
-Existen distintas posibilidades, bien puede recurrir a la vía civil o a la penal. En general la vía más común y la más utilizada es la civil, porque tenemos jueces con mucha experiencia en la materia, que están muy involucrados en las cuestiones de infracciones, en los temas marcarios y uno sabe con qué parámetros hay que moverse, con determinada prueba, cuánto tiempo va a llevar, etc.Recurrir a la vía penal implica cuestiones muy técnicas procesales, que escapan de un asesoramiento marcario general, hay que requerir la asistencia de un penalista, constituirse en querellante para impulsar más el juicio que puede ser muy extenso y el resultado a veces no es tan alentador para los titulares de marcas porque existe la posibilidad de que haya una probation entonces la visión de la pena disminuye entonces frente a los infractores y la insolvencia de los mismos para recuperar algún resarcimiento y daño pecuniario es complicado por esta vía.

Por eso la vía civil es la más elegida para estas cuestiones, dentro de la misma está la posibilidad de solicitar medidas cautelares, como embargos, secuestro de un ejemplar o también impedir que se siga utilizando esa marca presentando una caución hasta el resultado final del juicio y a partir de ahí se cobra la indemnización si correspondiere.

-¿Cuánto tiempo puede pasar desde que se descubre que están falsificando o copiando una marca hasta que finalice el juicio?

-Para el primer paso, que se dicte una medida cautelar y que el cliente se vea protegido con una sentencia confirmatoria aproximadamente seis meses o un poquito más. Porque obviamente que la sentencia es apelada y se resuelve en Cámara, la medida cautelar en el fuero civil es bastante expedita. Después el juicio en general para causas de infracciones o cuestiones más complicadas puede demorar cuatro, cinco y hasta seis años fácilmente, porque es una cuestión que es netamente probatoria y esa parte se extiende bastante -hasta dos, tres años-.

-¿Cómo está la situación respecto a la feria conocida como La Salada?¿Los titulares de marcas inician acciones judiciales por falsificación de los productos que se comercializan ahí?
-Lo que pasa es que La Salada, es un tema especial, ahí hay un ribete político y le es muy difícil a un titular de una marca iniciar solo una medida cautelar en ese lugar. En materia penal es muy difícil que se llegue a penalizar a los infractores porque en muchos juzgados se establece que si la prenda copiada no es idónea como para llegar a confundir al consumidor o  una copia burda, no configura un delito porque no llegó a engañarlo. Para nosotros esto es un error porque en la ley está estipulado que el uso de una marca o la venta de la misma en infracción es un delito pero, la jurisprudencia penal en algunos casos ha determinado esta línea entonces también ahí es difícil porque es casi pedir que el producto falsificado tenga que perfeccionarse para tener que encuadrar en el tipo penal. Lo cual es desalentador en ese sentido.

-¿Para estos casos recomiendan acciones civiles?
-Se pueden hacer, de hecho hay marcas que lo hacen continuamente, no tanto en La Salada porque es complicado entrar y llegar a concretar la medida cautelar. Pero sí en las zonas de Once o Retiro, de todas formas en general el interés del titular de la marca no es ir contra el mantero, o el que tiene el puesto en la calle que es el último eslabón de la cadena sino que a partir de ahí aspiran a empezar a descubrir para arriba donde es que se empieza a perjudicar su marca.

-¿Cómo es el procedimiento?
-Contra el mantero no se puede ir porque no da un ticket, para esos casos hay que hacer una denuncia penal, ya que es difícil denunciar el domicilio, por ejemplo. En cambio si se trata de  un local donde los productos parecen casi los originales, en esos casos con la compra de un producto y la correspondiente factura se le informa al juez y a partir de ahí se hace un procedimiento, una medida cautelar, secuestro de una mercadería para posteriormente determinar, en base a las pericias y a la documentación respaldatoria que presente, quien está vendiendo la marca presuntamente en infracción y ahí determinar a lo largo del juicio si era verídico el producto o si era falso y a través de qué canal lo adquirió para llegar al eslabón más alto dentro de lo que se pueda en la cadena de falsificación.

-¿Preocupan las ventas por Internet y la falsificación?
-El problema de Internet es que uno no sabe a quién le está comprando porque no hay una verificación de identidad. Tampoco es fácil localizar un domicilio ya que generalmente las entregas se realizan por medio de intermediarios. Los rubros de indumentaria y calzado deportivo son los que más se ven afectados, no así el de laboratorios, comestibles, alimentos, dado que no es usual adquirir esos productos vía Internet.

-¿Está regulado en la ley?
-No está especialmente regulado pero la ley es perfectamente aplicable para casos de Internet y de hecho hay casos en los que se ha demandado a grandes blogs que venden productos masivos. Tiene cuestiones más complejas en el tema procesal, en la cuestión de determinar quién es el titular. Además como se trata de fotos se hace difícil determinar si se trata de un producto falsificado. A pesar de esto es una herramienta que el titular de una marca puede utilizar perfectamente para defender sus derechos.

-¿Qué recomiendan a  un cliente que se encuentra con una oposición al momento de solicitar la inscripción de una marca?
- Todo depende, como el fundamento de la oposición puede ser cualquier nombre con solo presentarla ya se obstaculiza el trámite, muchas veces éstas son improcedentes y se trata de llegar a un acuerdo o negociar para evitar el juicio. Hay veces que no queda otra opción en esos casos se analiza de acuerdo a lineamientos jurisprudenciales, hay pautas comunes que definen a favor y en contra, siempre hay cierto álea, determinada cantidad de chances favorables o no tantas. Hasta que no se resuelva no es conveniente que se use la marca porque puede ser objeto de un reclamo posterior por daños.