La decisión del Tribunal Federal de Apelaciones se basa parcialmente en la interpretación que hace el tribunal de la ley Bayh-Dole. La Universidad Stanford dedicó mucho tiempo prosiguiendo una acción sobre patentes contra la empresa Roche por sus exámenes de HIV.

El Tribunal Federal de Apelaciones del Distrito Federal decidió que Stanford no tenía derecho para demandar debido a que no tenía todos los derechos de patente y ordenó que no se hiciera lugar a la acción. De este modo dejó sin efecto la decisión de la Jueza Marilyn Hall Patel, quien decidió sobre la acción de distinta manera, al considerar que las patentes eran inválidas.

En 2005 la Universidad Standford demandó a Roche alegando que en los exámenes de detección de HIV se había utilizado un proceso bioquímico denominado reacción cadena polimerasa, en violación de los métodos patentados por los investigadores de Stanford.

El problema de Stanford, en opinión del Juez de Apelaciones, Richard Linn, era que unos de sus investigadores, el señor Mark Holodniy había cedido sus derechos de propiedad intelectual a la empresa en la que trabajaba, Cetus, que luego fuera adquirida por Roche.

El Juez Linn afirmó que la Universidad Stanford no podía establecer la propiedad de los derechos de Holodniy y que carecía de derechos para hacer valer reclamos de infracción contra Roche.

Los abogados de Roche expresaron que habían ganado la acción al invalidar las patentes ante el Tribunal de Primera Instancia, y que ahora seguían resultando vencedores debido a que no se había hecho lugar a la acción de Stanford y habían recuperado sus derechos de patente.

La cuestión relativa al derecho de Roche surgió cuando la Jueza Patel rechazó la excepción para que se dicte la causa de puro derecho. Los abogados de Roche lanzaron una orden judicial de mandamus solicitando al Tribunal de Apelaciones Federal que interviniera antes de que estuvieran en la posición de tener que anular sus propias patentes. El pedido no fue aceptado, no obstante, la acción continuó y Roche ganó al anular las patentes debido a que eran obvias.

El Tribunal de Apelaciones Federal se explayó sobre la interpretación de Stanford y la Jueza Patel de la ley Bayh-Dole, que trata sobre los derechos intelectuales derivados de investigaciones financiadas por el gobierno federal. Stanford afirmó tener plenos derechos de propiedad sobre las patentes debido a que el gobierno federal – que tiene el derecho de preferencia – no las reclamó. El Tribunal Federal de Apelaciones decidió que la ley Bayh Dole no extingue los acuerdos entre Stanford, Cetus y el investigador. Esa parte de los fundamentos probablemente constituyó el principal punto de interés general, debido a que la ley Bayh Dole rara vez es objeto de litigio.

Agradecemos a Alejandra Hozikian
Sworn Translator & Attorney at Law
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