En julio de 2018 el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi) propuso un proyecto de ley para enmendar parcialmente la Ley de Propiedad Industrial de Chile (Ley No. 19.039), que incluye nuevas disposiciones que harían autoejecutables varios de los tratados internacionales a los que Chile debe adherirse como parte de la renegociación del Acuerdo de Libre Comercio firmado con la Unión Europea en 2003 (Sistema Internacional de Marcas -Protocolo de Madrid-, Sistema Internacional de Diseño de La Haya, Acuerdo de Clasificación de Diseño de Locarno, Tratado de Derecho de Patentes y Acuerdo de Estrasburgo sobre Clasificación de Patentes).

El proyecto de ley, que está actualmente en discusión en el Senado y que fue sometido a consulta de los interesados por un breve período, abarca varias disposiciones que tienden a actualizar la Ley de Propiedad Industrial según estándares internacionales en la materia, tales como:

• Ampliar la definición de marca para cubrir aquellas de tipo olfativo y tridimensionales;
• Nuevas normas que regulan las marcas colectivas y de certificación;
• Incorporación de solicitudes provisionales de derechos de patente;
• Restricciones a la extensión máxima del plazo de las protecciones suplementarias;
• Nuevas limitaciones a los derechos de patente, a saber, actos privados sin fines comerciales, actos experimentales y/o educativos y la preparación de medicamentos bajo prescripción médica en ciertos casos individuales;
• Ampliación del plazo de vigencia de los registros de diseños industriales de 10 a 15 años; y
• Establecer un nuevo procedimiento abreviado para otorgar registros de diseños industriales sin examen de fondo, entre otros.

Dos temas importantes han captado la atención de los interesados, tanto en el ámbito de las marcas como de las patentes:

Caducidad por falta de uso de la marca

Esta disposición fue una de las más urgentemente requeridas por muchos de los actores en el entorno de marcas comerciales, debido a que la carencia de esta acción en la actualidad genera consecuencias indeseables, que afectan el mercado, como por ejemplo: el registro de marcas comerciales por parte de ciertos agentes, con la única intención de bloquear la entrada de un competidor.

El proyecto de ley establece que será posible solicitar la caducidad de un registro marcario en aquellos casos en que el propietario no pueda demostrar su uso real y efectivo, durante un período de cinco años a partir de la fecha del registro. Esta acción puede ser presentada por cualquiera que demuestre un interés legítimo y la carga de la prueba será para el propietario del registro.

No obstante lo anterior, la versión actual del proyecto de ley incluye un artículo transitorio (5°), el cual establece que dicho plazo de cinco años, en el que se requiere demostrar uso efectivo de la marca, se contabilizará desde la fecha de su primera renovación después de que la nueva ley entre en vigor. Esta situación debería darles a los propietarios de registros marcarios tiempo suficiente para preparar nuevas estrategias de comercialización y promoción de sus productos o servicios, tendientes a evitar ser objeto de acciones de caducidad de sus marcas comerciales.

Acción de usurpación del derecho de patente

La inclusión de esta acción en el proyecto de ley es definitivamente una mejor alternativa que la única disponible en la Ley Nº 19.039 (artículo 50 a), que sólo permite que el verdadero inventor o legítimo cesionario de los derechos de una patente pueda ir en contra de quien ha usurpado la invención, mediante la presentación de una acción de nulidad de patente. Esta última acción, sin embargo, está destinada a anular la patente y no a restituir los derechos al verdadero inventor o legítimo cesionario, lo que parece estar lejos de ser un recurso legal efectivo y justo.

Con esta nueva acción sería posible declarar la usurpación de los derechos de patente y, por lo tanto, “transferir” los derechos a quien debería haber tenido los derechos en virtud de su legítima inventoría/titularidad, en lugar de anular la patente y dejar la invención en dominio público. Una compensación por los daños correspondientes también es posible bajo esta nueva disposición del proyecto de ley.

No obstante, tal como se ha redactado en el proyecto de ley, esta acción debe ser deducida por la parte interesada ante los tribunales ordinarios de justicia. Esto pareciera poco práctico, en vista de que Chile ya cuenta con un tribunal especializado y de amplia trayectoria en la materia, el Tribunal de Propiedad Industrial; que debiera ser el tribunal naturalmente competente para conocer de estos asuntos, toda vez que este mismo tribunal actualmente decide sobre todas las controversias relacionadas con invenciones en servicio y aquellas creadas en el marco de una relación laboral.

Para descargar el texto completo del proyecto de ley (únicamente disponible en español), haga clic aquí.

Por Francesca Rodríguez y Javier Aleuanlli