Por Héctor Ariel Manoff y Mora Forte
Vitale, Manoff & Feilbogen

Con el lanzamiento por parte de ICANN (Internet Corporation of Assigned Names and Numbers ) de los nuevos dominios de Internet (gTLDs), comenzaron a funcionar también los nuevos mecanismos para la protección de las marcas registradas en el sistema denominado Trademark Clearing House (TMCH), y el sistema de suspensión de dominios mediante arbitrajes rápidos que se denomina URS (Uniform Rapid Suspension) .  

En efecto, además de los tradicionales  dominios .COM, .NET, .BIZ  o los dominios de países como el dominio argentino COM.AR o el brasileño COM.BR fueron lanzados varios dominios totalmente nuevos como .GURU, .CLOTHING, .BIKE, .SINGLES,entre varios otros. En breve se agregarán cientos de dominios más como .BOOK, .GOOGLE, .BANK, .BOM, etc. Como era previsible, estos nuevos dominios multiplicarán los conflictos entre los dueños de los nuevos dominios y los titulares demarcas. Para intentar paliar esta situación fueron creados mecanismos legales de registro mundial de marcas para internet (TMCH) y el sistema de arbitrajes “express” denominado URS.

Hasta ahora, para proteger las marcas, ICANN había adoptado la Política Uniforme de Resolución de Disputas para Nombres de Dominio (UDRP) en todos los nombres de dominios genéricos: gTLD (generic top level domain names) como los .COM, .NET y otros. Mediante ese sistema, el momento de registrar un nombre de dominio, el titular acepta someterse a la política de resolución de disputas y a sus reglas para que ante un eventual conflicto con un titular de marca, el problema se resuelva mediante un arbitraje realizado a través dela UDRP.

Bajo dicha política (UDRP), el titular del derecho marcario puede iniciar el procedimiento de arbitraje para obtener la transferencia del nombre de dominio si demuestra que se trató de un registro en violación de sus derechos y realizado de de mala fe.  Este tipo de arbitrajes se caracteriza por ser resuelto en forma bastante rápida ya que su decisión no tarda más de dos meses desde que se promuevela demanda.

En este sistema, para que el titular marcario pueda obtener la transferencia del nombre de dominio a su favor, debe demostrar que:

a) posee un derecho a favor de una denominación que resulta idéntica o confundible con el nombre de dominio registrado;

b) que el titular del dominio no tiene interés legítimo en el mismo;

c) que el registro del dominio y su uso son de mala fe.

Con el lanzamiento de los nuevos nombres de dominios y ante la posibilidad que los problemas y conflictos entre dominios y marcas se multiplicaran exponencialmente (se esperan más de 1500 dominios aprobados en poco tiempo), ICANN implementó un sistema de arbitraje más rápido todavía ymáseconómico que el UDRP, que sedenomina URS por sus siglas en inglés -Uniform Rapid Suspension-, precisamente porque su principal característica es la rapidez con que se obtiene una decisión. Asimismo, se trata de un procedimiento más económico que el anterior (UDRP) y en el que pueden incluirse hasta quince nombres de dominio en cada  reclamo. Todos los solicitantes de los nuevos dominios deben aceptar someterse a este nuevo sistema para obtener sus dominios. A su vez, todos los titulares marcarios que hagan la correspondiente validación de sus registros ante la TMCH pueden gozar de las ventajas de este nuevo sistema de arbitraje rápido.

De esta forma, el URS puede ser utilizado por los titulares de marcas registradas que detecten que terceros registraron nombres de dominio de nivel superior en infracción a sus marcas debidamente validadas en el sistema creado por ICANN.

A diferencia del UDRP, lo que se solicita ahora no es la transferencia del dominio sino la suspensión del mismo durante el tiempo de vigencia del dominio. Esto representa una ventaja sobre el sistema anterior, porque evita que los titulares marcarios tengan que administrar y conservar dominios que no son de su interés.

Los elementos que debe probar quien inicia el reclamo son similares a los que se aplican con la UDRP. No obstante, teniendo en cuenta la característica de celeridad de este nuevo procedimiento, se aplica solamente a casos en los que claramente se está frente a una usurpación e infracción marcaria (clear-cut cybersquatting cases). Si no fuera así, se debe rechazar el reclamo pudiendo el titular marcario hacerlo nuevamente a través del UDRP o mediante el uso de la jurisdicción nacional si fuera el caso.

El URS ya comenzó a funcionar y hasta ahora se han resuelto sólo algunos pocos casos en el mundo.

FACEBOOK, IBM y el banco español BBVA fueron las tres primeras empresas en obtener decisiones a su favor utilizando el nuevo sistema de resolución de disputas URS.

FACEBOOK accionó contra el registro de dominio facebok.pw., logrando su suspensión.

IBM obtuvo la suspensión de los dominios ibm.guru e ibm.ventures en enero de este año.

En marzo se resolvió otro caso que involucraba la marca de indumentaria AEROPOSTALE, y el dominio registrado era aeropostale.clothing.

El banco español BBVA también obtuvo una decisión a su favor contra el registro del dominio bbva.guru. En este caso fue la primera decisión en español, dado que estaban involucradas dos empresas con residencia en España. La decisión puede verse en este sitio (http://domains.adrforum.com/domains/decisions/1544385F.htm).

Este nuevo procedimiento de resolución de disputas se aplica a casos en los que existen pruebas claras y contundentes de la infracción o de cyberocupación.

Para aprovechar las ventajas de este nuevo sistema, los titulares marcarios de todo el mundo deben validar sus marcas ante la Trademark Clearing House para lo cual deben tener una marca registrada o reconocida legalmente en algún país. Sobre esa base, podrá utilizar el sistema de arbitraje rápido para suspender los dominios que se encuentren en infracción a sus derechos.

El sistema recién ha comenzado a funcionar así que deberá esperarse algún tiempo para determinar si resulta o no adecuado para proteger los intereses de los titulares de marcas de todo el mundo.