Desde el 1 de enero de 2019, es posible deducir la acción de cancelación prevista en el artículo 19 de la Ley de Marcas N° 17.011 contra aquellas marcas que, aun estando registradas, no hayan sido usadas  en el territorio nacional por un plazo de 5 años.

¿Cuál es el motivo de esta acción?

Desde la aprobación de la Ley  19.149 de 2013 el uso de las marcas registradas es obligatorio en Uruguay, obligación que entró a regir en enero de 2014. Conjuntamente con esta obligación, se creó la acción de cancelación a efectos de que se pudiera cancelar el registro de aquellas marcas que, aunque registradas, no se utilizan por su titular en el mercado uruguayo. El fundamento de esta acción es depurar el Registro de Marcas de todas aquellas marcas que no se utilizan en el comercio, a efectos de que aquellos que deseen comercializar sus productos y/o servicios con la misma marca puedan utilizarla y registrarla a su nombre, favoreciendo así el libre mercado y la competencia.

¿Quién puede deducirla?

Todo titular de un interés directo, personal y legítimo podrá solicitar ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial la cancelación de una marca registrada que no se encuentre en uso.  El procedimiento será el mismo establecido para tramitar una oposición.

¿Qué marcas registradas pueden ser pasibles de esta acción?

Pueden ser objeto de cancelación las marcas respecto de las cuales  se cumplan los siguientes requisitos:  a) se trate de marcas registradas, b) no hubieran sido usadas dentro de los 5 años consecutivos y siguientes a la fecha de su concesión o a la fecha de autorización de su respectiva renovación, contados a partir del 1 de enero de 2014, o c) su uso se hubiera interrumpido por más de 5 años consecutivos a partir de enero de 2014.

¿Cómo se cumple con la obligación de uso?

Para probar el uso alcanza con probar que la marca fue utilizada en el territorio nacional para alguno de los productos o servicios para los cuales fue registrada. Es decir que si se trata de una marca registrada para varias clases, es suficiente con que se haya utilizado para alguno de los productos o servicios cubiertos por alguna de esas clases. La reglamentación también estableció que la exportación de productos desde el territorio nacional así como la prestación de servicios en el extranjero desde Uruguay constituye uso en el territorio. El uso de la marca como nombre comercial (es decir, como nombre de un establecimiento comercial) preserva también su registro siempre que se use sobre productos o envases, o en relación directa con los servicios protegidos por el registro marcario.

¿Cómo se prueba el uso?

Ante el inicio de una acción de cancelación, el titular de la marca registrada tiene la carga de probar su uso público y efectivo por cualquier medio de prueba admitido legalmente. Tal uso puede tanto haberse verificado directamente por el titular como por cualquier licenciatario o persona autorizada a ello. El titular de la marca registrada puede también exonerase de la obligación de uso por razones de fuerza mayor.

En la normativa actual no está claro si se van a poder invocar como uso válido para resistir una acción de cancelación, aquel que haya sido realizado por un distribuidor autorizado o licenciatario, cuando ello no vaya acompañado de un contrato de licencia de marcas inscripto en el registro.

Resumen Ejecutivo

Desde el 01/01/2019 es posible deducir la acción de cancelación contra aquellas marcas que aun estando registradas no se encuentran en uso en el territorio nacional. Podrán ser sujetas a cancelación aquellas marcas registradas que no hubieran  sido usadas durante  5 años consecutivos desde la fecha de su concesión o renovación, o cuyo uso se hubiera interrumpido por más de 5 años consecutivos.