I. Introducción

En nuestro artículo anterior(3) habíamos efectuado un análisis crítico del dictamen del Procurador General (13/09/2022) y de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia (19/12/2025) en la causa “Organización Veraz S.A. vs Open Discovery S.A. s/ cese de uso de marca” (Expte. Nro. 1789/2009) en la cual (en fallo dividido) se había desestimado la demanda por infracción marcaria y competencia deseal promovida por la actora, resolviéndose que correspondía dejar sin efecto la sentencia de la Sala III de la Cámara Federal Civil y Comercial de fecha 04/05/2018, y devolver la causa al tribunal de origen para que examine los hechos y valore la prueba en base a la interpretación del derecho federal vigente.

El día 03/06/2025, la Sala I de la Cámara Federal Civil y Comercial se expidió acerca de la cuestión debatida(4), lo que motivó que nuestra anterior publicación titulada “Veraz vs Open Discovery, o la impunidad para usurpar marcas notorias” pueda mutar en este trabajo por otro sustancialmente distinto como “Veraz vs Open Discovery, o el retorno a la sensatez”.

Proponemos ahora al lector a compenetrarse en los argumentos de tal resolución judicial que retoma el correcto sendero previamente trazado en los fallos de la primera y segunda instancia, propendiendo a la defensa de los titulares de marcas notorias ajenas, y de aquellos que se proponen competir en el mercado abriéndose paso por méritos propios, y no aprovechándose del prestigio que supo ganar otra persona.

II. Sentencia de la Sala I de la Cámara Federal Civil y Comercial de fecha 03/06/2025

La cuestión medular que se propuso determinar la Sala I fue si el uso no autorizado de las marcas notorias “Veraz”, “Organización Veraz” de la actora (y de otras afines, como “beras”, “veras” y “beraz”) por parte de la demandada como “palabras clave” en el servicio de enlaces patrocinados Adwords de Google, como estrategia publicitaria de posicionamiento en el rubro de los informes crediticios en donde las litigantes compiten, constituyó una infracción marcaria y/o un acto de competencia desleal que justificó una condena como la dictada en primera y segunda instancia; o si, por el contrario, no se configuraron en el caso tales infracciones.

En un fallo unánime, los integrantes de la Sala I manifestaron:

(i) No está en discusión el uso, por parte de la firma Discovery, de la marca notoria registrada por Organización Veraz, como keyword en el sistema de enlaces patrocinados de referencia. Se invocó el contenido del artículo 4° de la Ley de Marcas y Designaciones que consagra: “La propiedad de una marca y la exclusividad de uso se obtienen con su registro”. Los Camaristas dedujeron que la actora como titular del registro marcario en cuestión poseía la exclusividad en el uso de su marca, por lo que su utilización no autorizada importaba una violación a este precepto esencial de la legislación que rige la materia y, por consiguiente, una infracción marcaria lato sensu.

(ii) Otra interesante reflexión, es que el tribunal determinó que hay uso de marca ajena por más que luego de tipear la denominación marcaria de Organización Veraz en la barra del buscador ésta permanezca oculta, implícita o tácita en los resultados patrocinados que arroja la búsqueda. Se destacó que en el fallo de Corte no se había establecido lo contrario, ni mucho menos, sino que parte de la base de la no controversia de aquella utilización. Asimismo, se destacó que ese uso es un “uso en el tráfico económico”, o un uso en el comercio, según la doctrina de los precedentes internacionales citados en el dictamen del Procurador.

(iii) Haciéndose eco de las palabras del Sr. Procurador, quien había considerado que “para que se configure la transgresión del derecho marcario resulta necesario que la utilización de las palabras clave en los enlaces patrocinados pueda provocar confusión directa o indirecta, o bien, tratándose aquí de una marca notoria, al menos algún grado de conexión o asociación con el titular marcario”, el tribunal señaló que es precisamente esta asociación la que motivó a la accionada a utilizar la marca notoria ajena en el servicio de enlaces patrocinados contratado, pues si no carecería de interés o incentivo para hacerlo.

(iv) Los Camaristas indicaron que la asociación requerida por el Sr. Procurador entre la marca notoria de la actora y los servicios que ampara con los que promociona la accionada existía, y en grado considerable. A fin de justificar lo expuesto, el tribunal constató que el enlace patrocinado no poseía distintivos que pongan claramente sobre aviso al internauta acerca del carácter alternativo del servicio de Discovery en términos gráficos ni textuales, a excepción de la leyenda de “enlaces patrocinados” (que no gravita por su falta de preponderancia y detalle y la escasa atención que despierta).

(v) Se enfatizó que al ingresar al sitio en cuestión es destacable la ausencia de una referencia central, prístina y perceptible a la marca de la accionada, que tampoco resultaba ser conocida, ni se observa logo o diseño característico alguno, lo que podría servir para aventar en alguna medida la aproximación provocada por el uso no autorizado de la marca notoria ajena en las palabras clave de Adwords.

(vi) Los Camaristas no ignoraron que los litigantes son competidores que ofrecen un servicio prácticamente idéntico en el mismo rubro comercial, elemento que el Procurador consideró que no debía ser ponderado única y excluyentemente, pero que sí debía integrar el análisis junto con los demás elementos a evaluar. Semejante proximidad incrementa de manera exponencial el peligro y probabilidad de asociación.

(vii) Teniendo en consideración que la demandada utilizó las denominaciones marcarias “veraz” y “organización veraz” de la actora como “palabras clave” en el servicio de enlaces patrocinados Adwords sin su autorización como estrategia publicitaria para posicionarse en el mercado de informes crediticios donde ambas son competidoras, los Camaristas concluyeron que ese uso había configurado una infracción marcaria.

(viii) El juzgador concluyó que semejante uso generó –o es causa adecuada para generar– una probabilidad cierta de asociación o vinculación por parte del público consumidor de los servicios de Discovery con los que ampara la marca notoria de la actora, con la consecuente dilución de su distintividad y los demás perjuicios que ello conlleva.

(ix) De manera irreprochable, el tribunal recordó que los fines de la legislación marcaria no son sólo la protección del consumidor (más relacionada con la confundibilidad de las marcas) sino tutelar también las sanas prácticas comerciales. Entra entonces a tallar la cuestión relativa a la competencia desleal, que importa una práctica comercial no saludable. Se advirtió que la estrategia comercial de la demandada implicaba un aprovechamiento ilícito del prestigio y esfuerzo ajeno.

(x) Se remarcó que se estaba en presencia de una infracción marcaria que importaba el uso de la marca notoria y ajena “Veraz”, sin consentimiento de su titular, y en desmedro de sus intereses. Ello con el objeto de obtener Discovery un beneficio económico, parasitando el prestigio de un competidor que ofrece los mismos servicios, mediante el error o asociación al que potencial y verosímilmente se puede inducir al mismo consumidor objetivo.

(xi) Como corolario de todo lo expuesto, la Sala I estableció que además de una infracción marcaria, la demandada Open Discovery había incurrido en un acto de competencia desleal, condenándola a resarcir los daños ocasionados, con costas a la demandada vencida.

III. Fundamentos de la existencia de apropiación ilegítima de marca ajena

La Sala I invocó una norma que inexplicablemente había sido omitida por el Procurador y por el Señor vicepresidente Doctor Carlos Fernando Rosenkrantz quien fue el único de los jueces supremos que justificó su decisorio.

El artículo 4 LM claramente consagra el derecho de propiedad sobre una marca registrada y la facultad de explotación exclusiva para su legítimo titular. El concepto de uso de un signo en función marcaria es amplio, comprendiendo tal concepto el empleo de un signo para distinguir un producto o un servicio, como cuando cumple otra función adicional que es la identificación de la empresa de origen.

En el ámbito de los enlaces patrocinados, el anunciante quien a través de un contrato oneroso toma un signo ajeno lo hace justamente en sus funciones marcarias principales: (i) la identificación de un producto o servicio de un tercero para usarlo de trampolín para promover su marca propia y, (ii) catapultar al mercado su propia empresa a expensas de la firma competidora titular del signo que identifica un origen.

No puede ignorarse que en el ámbito de los enlaces patrocinados se adquiere un vocablo que no es otra cosa que una marca ajena sin autorización de su titular. Quien incurre en esta práctica se apropia indebidamente de lo que es de otro, que consiste en una marca ajena para promocionar su propia marca. Y la apropiación se concreta, aunque el contenido del sitio web al que dirige el enlace patrocinado no se haga mención alguna del signo usurpado. Su titular es el único que cuenta con la atribución de disponer cuándo, cómo y dónde usa su marca. Entre dicha facultad se encuentra decidir si autoriza o no a terceros a su utilización.

En el caso particular que nos ocupa no estamos en presencia de un uso “lícito” de marca “ajena”: (i) no se trata del menú de un restaurante donde una marca aparece compitiendo -por ejemplo- con otras bebidas no alcohólicas o espirituosas; (ii) no se trata de un empresario que promueve la reparación de bienes o la venta de productos de segunda mano apelando a la marca de origen para divulgar su actividad. En estas hipótesis no se percibe ningún menoscabo para el titular del signo en cuestión.

Aquí la situación es radicalmente diferente. Se trata de una empresa que adrede se apodera de una marca ajena (y obviamente sin el consentimiento de su propietario) como palanca para consolidar su propia marca en desmedro del propietario afectado que compite en el mismo mercado. Como anticipáramos en nuestro anterior artículo: no hay que ser ingenuos. Sería inverosímil pensar que alguien se proponga pagar por una marca de perfumes para publicitar la venta de ascensores.

Salvos casos excepcionales, tales como la publicidad comparativa respetando ciertas condiciones, los supuestos de agotamiento de los derechos marcarios, los usos de marcas de terceros publicitando la reparación de productos originales(5), la explotación de una marca ajena en desmedro de su titular y en beneficio del usurpador constituye indefectiblemente una infracción en el rubro.

IV. Fundamentos de la configuración de confusión marcaria

Se ha argumentado que no hay posibilidad de confusión, si en el sitio web de quien usurpa la marca no aparece mención alguna de la misma, o si no es factible establecer un grado de conexión o vínculo entre el anunciante (en el caso, Open Discovery S.A.) con el titular de la marca (en el caso, Organización Veraz S.A.).

En la sentencia, el juez preopinante recordó los lineamientos del Procurador para quien resultaba indispensable analizar el modo en el cual el enlace patrocinado había resultado exhibido entre los resultados de la búsqueda. A tal fin, el Procurador había manifestado que, a efectos de establecer esa apreciación, consideraba prudente tener en cuenta la estructura del anuncio patrocinado (ej. título, descripción y nombre de dominio utilizado), la posibilidad de distinción entre éste y los resultados orgánicos de la búsqueda, así como otros componentes del diseño de la página de resultados del motor de búsqueda (search engine results page) que puedan provocar la probabilidad de confusión o conexión.

En consecuencia, siguiendo una lógica impecable, el juez preopinante tuvo la iniciativa de analizar las actas notariales de constatación incorporadas por la actora como prueba documental –en tanto no fueron redargüidas de falsedad por la accionada- y por ende daban plena fe de los hechos allí verificados por la escribana.

En esta prueba documental, el juez preopinante verificó que la asociación requerida entre la marca notoria de la actora y los servicios que ampara con los que promociona la accionada efectivamente existía y en grado considerable. Fundamentó su apreciación detallando que el enlace patrocinado no poseía distintivos que pongan claramente sobre aviso al internauta acerca del carácter alternativo del servicio de Discovery en términos gráficos ni textuales.

En el análisis exhaustivo de la prueba documental, el juez aludido destacó que al ingresar al sitio en cuestión se percibía la ausencia de una referencia central, prístina y perceptible a la marca de la accionada, que tampoco resultaba ser conocida. No se observaba logo o diseño característico alguno. Tampoco se advertían elementos de gran distintividad en su contenido.

Estos factores, sumado a que los litigantes son competidores que ofrecen un servicio prácticamente idéntico en el mismo rubro comercial, determinó que el tribunal considerase que se incrementaban de manera exponencial el peligro y probabilidad de asociación, tal como el Procurador insinuaba para determinar si se configuraba o no confusión marcaria.

Nos permitimos aquí una discrepancia con el razonamiento del tribunal. Según nuestro criterio, la situación no cambia aunque el usurpador de la marca ajena que permite activar el enlace patrocinado incluya en su propio sitio web, de manera clara y visible, su propia marca competidora del signo notorio.

No puede soslayarse el hecho de que una vez que el usuario de Internet decide ingresar al sitio web al que deriva el enlace patrocinado, quien pretende ofrecer el producto o servicio tiene como propósito vender “su” marca, y no la del competidor afectado por esta maniobra. Quien incurre en este tipo de conducta ya logró su propósito, se valió de la marca ajena tanto en su función distintiva como de identificación de origen, logró que el consumidor muerda la carnada, y ya ingresó a su sitio web, lugar donde se “desmarca” del signo original para imponer el propio.

Es irrelevante si una vez ingresado al sitio web -resultado del enlace patrocinado- recién allí el público reconoce a su contenido como una oferta alternativa a los productos o servicios de la marca notoria. Cabe tener presente que quien apela a esta herramienta de captación de clientela, toma a la marca ajena de rehén, y cuando logra su objetivo, la suelta para vender la propia. Y así sucesivas veces cada vez que un usuario de la red busque la marca de la que se ha apoderado el competidor.

La confusión ya se concretó y -de manera derivada- el acto de infracción marcaria. Tal como hemos manifestado en nuestro anterior trabajo, no podemos quedarnos con los conceptos de confusión directa o indirecta surgidos en el siglo pasado. El desarrollo de las plataformas de Internet y del comercio electrónico han ido generando otras alternativas de confusión que dieron origen a la teoría de la “confusión inicial”(6).

Otro acierto del tribunal es haber advertido que en el dictamen del Procurador al que remitió la mayoría del Alto Tribunal, se había aludido a la primera parte del artículo 16, inciso 1, del Acuerdo ADPIC: “El titular de una marca de fábrica o de comercio registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que cualesquiera terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión”.

El adecuado hallazgo es que el juez preopinante captó que la opinión prevalente no había hecho mención de lo que surge a renglón seguido en el mismo artículo que reza: “En el caso de que se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, se presumirá que existe probabilidad de confusión”. La norma introduce dos factores esenciales: la “presunción” (no plena certeza) de la “probabilidad” de confusión (no la efectiva concreción de confusión). El tribunal sostuvo que en este caso opera esta presunción, pues el signo utilizado por la accionada es idéntico al registrado por la demandante (y también altamente similar, en sus variantes mal escritas) y también lo son los servicios ofrecidos por ambas partes (informes comerciales).

Efectivamente, si el consumidor arriba a un destino que no era el originariamente propuesto es porque, previamente y con plena conciencia de sus actos, un tercero tomó una marca ajena sin autorización de su titular, y ese signo es la llave de entrada al enlace patrocinado. El uso de marca ajena es claro y el efecto de confusión también. No interesa si termina adquiriendo o no un bien, o contratando o no a la empresa que apela a esta estrategia de confusión. La carnada ya cumplió su cometido. El usuario termina en un lugar distinto al deseado. El GPS de su vehículo lo trasladó a un destino diferente al originariamente aspirado, que precisamente es una empresa que comparte la misma actividad que la titular de la marca, compitiendo por los mismos consumidores.

En conclusión, este tipo de prácticas siempre va a generar algún tipo de confusión, o la probabilidad de confusión, condiciones ambas para condenar estas conductas.

V. Fundamentos de la presencia de competencia desleal

El Señor vicepresidente del Alto Tribunal Doctor Carlos Fernando Rosenkrantz había sostenido que el solo uso de una marca notoria ajena como “palabra clave” en el sistema de publicidad de enlaces patrocinados tampoco constituía en sí mismo un acto de competencia desleal. Para calificar tal práctica no basta invocar el aprovechamiento del prestigio ajeno, pues dicho aprovechamiento debe ser, además, indebido o ilegítimo.

Concluyó que para que la utilización de una marca notoria ajena como “palabra clave” en los enlaces patrocinados configure una transgresión del derecho marcario o un acto de competencia desleal resulta necesario, como había sostenido el señor Procurador General en su dictamen, que se demuestre que ello es susceptible de provocar confusión en un consumidor promedio —es decir, un usuario de Internet normalmente informado y razonablemente atento— respecto de los productos o servicios, o bien que sugiera algún grado de conexión o asociación con el titular de dicha marca.

Esto nos lleva a formularnos el siguiente interrogante: ¿cuándo el aprovechamiento del prestigio ajeno sería legítimo? Dos hipótesis se nos vienen a la mente de manera instantánea: (i) un sujeto consensúa la licencia de la explotación de la marca con su legítimo titular; (ii) una empresa paga por la contratación de un conocido deportista o artista para la promoción de sus productos o servicios. En estos casos, quien logró prestigio puede cosechar los frutos de aquél.

En la situación objeto de análisis, ocurre lo diametralmente opuesto. No solo el titular de la marca notoria no obtiene ningún provecho, sino que su propia notoriedad es usada en su contra para potenciar a un competidor en el mercado. El aprovechamiento indebido del prestigio ajeno y la conducta desleal no puede ser más evidente.

Consideramos que fue un error del fallo de la Corte Suprema evaluar la existencia o no de un acto de concurrencia desleal únicamente concentrándose en el consumidor, cuando debió analizarse si el comportamiento denunciado afectaba a un protagonista del mercado, el prestador de un servicio, resultando irrelevante si tal acto repercutía o no en el eslabón final de la cadena: el sujeto consumidor.

Tal como habíamos expresado en nuestro anterior trabajo, corresponde recordar que las normas de concurrencia desleal se aplican a las personas humanas o jurídicas que participan en el mercado, considerando esencialmente a los empresarios que ingresan en el juego de la competencia, independientemente de si sus actos pueden afectar o no a los consumidores.

El mérito del fallo de Sala I fue señalar que los fines de la legislación marcaria no son sólo la protección del consumidor (más relacionada con la confundibilidad de las marcas, aunque obviamente proyecta un menoscabo en los derechos correlativos del titular marcario) sino de las sanas prácticas comerciales.

La doctrina y la jurisprudencia han sostenido en numerosas oportunidades que la ley de marcas tiende -primordialmente- a proteger las buenas prácticas comerciales y el interés del público consumidor(7).

Del análisis de la conducta desplegada por la accionada, el tribunal admitió que se hallaba frente a una infracción marcaria que importa el uso de la marca notoria y ajena “Veraz”, sin consentimiento de su titular, y en desmedro de sus intereses (equiparable, por ende, a una imitación lisa y llana) configurada por la utilización deliberada de su designación.

Poniendo el foco en el empresario afectado, el tribunal señaló que el objeto de Discovery fue obtener un beneficio económico, parasitando el prestigio de un competidor que ofrece los mismos servicios, mediante el error o asociación al que potencial y verosímilmente se puede inducir al mismo consumidor objetivo (que eso es ni más ni menos que lo que se persigue con la contratación onerosa del servicio de enlaces patrocinados y la utilización en él de esa marca notoria del competidor como palabra clave en el buscador masivo).

En virtud de las circunstancias alegadas y probadas en la causa, la Sala I terminó resolviendo que, además de una infracción marcaria, la demandada Open Discovery

S.A. había incurrido en un acto de competencia desleal, condenando a la citada firma en daños y perjuicios.

Respaldamos la decisión adoptada, pero nos permitimos discrepar cuando el tribunal comparte las palabras del Dr. Ricardo Luis Lorenzetti en el fallo de fecha 19/12/2024, cuando expresa que el sólo uso de una marca ajena como palabra clave para obtener un mejor posicionamiento en los resultados del buscador no constituye per se un acto de competencia desleal, salvo que se induzca a error al consumidor sobre el origen, naturaleza o características del producto o servicio.

En apoyo de lo expuesto se citó al artículo 10 bis, inciso 3, párrafo 1) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, aprobado por la ley 22.195, que establece que constituye un acto de competencia desleal todo aquel contrario a los usos honrados en materia industrial o comercial, debiendo prohibirse principalmente cualquier acto de competencia que cree una confusión, por cualquier medio que sea, con el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.

Bajo esta perspectiva, el Ministro Lorenzetti manifestó que adquiere relevancia que el enlace patrocinado sea claramente diferenciable de los enlaces del competidor, presentando los productos o servicios como una oferta alternativa.

Según nuestra opinión, resulta indiferente que el enlace patrocinado sea visiblemente distinto del enlace del titular de la marca usurpada, como también es irrelevante que ingresando al enlace patrocinado el usuario advierta que se trata de una oferta alternativa.

En casos de esta naturaleza, la infracción marcaria dolosa va de la mano de un acto de competencia desleal, pues la conducta refleja el aprovechamiento del esfuerzo y prestigio de un tercero a través del uso de la marca ajena.

No resulta una práctica comercial honesta ni leal usar la marca de un competidor, así como un nombre comercial ajeno, sin tener autorización legal del verdadero titular en beneficio propio. La conducta es más grave aún cuando la marca que pertenece al competidor es líder en el rubro, y el signo se usa con el claro propósito de montarse sobre su fama, apropiándose del poder de atracción logrado por su legítimo titular en base a su esfuerzo e inversiones.

Semejantes conductas pueden ser condenables apelando al artículo 10 bis, inciso 2 del Convenio de París, que reconoce como acto de competencia desleal a todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial y comercial (norma vigente al inicio de esta causa).

Actualmente, se puede sancionar la conducta bajo el artículo 9 del Decreto de Lealtad Comercial Nro. 274/2019 (8) que consagra la “cláusula general” típica en este tipo de normas, reconociendo como un acto de competencia desleal a toda acción u omisión que, por medios indebidos, resulte objetivamente apta para afectar la posición competitiva de una persona o el adecuado funcionamiento del proceso competitivo.

En otras palabras, no se requiere estrictamente un comportamiento apto para crear confusión. La conducta puede ser calificada de desleal, y como tal prohibida, por el solo hecho de impactar negativamente en la posición competitiva de un protagonista en el mercado (como aconteció en este caso) sin la necesidad de concernir si el consumidor fue inducido o no a error o confusión.

Reiteramos que no puede omitirse que las normas de esta naturaleza no apuntan a los usuarios de bienes y servicios. Su ámbito de aplicación subjetivo se extiende a las personas humanas o jurídicas, de carácter público o privado, con o sin fines de lucro, que participen en el mercado(9).

VI. Conclusiones

Afortunadamente, el fallo unánime de la Sala I de la Cámara Federal Civil y Comercial vuelve a poner las cosas en su justo lugar, desalentando a los terceros que pretendan usufructuar -en beneficio propio- marcas ajenas que han logrado notoriedad con tiempo, dedicación y esfuerzo.

La resolución del tribunal -según nuestro criterio- podría extenderse a marcas que no hayan alcanzado la categoría de notorias. Sin embargo, no hay que ser ingenuos.

Los buscadores ofrecen enlaces normales. Sin embargo, si un sujeto se propone celebrar un contrato oneroso para aparecer en un enlace patrocinado, es porque paga con el propósito de ser vinculado a una marca de una empresa competidora, procurando aprovechar su notoriedad. No hay un genuino incentivo para celebrar un contrato oneroso de publicidad para que el enlace se active con una marca que no haya alcanzado un grado de prestigio o notoriedad.

Sería inocente creer que alguien pagaría por un enlace por una marca desconocida. Un sujeto toma un signo que no le pertenece, no para usarlo con un sentido inocuo, sino con la clara intención de captar la atención del consumidor, para lograr una presencia en el mercado a expensas de quien ha tenido los méritos suficientes para concebir un signo que pueda ser calificado como notorio.

Con una sentencia de esta naturaleza, tenemos la motivación para alterar el último párrafo con el cual habíamos concluido nuestro artículo anterior. Quienes nos identificamos con el estricto respeto a la propiedad privada y al uso de métodos nobles para ejercer la competencia, fallos como el comentado deben erigirse en la regla general a seguir.

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