En los autos "Sistemas Electrónicos de Telecomunicaciones S.R.L. c/Prisma Medios de Pago S.A. s/Cese de uso de marcas - daños y perjuicios", la actora inició acción contra la demandada por cese de uso de la marca registrada PRISMA ("PRISMA con logo" y "PRISMA PRESS") y daños y perjuicios.

La actora detalló que hacía treinta años se dedicaba a prestar servicios de marketing e impresión digital, al amparo de la marca PRISMA.

Hacia fines del 2014, a raíz de la publicación en el Boletín de Marcas de las solicitudes presentadas por la demandada, tomó conocimiento de que pretendía la anotación de ciertos signos que contenían su marca PRISMA, a cuya concesión se opuso. 

Posteriormente, en el año 2016, la actora observó que el uso de su registro por parte de la demandada había tomado intensidad en el ámbito de los servicios financieros, a tal punto que recibían, por error, comunicaciones dirigidas a aquella.

En tal sentido, decidió citarla a mediación por cese de uso de marca y daños y perjuicios, instancia que se cerró sin acuerdo. Asimismo, señaló que "solo pudo verificar que el uso que estaba realizando la demandada de la marca PRISMA se limitaba al ámbito de los servicios financieros...”, por lo cual no inició acción legal alguna para reprimirlo.

No obstante, para el año 2017 la actora advirtió que la accionada había comenzado a utilizar el signo PRISMA para comercializar servicios que sí estaban incluidos en el ámbito de protección de sus marcas. Específicamente, "los servicios de impresión de los resúmenes de cuenta de las tarjetas de crédito VISA emitidas por las entidades bancarias...así como también ciertos servicios de marketing y distribución de material publicitario...”.

Al contestar demanda, Prisma Medios de Pago S.A. negó haber utilizado PRISMA para distinguir los servicios descriptos por la actora precedentemente, y dedujo la excepción como de previo y especial pronunciamiento. Invocó la aplicación del plazo de un año previsto en el art. 26 de la Ley 22.362, y en subsidio el previsto en el art. 36 de la ley referida. Manifestó que "en cualquier hipótesis la acción se hallaba prescripta porque utilizaba el signo “PRISMA MEDIOS DE PAGO” de manera pública y ostensible desde que lo adoptó como denominación social en septiembre de 2014".

Sumado a ello, la accionada confirmó que "mal podía la actora conocer su razón social pero no su nombre comercial, puesto que durante los años 2012 a 2014 existió vinculación comercial entre ambas". 

El magistrado de la anterior instancia difirió el tratamiento de la defensa para el momento del dictado de la sentencia definitiva. Tal decisión fue apelada por Prisma Medios de Pago S.A.

La Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal sostuvo que el problema para dirimir la controversia era que las partes alegaban extremos fácticos diferentes y no existían elementos de prueba que permitieran corroborar sus afirmaciones.

Por un lado, la actora sostenía que la demandada usaba su marca PRISMA para identificar servicios amparados por dicho registro, diciendo que tomó nota de ello a fines de 2017.

Por otro lado, la demandada confirmaba que ello era falso, toda vez que siempre prestó los mismos servicios y que la actora no podía conocer su razón social y desconocer su nombre comercial.

Los camaristas señalaron que las medidas preliminares habidas en el expediente no aportaban la claridad necesaria. No contribuían a dilucidar "si la accionada emplea la voz PRISMA como designación de su actividad o en función marcaria con aptitud para infringir los derechos derivados de los títulos invocados por la demandante, ni desde cuándo".

En dicho marco, los Dres. Antelo, Recondo y Gottardi sostuvieron que era determinante para la posición de la demandada, demostrar que el uso de PRISMA era como designación comercial. De no ser así, "podría perder virtualidad la idea de que resulta aplicable la prescripción del artículo 29 de la ley 22.362". 

Por lo expuesto, y siendo necesario el esclarecimiento de hechos vinculados al fondo del asunto, el 3 de septiembre los jueces intervinientes consideraron que el tratamiento de la excepción para el momento de la sentencia definitiva no merecía reparos.