En el marco de la reciente conferencia anual de la International Trademark Association (INTA), llevada a cabo en Singapur desde el 16 de mayo al 20 de mayo de 2023, tuve la oportunidad de moderar un table topic, donde conversamos acerca del Protocolo de Madrid en América Latina y, específicamente, sobre la situación de este tratado en Brasil y Chile, los más recientes adherentes en la región. 

En primer término, los asistentes manifestaron un gran interés por conocer el funcionamiento del sistema en Brasil, en virtud de que los titulares de marcas, en particular europeos, muestran un gran interés en designar Brasil. 

Resultó muy interesante el debate acerca de algunas afirmaciones o comentarios que suelen hacerse respecto de la inconstitucionalidad de tal o cual regla del Protocolo de Madrid –o falta de ella— versus las normas nacionales o regionales. Por ejemplo:

Dado que los solicitantes que designan Brasil no están expresamente obligados a indicar un representante local, podría darse cierta diferencia de trato respecto de los solicitantes locales, quienes sí deben designar un representante.   

Debatimos puntualmente lo anterior, y sacamos dos conclusiones:

• Que como el Protocolo no es una ley de fondo, sino que invariablemente la ley nacional debe aplicarse, en este caso la de Brasil, no debería ser insalvable un eventual planteo de inconstitucionalidad por desigualdad de tratamiento de los nacionales respecto de los extranjeros; y
• Que siempre, absolutamente siempre, cada vez que es designado Brasil (o cualquier otro país, en rigor de verdad), es altamente recomendable que el titular contrate los servicios profesionales de un abogado o agente local, especialista en propiedad industrial, que monitoree esa designación puntual, precisamente para evitar problemas futuros si es que luego el titular extranjero es demandado por nulidad o caducidad del registro internacional.

Mencionamos a continuación otra afirmación o comentario que suele hacerse:

La ley local requiere un interés legítimo para el registro de marcas, mientras que este requisito no existe en el Protocolo, y por ende esto podría dar lugar a planteos legales, por diferencia de trato entre nacionales y extranjeros.

Concluimos lo mismo que lo señalado más arriba: al no ser el Protocolo de Madrid una ley de fondo, claramente las normas nacionales deben aplicarse para todos los solicitantes, sean estos nacionales o extranjeros, por lo que no advertimos que esta cuestión constitucional, de plantearse, tenga andamiento favorable. 

Yendo ahora a otros temas de implementación del Protocolo de Madrid en Brasil, comentamos el sistema multi clase ya que, precisamente, como el sistema multi clase aún no está vigente en dicho país, un obstáculo en una clase (una acción oficial, una oposición, por ejemplo) puede resultar en demoras en la concesión respecto de las otras clases hasta que el problema específico sea resuelto, lo que claramente puede demorar largos períodos.  

De nuevo, mencionamos la conveniencia e importancia de designar un representante local del titular, siempre, en todos los países designados.

Debatimos otra afirmación o comentario que suele hacerse:

Dado que la ley local requiere que todos los solicitantes desarrollen una actividad relacionada con los productos o servicios reivindicados en la solicitud, mientras que esto no es una exigencia en el Sistema de Madrid, esto podría dar lugar, también, a un planteo de inconstitucionalidad.

No hemos sabido concretamente de una cuestión legal de este tipo y creemos, tal como lo señalamos más arriba, que debería resolverse en favor de la aplicación del Protocolo.   

Por último, sobre Brasil mencionamos otra cuestión práctica respecto del idioma portugués, ya que las traducciones de los productos y servicios de las solicitudes internacionales son llevadas a cabo por la Oficina de Marcas local, y ello puede dar lugar a cuestiones de interpretación, no sólo a la hora del examen de fondo sino también al momento de ejercer la defensa de la marca frente a infracciones de terceros.

Finalmente, con respecto a Chile, dado que el sistema recién acaba de entrar en funcionamiento, no nos extendimos en demasía, y coincidimos en que hay un lapso de adecuación de la Oficina local que, naturalmente, debe transcurrir, por lo que debemos ser prudentes. 

En suma, podríamos decir lo siguiente como resumen del debate:

• Sea el país que fuere, siempre es recomendable contratar un abogado local que monitoree las designaciones del titular, durante el procedimiento administrativo y con posterioridad a éste; y
• Dado que la “fase nacional” es llevada a cabo con arreglo a las leyes de cada país (o de acuerdo a las leyes regionales que correspondan), el sistema de Madrid no la/s cancela en modo alguno. Por el contrario, se  facilita la protección de marcas en jurisdicciones diversas, pero siempre considerando las normas de fondo de cada país.

Está claro que para las grandes empresas la protección vía el Protocolo de Madrid es de mucho interés pues abarata costos, pero es cierto también que aún falta la adhesión de varios países importantes en la región, por lo que habrá que seguir ampliando el sistema a otras jurisdicciones, así como también habrá que seguir mejorándolo día a día en los países que ya son parte. 

Por Raquel Flanzbaum