Por ​Raquel Flanzbaum
Mitrani Caballero Ojam & Ruiz Moreno Abogados

Las marcas agregan valor a una economía pues sus titulares se benefician del incentivo económico que les brinda la función distintiva, lo cual los estimula a mantener o mejorar la calidad de los productos o servicios que se ofrecen, tanto dentro como fuera de las fronteras nacionales. (2)

La importancia del Protocolo de Madrid radica en que, a la hora de definir la estrategia de protección en más de una jurisdicción, los titulares marcarios pueden obtener significativas ventajas utilizándolo y, de este modo, añadir valor a sus respectivas economías locales.

En Latinoamérica ya ha comenzado a instalarse este tratado (3), por lo que vale la pena repasar conceptos y examinar las primeras estadísticas.

Veamos entonces, en forma sencilla, en qué consiste y cómo opera este tratado.

Qué es el Protocolo de Madrid

Forma parte de un sistema para registrar marcas, en el cual, en base a una solicitud nacional ya presentada, se puede obtener protección en otras jurisdicciones (que hayan adherido al Protocolo), mediante la designación de países y regiones, llamadas extensiones territoriales. (4) Sólo puede iniciarse el procedimiento internacional si éste ha comenzado con una solicitud local en cualquier oficina de un país miembro (en el caso del Arreglo de Madrid, cuyos datos obran más abajo, una marca puede ser objeto de una solicitud internacional sólo si ha sido objeto de registro local).

Precisamente, esa solicitud de protección marcaria que tiende a obtener protección en terceros países y regiones que forman parte del Protocolo es la solicitud internacional (5), que tramita con la intervención de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (O.M.P.I.). 

Si no hay objeciones u oposiciones a nivel local, la marca queda registrada y la fecha de registro es la fecha en que se presentó la solicitud internacional (6). A partir de ahí tiene una vigencia de diez años (7).

Entonces, el así llamado sistema internacional de marcas está regido por dos tratados: el Arreglo de Madrid (8) y el Protocolo concerniente a ese Arreglo, que es posterior. 

Pueden adherir, tanto al Arreglo como al Protocolo (uno o ambos), los países o regiones que formen parte del Convenio de París, con esta salvedad: las regiones sólo pueden adherir al Protocolo (no al Arreglo), en la medida en que por lo menos uno de los países miembros sea parte del Convenio de París (9):

Desde 2004 la Unión Europea (U.E.) forma parte del Protocolo de Madrid y desde 2015  la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (O.A.P.I.) también (10), por lo que estas regiones tienen acceso al sistema de registro internacional.

Dicho sistema puede ser utilizado por cualquier persona física o jurídica que tenga al menos un punto de contacto con algún país o región que forme parte del Protocolo. Los puntos de contacto pueden ser: (i)  tener un establecimiento y/o (ii) un domicilio y/o (iii) ser nacional de algún país o región miembro.(11)

La solicitud internacional debe ser presentada en la Oficina de Origen (12) (donde se ha presentado la solicitud local), y ésta la envía a la Oficina Internacional, que pertenece a la O.M.P.I.

Una solicitud internacional presentada directamente en la Oficina Internacional no es tenida en cuenta y se devuelve sin que comience el proceso de registro.(13)

Como cualquier solicitud, la internacional debe contener la reproducción de la marca (que, claro está, debe ser idéntica a la que figura en la solicitud de base) e identificar los productos y/o servicios para los que se pide protección, conforme la Clasificación de Niza.(14) Se puede reivindicar la prioridad con arreglo al art. 4° del Convenio de París. (15)

En la solicitud internacional se deben designar los países y/o  regiones donde donde la marca ha de protegerse y, con posterioridad, pueden efectuarse nuevas designaciones.(16) El país que dio origen al sistema, donde se presentó la solicitud local de base,  no puede ser designado como destinatario de la marca internacional.(17)

Hay tres tipos de solicitudes internacionales (18):

(1) si la Oficina de Origen pertenece a un país que sólo forma parte del Arreglo, entonces se pueden designar países que formen parte del Arreglo (no importa si esos países forman parte del Protocolo también, pero sí  deben formar parte del Arreglo);

(2) si  la Oficina de Origen pertenece a un país que sólo forma parte del Protocolo, entonces se pueden designar países que formen parte del Protocolo (no importa si esos países forman parte del Arreglo también, pero sí deben formar parte del Protocolo);  y

(3) si la Oficina de Origen pertenece a un país que forma parte tanto del Arreglo como del Protocolo, entonces se pueden designar países que formen parte del Arreglo y del Protocolo. Hasta hace unos años regía la llamada “cláusula de salvaguardia” (art. 9 Sexies del Protocolo), por la cual cuando ambas partes contratantes eran parte tanto del Arreglo como del Protocolo, la designación se regía por el Arreglo. Esto fue así hasta el 1° de septiembre de 2008, momento en el cual la Asamblea de la Unión de Madrid reformó está cláusula y determinó que en este caso rija el Protocolo. Esto es importante porque el Arreglo va quedando cada vez más acotado sólo a los países que no han adherido al Protocolo. Como el idioma del Arreglo es solamente el francés, entonces si la solicitud internacional se rige por el Arreglo tramita en francés. En cambio, si rige el Protocolo el trámite puede hacerse en inglés, francés o español. Eso depende de lo que cada país declare cuando entra a formar parte del sistema de Madrid adhiriéndose solamente al Protocolo o a ambos tratados.

Entonces se designan países en la solicitud internacional y la Oficina de Origen certifica la fecha en que ha recibido dicha solicitud. Esta fecha es muy importante porque, como dijimos más arriba, a partir de ella comenzará la vigencia del registro internacional, si es que la Oficina Internacional recibió la solicitud dentro de los dos meses siguientes. (19)

Precisamente, cuando la Oficina Internacional recibe la solicitud hace el estudio “de admisión”: verifica que la solicitud cumpla con los requisitos del Protocolo, incluidos los recaudos de clasificación, así como que se han pagado las tasas. Si hay irregularidades u omisiones, informa a la Oficina de Origen y al titular, para que en el plazo de tres meses las subsane. Si no se solucionan los inconvenientes, la solicitud se considera abandonada.(20)

Si la solicitud internacional cumple con los requisitos formales, la marca se inscribe en el registro internacional (21) y se publica en la Gaceta de la O.M.P.I.(22)

Luego de la publicación  la Oficina Internacional notifica a las Oficinas de Marcas de los países que hayan sido designados, y allí comienza lo que se denomina “fase nacional”, que puede inciarse con la publicación local, de corresponder. Luego, si así lo determinan las leyes nacionales que rigen la materia, sobreviene el estudio “de fondo” que hace la Oficina de Marcas de que se trate y, si se emite alguna objeción administrativa, incluyendo la deducción de oposiciones (23) (de conformidad con lo que prescriba la ley nacional respectiva), se notifica a la Oficina Internacional.

Son las llamadasdenegatorias provisionales, y deben notificarsedentro del plazo de dieciocho meses como máximo, prorrogables. (24) Se publican en la Gaceta (25) y se notifican al titular.

Es decir, esta fase del procedimiento se tramita directamente entre el titular y la Oficina de Marcas local, sin participación alguna de la Oficina Internacional.

Cuando termina el trámite la Oficina de Marcas local envia una declaración a la Oficina Internacional indicando si la denegatoria provisional queda confirmada o no. Esta declaración se inscribe en el Registro Internacional y, nuevamente, se publica en la Gaceta.(26) 

Ahora bien, el “talón de Aquiles” del sistema es que, durante un período de cinco años a partir de la fecha de registro internacional, es decir la fecha de la solicitud internacional, sigue dependiendo de la marca de base, solicitada en la Oficina de Origen. Si dentro de ese período el registro (o solicitud) de base deja de tener efectos, por el motivo que sea conforme la normativa local, entonces el registro internacional dejará de tener efecto (es lo que se llama “ataque central”).(27)

Si, dentro del plazo de tres meses a partir de la cancelación, el titular presenta una solicitud de registro en la Oficina de un país designado en esa solicitud internacional que se cayó, dicha solicitud se tratará como si hubiera sido presentada en la fecha del registro internacional.(28) Esta posibilidad de transformación en solicitudes nacionales o regionales no existía en el Arreglo. Incluso si el registro tenía prioridad, gozará la nueva solicitud de dicha prioridad.

Una vez expirado el plazo de cinco años, el registro internacional pasa a ser independiente de la solicitud de base.

El registro internacional se mantiene en vigor por diez años,(29) y puede renovarse por nuevos períodos decenales mediante el pago de las tasas que correspondan. La Oficina Internacional envía una comunicación acerca del próximo vencimiento al titular y a su mandatario (en caso de existir) seis meses antes de la fecha de renovación. Se puede renovar respecto de todos o sólo algunos de los países o regiones donde se haya obtenido protección.(30)

En definitiva, con una solicitud en un solo país, con un juego de documentación, en un solo idioma y pagando tasas una sola vez, se obtiene un solo registro con un solo número, con una sola fecha de renovación y con vigencia en más de un país. (31)

La verdad es que el así llamado “registro internacional” es una especie de ficción jurídica para que el sistema pueda funcionar, pues no hay un registro internacional con validez en algún ámbito internacional, y la fecha de concesión es en realidad la fecha de presentación. No existe un examen de fondo internacional ni un registro con validez en más de un país ni un derecho exclusivo en el ámbito internacional.

La perspectiva latinoamericana

Es importante tener en cuenta dos escenarios posibles en un país que ha adherido al Protocolo de Madrid:

(1)que una persona que ha solicitado el registro de una marca en un país miembro del Protocolo, peticione el registro internacional, para lograr protección en los países y regiones designadas;  y

(2)que una persona que solicite la marca internacional en un tercer país o región,  designe otro u otros países o regiones para que su marca se proteja en dicha/s jurisdicciones, es decir que en definitiva la solicitud será estudiada por la/s Oficina/s local/es que correspondan.

Es crucial tener en claro este “doble escenario”, pues precisamente en dicho marco se inserta la adhesión de Latinoamérica.

Hubo dos hitos que señalaron el camino a seguir:

En primer término, la adhesión de los Estados Unidos de América, país en el que  el Protocolo entró en vigencia en 2003 (32) y, en segundo término, la adopción del español como idioma de trabajo, cuya vigencia comenzó a operar a partir de 2004.(33)

Estos dos hitos reflejan claramente el inicio del proceso de inserción de Latinoamérica.

Si bien esta región representa menos del 3% del comercio mundial (excluyendo a Méjico  e incluyendo al Caribe) (34), sí representa un porcentaje importante (aproximadamente el 22%) del comercio con los Estados Unidos de América. (35)

Con respecto a Colombia, en 2014 el número de designaciones de este país en solicitudes internacionales fue de poco más de 4000, en tanto como país de origen en Colombia (como Oficina de Origen) se iniciaron 42 solicitudes internacionales.(36)Según datos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en 2015 se iniciaron en Colombia 21 solicitudes internacionales.(37)

Desde su entrada en vigencia hasta agosto de 2015 (menos de 3 años), Méjico ha sido designado en más de 38.000 solicitudes internacionales (38); en 2014 solamente el número de designaciones fue de 8500 aproximadamente, de las cuales más de 2000 provienen de titulares americanos y aproximadamente 1800 de titulares alemanes(39).  Las solicitudes internacionales originadas en Méjico, en el período 2014, fueron 57.(40)

Como dato adicional podemos mencionar a Cuba, donde el Protocolo entró en vigencia en 1995 (41). Allí en el período 2014 se presentaron 4 solicitudes internaciones, habiendo sido Cuba designada en 1349 solicitudes internacionales.(42)

Hay muchas cuestiones a resolver antes del ingreso de un país al Protocolo. 

Son las llamadas declaraciones que deben ser notificadas al momento del depósito del instrumento de adhesión, o bien con posterioridad, tales como:

(1)Que se deba designar un representante legal y/o un domicilio especial en el país, hacia donde deberán cursarse todas las notificaciones. Supongamos que Argentina es parte y resulta ser país designado, ergo podría  el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial pedir al solicitante internacional que constituya domicilio en el país a los efectos de las notificaciones, cuando no es la Oficina local la que debe ser notificada directamente.

(2)Que el solicitante indique un domicilio para que se le cursen notificaciones, en las solicitudes cuya oficina de origen sea el respectivo país. El ejemplo sería que una empresa argentina presenta una solicitud internacional y directamente nombra en la solicitud un mandatario argentino, fijando domicilio constituido en el país.

(3)Que se publiquen los registros internacionales tal como se publican las solicitudes nacionales. En Cuba la solución ha sido que la Oficina de Marcas haga una referencia en el Boletín Oficial de los números de los registros internacionales de las marcas solicitadas y en qué ejemplar de la Gaceta de la O.M.P.I. se pueden consultar. Otros países “descansan” directamente en la publicación de la Gaceta de la O.M.P.I. (caso de Alemania) y otros han optado por una publicación local (Grecia, por ejemplo).

(4)Si se hará la extensión del plazo hasta los 18 meses para que la Oficina local informe acerca de las denegatorias provisionales (incluso se puede extender este plazo).

(5)Si se opta por la percepción de tasas individuales y si éstas pueden pagarse en dos partes.

(6)Si sólo es posible la aplicación del Tratado con relación a solicitudes efectuadas a partir de la adhesión o no (por ejemplo, una empresa argentina  podrá o no usar una marca base solicitada antes de la entrada en vigencia del Protocolo, a los efectos de pedir un registro internacional).

(7)Si es o no  posible extender la protección a registros internacionales anteriores (por ejemplo, una empresa alemana quiere extender la protección de un registro internacional de 2009 a la República Argentina, suponiendo que la República Argentina entra al Protocolo en 2016 o con posterioridad).

En fin, todavía hay un largo camino por recorrer.  Es cierto que sólo hace falta decisión política, pero ésta debe ser tomada teniendo en consideración las diversas facetas y posibilidades que brinda el Protocolo de Madrid.

(1) El nombre completo es PROTOLO CONCERNIENTE AL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS, adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989,modificado el 3 de octubre de 2006y el 12 de noviembre de 2007. Ver http://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/es/legal_texts/pdf/madrid_protocol.pdf

(2) BERTONE, Luis E. y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo: Derecho de Marcas/1. Marcas, designaciones y nombres comerciales, Función y sentido económico de las marcas. Editorial Heliasta, Buenos Aires, 2003, página 48 y cc.

(3) En Colombia entró en vigor el 29 de agosto de 2012 y en Méjico el 19 de febrero de 2013. Ver http://www.wipo.int/treaties/es/ShowResults.jsp?lang=es&treaty_id=8

(4) Artículo 3ter del Protocolo,Solicitud de “extensión territorial” punto 1)

(5) Artículo 2 del Protocolo, Obtención de la protección mediante el registro internacional, punto 2)

(6) Artículo 3 del Protocolo, Solicitud internacional, punto 4)

(7) Artículo 6 del Protocolo, Duración de la validez del registro internacional; dependencia e independencia del registro internacional, punto 1)

(8) El nombre completo es ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS, del 14 de abril de 1891,revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Wáshington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Niza el 15 de junio de 1957, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y modificado el 28 de septiembre de 1979. Ver http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/es/madrid-gp/trt_madrid_gp_001es.pdf

(9) Artículo 14 del Protocolo, Modalidades para ser parte en el Protocolo; entrada en vigorPunto 1) a)

(10) Ver miembros de la Unión de Madrid en http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/es/documents/pdf/madrid_marks.pdf

(11) Artículo 2 del Protocolo, Obtención de la protección mediante el registro internacional punto 1)  ii)

(12) Artículo 2 del Protocolo, Obtención de la protección mediante el registro internacional punto 2)

(13) Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo (texto en vigor el 1 de abril de 2016),  Capítulo 2, Regla 11, punto 7)

(14) Artículo 3 del Protocolo, Solicitud internacional punto 2)

(15) Artículo 4 del Protocolo, Efectos del registro internacional punto 2)

(16) Artículo 3terdel Protocolo, Solicitud de “extensión territorial” puntos 1) y 2)

(17) Artículo 3bis del Protocolo,Efecto territorial

(18) Capítulo 1 del Reglamento Común, Disposiciones generales Regla 1Definiciones, puntos viii), ix) y x)

(19) Artículo 3 del Protocolo, Solicitud internacional, punto 4)

(20) Capítulo 2 del Reglamento Común, Regla 11,Irregularidades que no sean las relativas a la clasificación de los productos y servicios o a su indicación, punto 2) b)

(21) Capítulo 3 del Reglamento Común, Registros Internacionales, Regla 14, Registro de la marca en el Registro Internacional

(22) Artículo 3 del Protocolo, Solicitud Internacional, punto 4)

(23) Capítulo 4 del Reglamento Común, Regla 17, Denegación provisional

(24) Artículo 5 del Protocolo, Denegación e invalidación de los efectos del registro internacional respecto de ciertas Partes Contratantes, punto c)

(25) Capítulo 7 del Reglamento Común, Gaceta y base de datos, Regla 32, Gaceta, punto 2)

(26) Idem anterior.

(27) Artículo 6 del Protocolo, Duración de la validez del registro internacional; dependencia e independencia del registro internacional, punto 2)

(28) Artículo 9quinquiesdel Protocolo, Transformación de un registro internacional ensolicitudes nacionales o regionales, i)

(29) Ver cita 7

(30) Artículo 7 del Protocolo, Renovación del registro internacional

(31) El Sistema de Madrid para el registro internacional de marcas: objetivos, características principales y ventajasen http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_418.pdf

(32) Ver Partes Contratantes en http://www.wipo.int/treaties/es/ShowResults.jsp?lang=es&treaty_id=8

(33) El sistema internacional de marcas introduce el español como idioma de trabajo Ginebra, 1 de abril de 2004 Comunicado de prensa PR/2004/379 en http://www.wipo.int/pressroom/es/prdocs/2004/wipo_pr_2004_379.html

(34) Giovanni E. Reyes (14 de Mar de 2007). Participación de América Latina y el Caribe en el Comercio Mundial. [en linea] Dirección URL: http://m.zonaeconomica.com/participacion-comercio-mundial

(35) En  http://www.cepal.org/es/noticias/america-latina-caribe-representa-quinta-parte-comercio-exterior-estados-unidos De acuerdo con el estudio, elaborado por la Oficina de la CEPAL en Washington, en 2013 Asia representó el 28,8% del comercio exterior de EE.UU., seguido por América Latina y el Caribe (22%) y la Unión Europea (17,0%). Específicamente, los países latinoamericanos y caribeños representaron 24,9% del total de las exportaciones de EE.UU. y 19,2% del total de sus importaciones.

(36) Madrid Yearly Review  International Registration of Martks – Economics & Statistics Series 2015 – WIPO -  WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, página 63

(37) Ver la información en la página 11 del link  http://www.sic.gov.co/drupal/sites/default/files/files/Estadisticas_Mensuales_Marcas_2015_Actualizacion_2016-03-27.pdf.

(38) Is the Madrid System for International Trademark Protection Fulfilling its Promise?   The Colombian and Mexican Perspective and Experience By: Alejandro Cárdenas, partner of MCOY Abogados in Mexico City. Ponencia de autor en el marco de la New York State Bar Association Internation Section Fall Meeting, San Pablo, Brasil, noviembre de 2015.

(39) Madrid Yearly Review  International Registration of Martks – Economics & Statistics Series 2015 – WIPO -  WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, página 64  

(40) Idem anterior.

(41) Partes Contratantes en http://www.wipo.int/treaties/es/ShowResults.jsp?treaty_id=8

(42) Madrid Yearly Review  International Registration of Martks – Economics & Statistics Series 2015 – WIPO -  WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, página 63