Por María A. Nájera
Clarke, Modet & Cº Argentina

No son muchas las veces en las que los clientes nos consultan antes de salir al mercado o lanzarse en algún emprendimiento, acerca de los recaudos que deben tomar en materia de Propiedad Industrial. En esos pocos pero gloriosos casos, aconsejaremos, seguramente, sobre los beneficios del registro de la marca y los instamos a hacerlo.

Si bien es cierto que el trámite parece sencillo, a veces no lo es y puede complicarse, ya sea por una oposición de terceros, una vista o por demoras propias de la tramitación. Pero en general, son cuestiones que pueden ser superadas en base a acuerdos, adecuaciones en las solicitudes de marcas en algunos casos y la experiencia de saber ser pacientes.

El conflicto podría plantearse en aquellos casos en los que nuestros clientes esperan el tiempo prudencial para lanzarse al mercado una vez solicitada la marca (tiempo de publicación y plazo para presentar oposiciones) y en dicho lapso un competidor se les adelanta  con marca similar, en una clara maniobra para boicotear el proyecto  comercial.

Es en estos casos en los que la ley de marcas resulta insuficiente para la protección del comerciante que obró diligentemente.

En primer lugar, porque la solicitud de marca no es idónea para requerir el auxilio legal mediante medidas cautelares, ya que se requiere para su otorgamiento ser propietario de “marcas registradas”. Lo mismo ocurre para las acciones penales, en donde también se sanciona a quienes usen una marca registrada o infrinjan los derechos de propiedad de su titular.

Sabemos que la propiedad de una marca y la exclusividad de su uso se obtienen con su registro. Este renglón que usamos como cliché será decisivo en un caso como el comentado, en el que no hay tal marca registrada, sino intención de registro.

Asimismo, la verosimilitud del derecho también resulta débil,  ya que solo detentamos un “mero” derecho en expectativa y solo en casos excepcionales se han otorgado medidas en situaciones similares.

Por otro lado, el procedimiento establecido por el art. 35 de la ley 22362 tiene por finalidad otorgar una garantía al demandante en caso de que el uso de la marca continúe durante la sustanciación del juicio, más la decisión de continuar o no utilizándola queda, en definitiva, en cabeza del supuesto infractor -quien puede caucionar para continuar la explotación-, y no del accionante.

Y si bien la ley habla del “demandante”, en algunos fallos judiciales ha sido requerido ser “titular de marca registrada” para otorgar el incidente de explotación.

De todos modos, se debe tener en cuenta que la promoción de este incidente  se debe realizar conjuntamente con la demanda, y que debe ser notificada al infractor, quien puede también apelar el monto a caucionar, con lo cual, evidentemente, dista éste de ser un procedimiento ágil y satisfactorio.

Es decir, que el comerciante que solicitó el registro de su marca antes de salir al mercado no cuenta, en la práctica, con una acción inmediata para poder impedir la explotación simultánea de un competidor con marca similar o idéntica.

Se debe tener en cuenta que para un mediano comerciante, hoy en día, el lanzamiento de un producto conlleva un enorme esfuerzo y costos altísimos que incluyen por ejemplo la realización de un estudio de mercado, la elaboración de un plan de negocios, test de productos, creación y diseño de una marca, etc., mientras que para el competidor no lo es tanto, justamente porque se está aprovechando del trabajo ajeno.

En tal situación, lo que el comerciante desesperado necesita es una solución urgente y no una justa sentencia que, años después, condene al infractor con algún monto arbitrario por daños, monto que, por supuesto, tampoco incluirá el daño moral en el caso de las personas físicas, teniendo en cuenta las exigencias para su procedencia.

El daño irreversible al comerciante y a su marca ocurre en el mismísimo momento en el que el tercero de mala fe ha salido al mercado, con el impacto que ello implica hoy en día: viralización en redes sociales, inundación de productos en góndolas, publicidad televisiva, radial, web, promociones, etc.-

Es en ese momento en donde el titular dela solicitud en trámite necesita del acompañamiento de la ley para contar con una medida eficaz e inmediata que le permita evitar las consecuencias que genera en el mercado el accionar ilegítimo de su competidor. Sin embargo, esta situación no está contemplada.

Es cierto que en casos particulares se han otorgado medidas cautelares con solicitudes en trámite, pero ha sido mayormente en situaciones en las que su titular ha podido demostrar un uso anterior tal, que el signo llegó a considerarse como una “marca de hecho”, cuyo público consumidor merece ser protegido.

Claramente no sería éste el caso, en donde se requiere protección para una “marca en trámite”, podríamos agregar, con certera intención de uso inmediato.

Para mayor complicación y en relación al trámite marcario al que estamos tan acostumbrados es - si se me permite- un poco perverso, ya que en algunos casos da lugar a situaciones injustas para aquellos que deciden elegir la vía que les permitirá ejercer legítimamente sus derechos.

En el caso propuesto, y teniendo en cuenta las particularidades de nuestro sistema registral, podríamos sumar, además de la mala fe del competidor de salir al mercado con marca similar o idéntica a la del solicitante diligente, la presentación de oposición a su solicitud, por sí o a través de un tercero. Esta protesta, por más infundada e inverosímil que sea, hará que el trámite de concesión demore lo que el oponente decida hacerlo durar y hasta un máximo de lo que en el tiempo se extienda la tramitación de un juicio ordinario,por lo menos, hasta la resolución de segunda instancia.

Basta entonces con la sola presentación de un formulario, para que el pobre solicitante termine de desmoralizarse y no deje de preguntarse por qué eligió hacer las cosas bien. Una paradoja marcaria  a la que estamos, lamentablemente, acostumbrados.

Es cierto que la situación planteada dista de ser de las más comunes, pero resalta una situación real que puede acontecer a cualquiera que tenga en trámite su marca. También es cierto que el espionaje industrial y la competencia desleal existen.

El titular de una solicitud en trámite que no puede invocarse a la vez como marca de hecho, no tiene  una acción inmediata para evitar que, mediante actos ilegítimos, se afecten derechos que, si bien son considerados en expectativa, no dejan de tener prelación respecto de un uso posterior.

Sin embargo, la falta de oportunidad para ejercer tal derecho hace que, al momento de obtener su reconocimiento, llámese sentencia favorable, concesión de su marca, condena en daños, etc.-, sea demasiado tarde y lejos sirva para reparar el perjuicio sufrido.

Es nuevamente paradójico que, sin ser obligatorio el registro de una marca para su uso, el signo deba estar registrado para ejercer acciones que la ley otorga para su protección y que, a la vez, ese primer paso hacia el registro -presentación de la solicitud- no tenga autónomamente validez alguna para obtener protección, salvo en los casos en los que se usó sin registro la marca.

Sería necesario para estos casos que la solicitud previa detente –en determinadas y particulares situaciones- mayor fuerza y pueda contar con remedios eficaces para evitar conductas que impacten de lleno contra los fines esenciales de la legislación marcaria.

Entiendo que en el caso expuesto, deberían ser considerados por nuestros jueces aquellos actos preparatorios, la inversión que el comerciante pueda acreditar, la fecha de presentación de la solicitud de marca, en conjunto con lo establecido por la Ley de Defensa de la Competencia que en su artículo 1ro prohíbe las conductas que tengan por objeto limitar, restringir, falsear o distorsionar la competencia o el acceso al mercado en perjuicio del interés económico general, para que puedan brindar una solución a quienes han padecido o puedan padecer situaciones análogas a la comentada.