Mediante el dictado del Decreto de Necesidad y Urgencia 27/2018[1], el Poder Ejecutivo se arrogó la facultad de legislar, que naturalmente no le correspondía y sólo podía ejercer en las condiciones previstas por el Art. 99, inc. 3º de la Constitución Nacional, esto es cuando mediaren circunstancias excepcionales que hicieran imposible seguir los trámites previstos por la Constitución para la sanción de las Leyes.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, tuvo ocasión de tratar la cuestión atinente a la constitucionalidad de Decretos de Necesidad y Urgencia, y establecer las pautas para que el Presidente de la Nación pueda ejercer legítimamente las excepcionales facultades legislativas que le son ajenas. Así estableció que:

i. “Cabe descartar de plano, como inequívoca premisa, los criterios de mera conveniencia del Poder Ejecutivo que, por ser siempre ajenos a circunstancias extremas de necesidad, no justifican nunca la decisión de su titular de imponer un derecho excepcional a la Nación en circunstancias que no lo son. El texto de la Constitución Nacional no habilita a elegir discrecionalmente entre la sanción de una ley o la imposición más rápida de ciertos contenidos materiales por medio de un decreto”. (Causa "Consumidores   Argentinos   c/EN - PEN - Dto. 558/02-SS - ley 20.091 s/ amparo ley 16.986", Ver fallo completo y comentario, en http://www.cij.gov.ar/nota-4118-La-Corte-consider--que-el-uso-de-DNU-debe-ser-excepcional.html)

ii. “… para que el Presidente de la Nación pueda ejercer legítimamente las excepcionales facultades legislativas que, en principio, le son ajenas, es necesaria la concurrencia de alguna de estas dos circunstancias: 1) que sea imposible dictar la ley mediante el trámite ordinario previsto por la Constitución, vale decir, que las cámaras del Congreso no puedan reunirse por circunstancias de fuerza mayor que lo impidan, como ocurriría en el caso de acciones bélicas o desastres naturales que impidiesen su reunión o el traslado de los legisladores a la Capital Federal; o 2) que la situación que requiere solución legislativa sea de una urgencia tal que deba ser solucionada inmediatamente, en un plazo incompatible con el que demanda el trámite normal de las leyes (considerando 9°). Fallos 322:1726, “Verrocchi”.”

La Ley Nacional de Marcas y Designaciones 22.362[2], es la norma que regula integralmente el instituto marcario en nuestro país. En ella se establece lo que puede ser objeto de un registro marcario, y a su vez lo que no se considera marca y no puede ser registrado. Se ratifica el principio constitucional de que la marca constituye un derecho de propiedad de su titular que integra su patrimonio, y cómo se la adquiere.  Establece las formalidades y trámites que deben seguirse para obtener el registro de una marca, y cómo se extingue el derecho de propiedad que recae sobre ella. Tipifica los delitos marcarios. Regula las acciones civiles que pueden promoverse en su defensa, y las medidas precautorias que puede plantear el propietario de una marca registrada ante una presunta infracción. Finalmente, establece que el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial es la Autoridad de Aplicación de la Ley.

La Ley 22.362, rige desde hace treinta y ocho años. Desde su vigencia, la Ley fue enriquecida por múltiples trabajos doctrinarios de especialistas en la materia y los precedentes jurisprudenciales del Fuero Federal y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ameritaban y daban fundamento a una reforma que los incorporare o una nueva Ley que los contuviera. A más de ello, la evolución del conocimiento determinó nuevas categorías de marcas (auditivas, sonoras, tridimensionales, etc.) no previstas por la Ley vigente, y que merecían ser objeto de tratamiento legislativo.

A su vez, en ocasión de emitirse el DNU 27/2018 el Poder Ejecutivo que lo dictó estaba en ejercicio desde hacia veinticinco meses aproximadamente, tiempo más que suficiente para que el Ministerio de Justicia convocara y pusiera en funcionamiento una Comisión redactora de las reformas o un proyecto de nueva Ley de Marcas, para ser sometido a la consideración de los Colegios y Asociaciones Profesionales competentes en la materia, como así también a las Cámaras Empresariales a las que incumbe el tema, para finalmente arribar a un proyecto enriquecido para su tratamiento por el Congreso de la Nación.

El proceso de gestación de la reforma

Como viéramos en la Introducción, no existe controversia respecto al carácter de excepcionalidad que hiciera imposible seguir los trámites previstos en la Constitución para sancionar una Ley como requisito validante de un Decreto de Necesidad y Urgencia, mediante el cual el Presidente de la Nación se arroga facultades que corresponden al Poder Legislativo. Sólo basta leer los Considerandos del Decreto que nos ocupa referidos a su Capítulo VIII y darle una mirada al contenido de la reforma que en él se introduce, para arribar a la conclusión que en la materia no se planteaban las mentadas “circunstancias excepcionales”.

No obstante lo precedente, el DNU que nos ocupa, denominado “Desburocratización y Simplificación”, en el que la legislación marcaria era uno de varios temas, fue sometido al Congreso Nacional para su consideración conforme el régimen que rige la ratificación de este tipo de normas y su conversión en ley. En su tratamiento, los diversos sectores políticos, transaron intereses sectoriales particulares y le dieron la categoría de ley, sin discutir ni analizar las modificaciones que el mismo introducía a la legislación marcaria, consagrando la Ley 27.444[3] de “Simplificación y Desburocratización para el Desarrollo Productivo de la Nación”. Va de suyo que la ley antes referida reproduce sin modificar ni una coma, las previsiones en la materia marcaria del DNU 27/2018 y sin atender los muy diversos cuestionamientos que desde los sectores académicos, profesionales especializados en la materia y empresariales, se le hicieran al texto del DNU arriba referido.

Como primera conclusión afirmamos que la legislación marcaria fue objeto de una modificación resuelta en algún despacho oficial, no se sabe por quien, sin contemplar las ponencias de todos los involucrados específicamente por sus regulaciones.

La Propiedad Industrial. Su importancia en la economía

Al respecto cabe tener presente que la segunda economía del mundo, la de la República Popular de China, ha determinado que la protección de la propiedad intelectual (entendiéndose por tal el género que abarca los derechos de propiedad industrial y de autor), es una cuestión crucial de estado. Por ello, creo una oficina de vigilancia y ejecución con poderes reforzados, denominada “Oficina de Propiedad Intelectual del Estado”, dependiente en forma directa del Presidente Xi Jinping, a cargo de su mano derecha y principal negociador con los EE.UU. Liu He.

El Tercer Plenario del XVIII Comité Central del Partido Comunista Chino estableció el carácter decisivo del mercado capitalista en la asignación de recursos y que en el capitalismo “el derecho de propiedad intelectual es más importante que el capital”. Lo precedente confiere una importancia fundamental a la vigencia y sostén de la propiedad intelectual en la fase del capitalismo avanzado, estructuralmente fundado en el conocimiento como principal factor de producción[4].

Yendo a la primera economía del mundo, la de los EE.UU., cabe considerar que más del 60% de la inversión se realiza en “capital intangible” (marcas, patentes, propiedad intelectual), en conocimiento, y no en “capital fijo” o “hundido” (aunque sean bienes de última generación tecnológica). En este sentido los EE.UU. se han adelantado al futuro y ya están en la segunda fase de la nueva revolución industrial, centrada en el conocimiento. [5]

Para concluir con esta cuestión, es dable tener presente que más del 90% de los activos del indicador S&P500 tienen carácter intangible (patentes, marcas, propiedad intelectual), lo que confirma que la economía de los EE.UU. esta sumergida en la segunda fase de la nueva revolución industrial, centrada en el conocimiento.

Como segunda conclusión, afirmamos que es causa necesaria y eficiente de la recepción de inversiones por parte de un país, una adecuada protección de la propiedad intelectual, mediante un régimen legal moderno y una ejecución eficiente del mismo.

La reforma introducida por la Ley 27.444, a la Ley 22.362

Corresponde ahora considerar específicamente a las modificaciones introducidas por la Ley 27.444, a la Ley 22.362 de Marcas y Designaciones. A tal fin nos referiremos a cada una de las reformas, siguiendo el articulado de la Ley. Así:

Los artículos 1 a 9 de la Ley 22.362, no han sido objeto de cambios, y aquí la reforma peca por omisión. En el artículo 1 que contiene la definición de enunciativa de lo que puede ser objeto de un registro marcario, deberían haberse incluido aquellas que la evolución fue generando desde el dictado de la Ley, para luego definir en el Decreto Reglamentario las formas de adquisición. A título de ejemplo citamos las marcas auditivas, olfativas, y las tridimensionales.

También se ha omitido regular un tema que ha sido objeto de múltiples conflictos y que si bien se encontraba contemplado en la Ley 22.362, sus definiciones resultan insuficientes para contemplar las múltiples facetas que plantea el Instituto, esto es la cotitularidad de marcas, cuestión sobre la que existen varios precedentes jurisprudenciales que han intentado suplir las carencias y oscuridades de la norma vigente.

En el artículo 10 se introduce una cuestión meramente procedimental, cual es la obligación de incluir un domicilio especial electrónico en la solicitud de marca, manteniéndose la posibilidad de solicitarla para todos los productos de la clase en la que se la pretenda inscribir, y que conforme reglamentación reciente deberán ser enunciados específicamente siguiendo, la herramienta de clasificación internacionalmente denominada “TMclass” y la base de datos armonizada de la EUIPO.[6]

El artículo 11 tampoco fue objeto de modificaciones y aquí, nuevamente, la reforma peca por omisión. Esta norma establece que el domicilio especial constituido por la persona domiciliada en el extranjero es el valido para notificar las demandas judiciales por reivindicación de marcas, o como preferimos denominarlo por recupero de marcas. Conforme lo estipulado en varios precedentes judiciales, esta norma consagra la existencia de tal acción y al no haber establecido la Ley 22.362 las condiciones de su ejercicio y las características del Instituto, remitió su determinación a la jurisdicción, que así lo hizo con algunas divergencias. Por ello, resultaría necesario que la nueva Ley o la reforma de la vigente establecieran las condiciones de ejercicio y características del Instituto, a fin de reducir o eliminar la polémica al respecto, siendo uno de los de relevancia para el aseguramiento de las buenas prácticas en la materia.

En el artículo 12 solo se modifica el nombre de la Repartición que interviene en el trámite de registro de marcas, por haber sido modificado el mismo, esto es Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, en lugar de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, que enunciaba la Ley.

El artículo 13 no fue objeto de modificaciones, debiéndose mencionar que se omitió reemplazar el nombre de la repartición, al igual que se lo hiciera en el artículo 12.

El artículo 14 moderniza el procedimiento de interposición de oposiciones, al establecer que deben deducirse electrónicamente, incluyendo el domicilio electrónico del oponente. Adicionalmente, se elimina la posibilidad de ampliar oposiciones, que pasa al artículo 17.

El artículo 15 no fue objeto de modificaciones.

El artículo 16 es una de las normas que fue objeto de una modificación radical, y que genero una gran polémica en cuanto a su interpretación. La previsión modificada establecía que cumplido un año a partir de la notificación de la protesta, el INPI[7] procedería a declarar el abandono de la solicitud, salvo que el solicitante y oponente llegaran a un acuerdo que posibilitara la resolución administrativa de la controversia, o que el solicitante promoviera acción judicial dentro del plazo referido y que ella no perimiera.

La nueva norma estipula que cumplidos tres meses contados a partir de la notificación de las oposiciones, si el solicitante no hubiere obtenido su levantamiento la Dirección Nacional de Marcas resolverá en instancia administrativa las que aun permanecieran vigentes. La polémica antes referida concluyo con la reglamentación de la norma, a la que nos referiremos al considerarla.

El artículo 17 fue modificado en relación al anterior. El mismo establecía que la acción judicial para obtener el retiro de las protestas debía promoverse ante el INPI, quien dentro de los diez días de recibida la demanda debía remitirla a la Justicia Federal en lo Civil y Comercial de la Capital Federal, conjuntamente con las actuaciones administrativas de la solicitud involucrada, y que el proceso judicial tramitaría por las normas del juicio ordinario.

La nueva norma establece que el procedimiento para resolver las oposiciones será el que determine la Autoridad de Aplicación y que deberá contemplar la posibilidad del oponente de ampliar fundamentos, el derecho del solicitante de contestar la oposición y el de ambos de ofrecer prueba. La resolución que dicte la Dirección Nacional de Marcas, será susceptible de recurso de apelación ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal dentro de los treinta días hábiles de su notificación el que deberá presentarse ante el INPI, quien lo remitirá a la jurisdicción.

Nuevamente, nos encontramos ante una reforma radical del régimen en materia de oposiciones, a la que nos referiremos al tratar la reglamentación, siendo que de la misma resultan sus características y funcionamiento.

El artículo 18 se modifica en el sentido que el INPI podrá constatar el estado de juicios en el portal de trámites del Poder Judicial de la Nación y resolver en consecuencia. La modificación tiene por objeto decidir aquellos casos en los que no se comunicara al INPI el resultado final del juicio, mediante el libramiento del pertinente oficio y constituye una mera modificación del procedimiento administrativo.

El artículo 19 contemplaba la posibilidad de los administrados de renunciar a la vía judicial y someter la resolución de la protesta al INPI. En línea con la modificación de fondo del sistema de oposiciones, fue derogado.

El artículo 20 no fue objeto de reforma.

El artículo 21 fue modificado, excluyendo a las causas determinadas por el artículo 17, de las que habilitan la posibilidad de recurrir las resoluciones denegatorias de marcas. Esta modificación busca dotar de consistencia a la reforma y también nos referiremos a ella al comentar la reglamentación.

El artículo 22 se reforma, ampliando la posibilidad de consulta de todos los expedientes relativos a marcas en trámite o registradas, conforme la posibilidad de acceso que brinda la página Web del INPI. Ello es consistente con la sistematización de la repartición y las normas que rigen el acceso a la información pública.

En el artículo 23 se modifica el inciso c), contemplando la posibilidad de que las declaraciones de nulidad o caducidad de los registros marcarios sean dictadas por el INPI, y no solo judicialmente. Como veremos al referirnos a la reglamentación, esta modificación también importa un cambio radical de dudosa constitucionalidad, considerando que la propiedad de una marca es un derecho reconocido en la Carta Magna, del cual solo puede privarse a su titular mediante sentencia judicial o ley de expropiación.

El artículo 24 fue modificado manteniendo la redacción de los incisos a), b) y c), en los que se establecen las causales de nulidad de las marcas, pero agrega que el INPI, de oficio o a pedido de parte, podrá resolver en instancia administrativa la nulidad de las marcas registradas en contravención a lo dispuesto en la ley.

Al respecto cabe considerar que –como ya varias veces lo dijéramos- la titularidad de una marca constituye un derecho de propiedad reconocido constitucionalmente, que se materializa a través del acto administrativo de concesión. Conforme la mejor doctrina en la materia, la administración está facultada para decretar la nulidad de los actos administrativos que no hubieran causado efecto, en el caso ello significa que la concesión no hubiera sido notificada al solicitante, puesto que una vez que lo es, la marca consiste en una activo intangible que se incorpora a su patrimonio y goza de todos los derechos que se derivan de su propiedad, entre ellos no poder ser privado de la misma sin que mediaren los procedimientos establecidos por la ley, como viéramos, una sentencia judicial que decrete la nulidad o una ley que ordene la expropiación.

El artículo 25 no fue objeto de reforma.

El artículo 26 también fue modificado radicalmente. La norma de la Ley 22.362 contemplaba la declaración judicial de caducidad de la marca que no hubiere sido utilizada en el país en los cinco años previos a la fecha de iniciación de la acción y establecía tres causas eximentes de la caducidad por no uso: a) la fuerza mayor; b) la utilización de la marca en la comercialización de un producto o en la prestación de un servicio, aunque estuvieren incluidos en otras clases; y c) que la marca formara parte de la designación de su titular. A estas causales entendemos que debe agregarse a la marca notoria, no utilizada en nuestro país. Ello resulta de “lege ferenda”.

Nuestro régimen marcario se basa en el vigente en el derecho continental, y nuestra ley expresamente enuncia que: “La propiedad de una marca y la exclusividad de uso se obtienen con su registro”[8]. De tal forma, si fuera factible decretar la caducidad por no uso de una marca notoria, a su titular le resultaría más conveniente omitir su registro en nuestro país, que hacerlo, lo que consiste en una contradicción absoluta con el modo de adquisición del derecho establecido por la norma. Por ello, otra excepción a la caducidad por no uso contemplada por la ley, pero que resulta de su interpretación coherente, es la marca notoria.

Lo dicho precedentemente, nos lleva de la mano a considerar otra omisión en la que ha incurrido la reforma. En nuestro país no se encuentran legisladas las características que debe revestir una marca para ser considerada notoria y de alto renombre para quienes diferencian esta categoría. Actualmente, la condición de marca notoria y de marcas de alto renombre resultan de los hechos, y particularmente de los precedentes en los que se ha establecido explícitamente que una marca ingresa en tales categorías. En nuestra opinión, hubiera resultado conveniente incluir una regulación de tales signos, estableciendo los parámetros que les confieren su condición y las consecuencias que se derivan de ellas.

Retomando la reforma de este artículo, cabe considerar que se introduce un Instituto peculiar: la facultad del INPI de decretar de oficio o a pedido de parte la caducidad total o parcial de una marca. Al respecto, en lo general, reiteramos lo dicho sobre la condición de derecho de propiedad reconocido constitucionalmente de la marca, del que solo podría privarse a su titular mediante una sentencia judicial o una ley de expropiación, y ello no lo empece el recurso judicial de que puede ser objeto una resolución administrativa de caducidad, puesto que la misma estaría viciada por su origen espurio.

En lo que hace a la caducidad parcial, este es un Instituto ajeno a nuestra tradición jurídica en la materia y a la vez contradictorio con su propia reglamentación. Ella establece que “… no caduca la marca registrada y no utilizada en una clase o para determinados productos o servicios, si la misma marca fue utilizada en la comercialización de un producto o en la prestación de un servicio afín o semejante a aquellos, aun incluido en otras clases…”.

Es un principio indiscutible que hace a la definición del nomenclador marcario la “homogeneidad” de los productos y servicios incluidos en cada una de las clases. De allí, que exista una contradicción conceptual entre la posibilidad de decretar una caducidad parcial y no poder hacerlo si ella fue usada en productos similares o afines. Lo precedente, en nuestra opinión torna en letra muerta, la regulación de tal hipotético Instituto.

Los artículos 27 a 45 de la ley 22.362, no han sido objeto de reforma.

El artículo 46 contempla una modificación que pone en línea a la legislación marcaria, con las normas que rigen el archivo y digitalización de las actuaciones administrativas y con la gestión documental electrónica del Estado.

El artículo 47 establece la facultad del INPI para dictar las normas complementarias de la Ley 22.362, en cuanto al procedimiento de registro de marcas y las que lo faciliten, eliminen requisitos y aceleren y simplifiquen su trámite y del mismo resulta la facultad del ente de establecer las tasas administrativas a las que se encuentren sujetos los tramites, tema este que más adelante merecerá un comentario.

Los artículos 48 a 52 no contienen modificaciones.

Un párrafo especial merece la cuestión atinente a la declaración jurada de uso de medio término introducida por el artículo 26 del Anexo I del Decreto Reglamentario 242/2019[9]. El artículo 5 de la Ley 22.362, que no fue objeto de reforma, introdujo la cuestión del uso a nuestro sistema marcario como requisito para poder conservar la titularidad de una marca mediante su renovación. La norma dice:

“El término de duración de la marca registrada será de Diez (10) años. Podrá ser renovada indefinidamente por períodos iguales si la misma fue utilizada, dentro de los Cinco (5) años previos a cada vencimiento, en la comercialización de un producto, en la prestación de un servicio, o como parte de la designación de una actividad.”

En ocasión de fundamentarse la introducción del Instituto, se explicó que el mismo tenía por objeto despejar el registro de marcas, de aquellas que no eran utilizadas y obstruían la inscripción de otras que no pretendían serlo. A tal efecto se había optado por conceder a los titulares de registro un periodo de cinco (5) años para proyectar la utilización de la marca y el restante de cinco (5) años para ejecutarlo. O sea, cualquier titular de marcas podía utilizar antes de su vencimiento para encontrarse legitimado para requerir su renovación. Ello se complementaba con la posibilidad de terceros de accionar por caducidad dentro de los cinco (5) años previos al vencimiento de la marca.

Este era un buen sistema puesto que concedía al titular de una marca registrada un plazo suficiente para instrumentar su uso y a la vez a los terceros interesados en utilizar una marca similar o igual a la registrada por un tercero, la posibilidad de obtenerla accionando por caducidad, a cuyo fin debían demostrar su interés en tal sentido. Dicho en otros términos no resultaba concebible la caducidad que no brindara una utilidad a quien la requiriera.

El Decreto Reglamentario avanza sin beneficio alguno aparente sobre tal régimen, al establecer la Declaración Jurada de Medio Término que debe presentar todo titular de marca en los siguientes términos: 

“…La declaración jurada de uso deberá ser acompañada en todos aquellos registros marcarios que a la fecha de la entrada en vigencia de la modificación del presente artículo hayan cumplido los CINCO (5) años de vigencia. La falta de presentación de la declaración jurada hará presumir la falta de uso de la marca, salvo prueba en contrario.

Si la declaración jurada no hubiera sido presentada dentro del plazo previsto por la Ley que se reglamenta, no se dará curso a la solicitud de renovación del registro que se hubiere presentado en tiempo y forma, hasta tanto tal obligación sea cumplida y se haya pagado la tasa que se establezca.”

A su vez, esta previsión fue reglamentada por el INPI mediante los artículos 2 y 3 del Anexo I de la Resolución 123/2019[10], que dice:

“ARTÍCULO 2º. Declaración Jurada de Medio Término. Quedan alcanzados con el cumplimiento de la Declaración Jurada de Uso dispuesta por el Artículo 26º de la Ley de Marcas y Designaciones Nro. 22.362 y sus modificatorias, y su Decreto Reglamentario Nro. 242/2019 los titulares de aquellas marcas que hubiesen sido concedidas a partir del día 12 de enero del año 2013.”

“ARTÍCULO 3°. – Cumplimiento extemporáneo. A partir del día 12 de enero de 2020, todos aquellos registros marcarios que estén en condiciones de que sus titulares presenten la Declaración Jurada de Uso dispuesta por el Artículo 26 de la ley de Marcas y Designaciones Nro. 22.362 y sus modificatorias, y su Decreto Reglamentario Nro. 242/2019 y que no cumplan con la mencionada obligación quedarán sujetos al pago de una tasa extraordinaria por cada año de incumplimiento en la presentación de la declaración, conforme lo establecido por el Anexo II de la Resolución Nro. P-250 de fecha 27 de septiembre de 2018 del INPI.”

En consecuencia se impone a la Administracion y a los Administrados cargas adicionales que no resultan de la Ley y que por ello avanzan con dudosa constitucionalidad sobre la misma, y que en lugar de simplificar y desburocratizar como seria el objeto declamado de la reforma, obtienen el resultado absolutamente contrario. La única justificación, ciertamente no jurídica, de esta previsión es la meramente recaudatoria, siendo que cada declaración jurada de medio término está gravada con una tasa, actualmente de mil pesos ($ 1.000,00), si es presentada entre el quinto y sexto año de vigencia de la marca y que se incrementa en pesos quinientos ($ 500,00)[11], por cada ano entre el séptimo y decimo. Nuevamente nos encontramos ante una norma discriminatoria para las pequeñas y medianas empresas locales.   

Para concluir con este Capitulo deseamos referir que la reforma omitió considerar una cuestión de gran actualidad y que se encuentra estrictamente vinculada con uno de los males que afectan a la propiedad marcaria, cual es la piratería. Resulta habitual que personas poco escrupulosas registren a su nombre en nuestro país marcas extranjeras. Esta infracción no se produce exclusivamente en la República Argentina y en otras legislaciones se la ha contemplado para morigerarla. De la propiedad marcaria se derivan esencialmente dos derechos, cuales son el de usar la marca en exclusividad y el de perseguir las infracciones (jus peresequendi).

Ahora bien, cuando el titular de la marca extranjera decide ingresar a nuestro mercado con el producto o el servicio legitimo, el usurpador que la registro a su nombre lo impide en función de lo absoluto del derecho de propiedad registral que ostenta sobre la marca, como medio, generalmente, para lucrar ilegítimamente con su cesión, o autorización de uso al verdadero propietario. Tal conducta puede ser evitada con una acción cautelar conferida al legitimo titular de la marca, para que acreditando suficientemente tal condición obtenga una suspensión del “ius persequendi” en cabeza del usurpador, durante la tramitación de la acción de fondo de nulidad o recupero de la marca, según corresponda. 

Como tercera conclusión, afirmamos que mediante el dictado de la ley 27.444, se ha perdido la oportunidad de actualizar una muy buena ley que demostró su probidad durante treinta y ocho años, dando participación en la tarea a la magistratura y a las organizaciones académicas y empresariales involucradas por su incumbencia, en uno de los aspectos más relevantes de la actividad empresarial y económica en general, obrando con la soberbia y omnipotencia de quien cree todo saberlo.

La Reglamentación del nuevo régimen de oposiciones

Con fecha 19 de julio de 2018 se publicó en el Boletín Oficial la Resolución INPI 183/2018, que reglamenta el nuevo Régimen de Resolución de Oposiciones, estipulado por el artículo 16 de la Ley 22.362, modificado por la Ley 27.444.

La norma antes referida aprueba el Reglamento incorporado como Anexo I, y también los aranceles que se determinan en el Anexo II. Asimismo, en su art. 4º se establece la inaplicabilidad de las vías recursivas previstas en el Título VIII, del Reglamento de Procedimientos Administrativos (t.o. 2017)[12], al procedimiento que se reglamenta en el Anexo I. Finalmente, en el artículo 6 se establece que la Resolución INPI 183/2018 y consecuentemente el Reglamento del Anexo I y los Aranceles del Anexo II, comenzarán a regir dentro de los 60 días corridos contados desde su publicación en el Boletín Oficial. 

En lo que hace al fondo de la norma, entendemos que la disposición del artículo 4, en virtud de la cual se establece la inaplicabilidad de las vías recursivas previstas en el Título VIII del Reglamento de la Ley 19.549 de Procedimientos Administrativos, estaría en contradicción con el principio de jerarquía de las leyes, siendo que una Resolución dictada por una autoridad administrativa, Presidente del INPI, no puede establecer la inaplicabilidad de la Reglamentación de la Ley específica sobre la materia, cual es la que establece el Régimen de Procedimientos Administrativos, dado que el proceso que se reglamenta en el Anexo III consiste, precisamente, en un proceso administrativo. Lo precedente, puede constituir una fuente de conflictos derivados del planteo y denegación de alguno de los Recursos Administrativos – Reconsideración, Jerárquico, Alzada y Revisión –, contemplados en la Ley 19.549 y su reglamentación.

La Práctica Administrativa vigente en la actuación en el INPI, con anterioridad a la modificación de la Ley 22.362, por la Ley 27.444 y la Reglamentación que nos ocupa del artículo 16, establecía expresamente la posibilidad de plantear los Recursos Administrativos en el procedimiento marcario, al extremo de comunicarse tal posibilidad en las Resoluciones que se emitían en los expedientes en trámite.

La inaplicabilidad de las vías Recursivas del Régimen de Procedimientos Administrativos en el proceso de oposiciones, podría haber sido establecida expresamente en la Ley modificatoria de la Ley 22.362, pero no habiéndolo sido, no puede ser introducida por una Resolución de una Autoridad Administrativa, que vendría a modificar una Ley y su Reglamentación, restringiendo derechos del administrado.

Como se viera, en el Anexo I se establece el procedimiento que deberá seguirse para mantener las oposiciones al registro de una marca en el emprendimiento de que la controversia entre el solicitante y el oponente sea objeto de una decisión administrativa que la resuelva. En tal sentido en el artículo 1 se estipula que el oponente, que desee mantener la vigencia de la protesta, en el plazo improrrogable de quince (15) días hábiles de ser notificado, deberá pagar el arancel correspondiente a la instancia Administrativa de Resolución de Oposiciones, y que si no lo hace se presumirá la falta de interés en mantener vigente la oposición.

En el Anexo II de la Resolución, se determinan los Aranceles que corresponden a las diversas instancias del proceso, y el atinente al mantenimiento de la vigencia de una oposición actualmente es de once mil cincuenta ($ 11.050,00). Al respecto, cabe considerar que consiste en una práctica habitual solicitar una misma marca en varias clases, tanto sea porque los productos o servicios que se pretenden identificar con la misma corresponden a distintas clases o para obtener el derecho exclusivo sobre ella, por diversas razones. También es habitual que las protestas, planteadas por un mismo oponente, abarquen todas o varias  de las clases en las que se solicitó la marca.

En la práctica judicial, por aplicación de los principios que rigen el procedimiento, se acumulaban todas las oposiciones formuladas por una persona a una misma marca, en diversas clases, en un único proceso. Ahora bien, ésta no es la práctica administrativa, en la que cada oposición, aunque fuera hecha a una misma marca en diversas clases, es considerada individualmente. Conforme el proceso reglamentado por el artículo 1 del Anexo I de la Resolución 183/2018, quien desee mantener las protestas, bajo condición de presumirse su desinterés en ellas, deberá reponer, por cada una, el Arancel de once mil cincuenta pesos ($ 11.050,00). La marca puede solicitarse en las 45 clases del Nomenclador Vigente, pero vamos a suponer que se lo hace sólo en 10 (diez), todas las cuales son objeto de una oposición deducida por la misma persona. Para mantenerlas, deberá abonar por cada una de ellas el Arancel arriba expresado, lo que podría tornar prohibitivo el ejercicio de su derecho, en particular para los pequeños y medianos empresarios argentinos, lo que determina que el arancel que nos ocupa sea discriminatorio. Tampoco se contempla el beneficio de litigar sin gastos, al que deberían acceder los emprendedores que se están iniciando en una actividad, y que muchas veces carecen de los recursos para afrontar los aranceles determinados por el INPI.

De lo precedente resulta que el INPI, debería reconsiderar el Arancel por mantenimiento de la vigencia de la Oposición, reduciéndolo sensiblemente, de modo de no tornar utópico el derecho del administrado a interponerla y ratificarla, mediante cualquiera de las alternativas existentes en tal sentido (acumulación de procesos, en el supuesto de misma solicitud con idéntico oponente, o diferenciación de aranceles para PYMES, etc.).

El artículo 3, del Anexo I de la Resolución INPI 183/2018, establece que los escritos del Trámite Administrativo de Resolución de Oposiciones, deberán contar con patrocinio letrado o de Agente de la Propiedad Industrial.

Ciertamente, resulta sumamente valiosa la intervención del Agente de la Propiedad Industrial, en todo el trámite administrativo de registro de una marca, más carece de la facultad de patrocinar en procesos administrativos, la que está limitada a los abogados por definición de la Ley de Procedimientos Administrativos 19.549, en su artículo 1, Inc. f), Ap. 1), que textualmente dice:

“… Cuando una norma expresa permita que la representación en Sede Administrativa, se ejerzan por quienes no sean profesionales del derecho, el patrocinio letrado será obligatorio en los casos en que se planteen o debatan cuestiones jurídicas.”

Nuevamente, una Resolución de una Autoridad Administrativa, no puede modificar una Ley, alterando las incumbencias profesionales que resulta de la misma. El Agente de la Propiedad Industrial, se encuentra facultado para representar en el proceso de Resolución de Oposiciones, pero por definición legal, se encuentra impedido de patrocinar.

No cabe duda alguna, que en el proceso administrativo de Resolución de Oposiciones, se debaten cuestiones jurídicas, por lo que el patrocinio en tal materia es de exclusiva incumbencia de los abogados de la matrícula. 

El artículo 4 de la Disposición que nos ocupa, regula la producción de la prueba, estableciendo un marco amplio para la discrecionalidad del administrador. Es sumamente habitual, que por la índole de las cuestiones marcarias, deba producirse prueba en extraña jurisdicción, la que muchas veces es determinante para la dilucidación del conflicto. Pues bien, dicha prueba debe tramitarse mediante Exhorto Diplomático que libra un Juez, al competente del extranjero. La pregunta es, ¿cómo podrá producirse la mentada prueba dentro del marco del proceso administrativo? Nada dice la norma al respecto.

El artículo 5, como no podía ser de otra manera, establece que en caso de que alguna de las partes planteara la caducidad o nulidad de alguna marca, relacionada con el conflicto, ellas deberán ser resueltas por la Justicia competente, sin perjuicio de lo cual, la Dirección Nacional de Marcas decidirá respecto a la confundibilidad de los signos enfrentados, y de otros fundamentos de las protestas sobre los que puede expedirse, luego de lo cual ordenará la reserva del expediente al aguardo de la Sentencia que se dicte en el proceso judicial de caducidad o nulidad.

Ello es incongruente, siendo que muchas veces el fundamento o la falta del mismo de una protesta, resulta de la caducidad o nulidad de la marca en la que se la basa. Por ello, adoptar una decisión respecto al conflicto de confundibilidad, sin considerar el argumento principal del oponente, que deberá ser resuelto por la justicia, es lisa y llanamente inconsistente, y un dispendio de tiempo y esfuerzo de la Administración. Hubiera sido mucho más simple, remitir la Resolución en estos casos a la Jurisdicción, prescindiendo de la intervención superflua de la Administración. 

El articulo 6 contempla una extemporánea instancia de Mediación, que podría tener lugar luego de producida toda la prueba y en ocasión de presentar el Alegato, a cuyo fin las partes contarán con diez días hábiles. La apertura de esta instancia interrumpe por 30 días hábiles improrrogables, el plazo para Alegar, vencido el cual, sin acuerdo, comenzará a correr un nuevo plazo común de diez días hábiles para presentar el Alegato.

En conclusión, nuevamente se alteran los términos lógicos de un proceso racional. Se obliga a las partes a incurrir en el gasto de mantener la oposición, en qué consiste el Arancel de once mil cincuenta pesos ($ 11.050,00) por cada una de ellas, a tramitar toda la prueba, para recién allí poder abrir la instancia de Mediación, que como lo indica la norma que estableciera tal régimen, es útil cuando tiene lugar con carácter previo a la sustanciación del proceso, puesto que puede ahorrar tiempo, esfuerzo y costos al Estado y a las partes. Tal como la ha reglamentado el INPI, no tiene ninguno de dichos efectos virtuosos.

El artículo 7, nuevamente, violenta la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos y su Reglamentación, al establecer un efecto contrario al que la misma estipula para la toma de Vistas de las actuaciones. En este artículo se dispone que la toma de Vista no suspenderá los plazos del procedimiento, por lo que resultan aplicables las críticas que hiciéramos a las distintas previsiones de la Resolución que contradicen las de normas de jerarquía superior, específicamente aplicables a la materia.

El artículo 8, materializa la inaplicabilidad al proceso de Resolución de Oposiciones de las vías Recursivas, contempladas por la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos y su Reglamentación, por lo que nos remitimos a lo ya dicho al respecto.

Los artículos 9 y 10, establecen que la Dirección Nacional de Marcas será quien resolverá respecto a las oposiciones que permanezcan vigentes y que la Resolución que dicte únicamente podrá ser objeto de Recurso de Apelación, por ante la Cámara Nacional en lo Civil y Comercial Federal, y que a tal efecto, deberá pagarse la tasa por Recurso Directo de Apelación que establece en un mil ciento cinco pesos ($ 1.105,00).

Estas disposiciones son objeto de críticas e interrogantes. Parecería estar claro que la Dirección Nacional de Marcas emitirá un Acto Administrativo que discernirá si la protesta fue fundada o infundada. Este acto, conforme la Reglamentación, no podrá ser objeto de Recursos Administrativos, lo que nuevamente determina nuestra crítica, por las razones ya expuestas.

Ciertamente, el objeto del Recurso Directo ante la jurisdicción es el Acto Administrativo, por lo que parecería que la legitimación pasiva recae en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, siendo la Dirección Nacional de Marcas una repartición del mismo.

Ahora bien, los interesados en la oposición son el solicitante de la marca y el oponente. Suponiendo que la decisión fue favorable al segundo de ellos, es el solicitante quien deberá promover la Demanda, cuyo objeto será la revocación del Acto Administrativo dictado por la Dirección Nacional de Marcas, que será parte en el proceso, como así también el oponente  que es quien planteó y sostuvo la protesta, con lo cual un proceso que antes era simple y que sólo involucraba a dos partes, ahora tendrá también en tal carácter a la Administración, formándose un litis consorcio pasivo que en lugar de simplificar sus tareas y costos, los incrementará.

En el segundo párrafo del artículo 10, el INPI parecería querer desentenderse de su condición de parte en el proceso, estableciendo que en la Instancia Judicial deberá resolverse la contienda trabada entre solicitante y oponente. Esto no es correcto. Tal contienda nunca podrá ser dilucidada sin confirmar o revocar el Acto Administrativo que decretó que la o las oposiciones fueron fundadas o infundadas, y quien lo dictó necesariamente tiene que ser parte en el proceso para defender la probidad de lo  decidido.

En el artículo 11 del Anexo II, queda claro que la disposición que declaró fundada o infundada la protesta, consiste en un Acto Administrativo emitido por el órgano competente en ejercicio de su función. En este artículo se afirma textualmente:

“...la Dirección Nacional de Marcas, si estuviese en condiciones de hacerlo, resolverá seguidamente y por medio de otro Acto Administrativo, respecto de la concesión o denegatoria de la solicitud de marca.”

 Pues bien, si el Acto que nos ocupa consiste en “otro Acto”, lo es porque el del artículo 9 también reviste tal condición, y lo que deberá hacer la Cámara es confirmarlo o revocarlo. Creemos que el galimatías en el que consiste el dictado de un primer Acto estableciendo la confundibilidad, y de un segundo Acto concediendo o denegando la marca según fuere la Decisión de la jurisdicción, tuvo por único objeto intentar eludir la participación del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial en el proceso judicial, más como viéramos, ello fue fallido.

Es en este sentido que debe interpretarse la oscura frase con que concluye el artículo 11, en la que se expresa “…Por tal motivo, la acción de denegatoria de marca no procederá contra aquellas resoluciones basadas exclusivamente en oposiciones fundadas.”.

Para concluir, entendemos que debería modificarse la Reglamentación, estableciendo que la Mediación debe tener lugar con carácter previo a la tramitación del Proceso de Resolución Administrativo de la Oposición, adecuársela a las previsiones de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos y su Reglamentación, y establecerse conforme ella y las normas que reglamentan el ejercicio de las profesiones de Agente de la Propiedad Industrial y de Abogado, las respectivas incumbencias en tal proceso.

No podemos concluir este trabajo sin referir que la resolución judicial de las oposiciones hace a la tradición jurídica de nuestro país, y a través de los años ha demostrado su eficiencia como medio hábil para dilucidar las controversias en la materia, generando una rica jurisprudencia que establece pautas de conductas en casi todos los temas atinentes al registro de marcas. Ciertamente, a la Ley 22.362 puede hacérsele una crítica en el tema, pero la misma no involucra al sistema de resolución judicial, sino al procedimiento establecido al efecto, esto es el proceso ordinario, que es el de mayor debate previsto por nuestro ordenamiento y por ende el que más tiempo insume. Conforme los casi 50 años de actuación en la materia de unos de los coautores de este trabajo, la mayor parte de los conflictos de oposición pueden ser resueltos mediante un proceso abreviado. Anteriormente, el sumario y en la actualidad el sumarísimo, dejándose -como en muchos otros supuestos- al magistrado la facultad de establecer el procedimiento ordinario para los casos complejos que lo ameriten.

De tal manera se simplificaría significativamente la gestión de la administración sin recargarla con tareas, para las que no está capacitada ni material ni humanamente, dejando la misma a cargo del poder especializado del estado que las ha venido desempeñando eficientemente y con la certeza de idoneidad e imparcialidad en beneficio de los administrados.

Entendemos que la nueva administración, que recién comienza su gestión tiene la oportunidad de encarar una reforma de la ley marcaria vigente, o el dictado de una nueva ley en cuya creación se de participación a todos los interesados en el tema (magistratura, doctrinarios reconocidos nacional e internacionalmente, asociaciones profesionales especializadas en la materia y entidades empresarias) que contemple los derechos de todos los participes en la actividad económica, y que se torne en un instrumento hábil para la radicación de inversiones, tan necesarias para nuestra economía.