El pasado 27 de enero se conoció la disposición DI-2023-23-APN-DNM#INPI de Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) mediante la cual denegó el registro de la marca “QUE MIRA BOBO, ANDA PA ALLA” Acta 4.196.805 solicitada en la clase 25 del nomenclador de marcas vigente.

Más allá de la inusual velocidad para resolver (en un plazo menor a los 2 meses desde su solicitud), lo que me llama la atención es una de las causales de denegatoria que esboza y recomienda la Dirección Nacional de Marcas para justificar el rechazo.

En su dictamen, la Dirección de Marcas presenta dos argumentos: Por un lado, el signo es contrario a la moral y las buenas costumbres de nuestro país, causal de rechazo contenido en el art. 3 inc. e) de nuestra ley de marcas. A pesar de no estar de acuerdo con dicho argumento, no me referiré a este aspecto.

En segundo lugar, la Dirección señala:

“Asimismo debemos destacar que la protección que brinda el complexo normativo de PI, encuentra directa relación con la prohibición del aprovechamiento ajeno ya sea en cuanto a su autoría como en cuanto a trayectoria o reputación.

Así pues, el signo solicitado resulta íntimamente asociado con el ídolo del último y reciente campeonato mundial ganado por nuestro país por lo que deviene, sin lugar a dudas, contrario a la moral y/o buenas costumbres ´-buena fe comercial o buenas prácticas mercantiles- pretender su registro como marca sin acreditar derecho alguno para ello, sólo aprovechar o parasitar la fama de la mencionada figura pública y su frase en el contexto de su emisión, con la única misión de atraer clientela lo cual resulta imperativo para este organismo evitar obtener un rédito comercial mediante UN APROVECHAMIENTO INDEBIDO otorgando monopolio estatal.”

Sobre las facultades del INPI para denegar solicitudes de marca

El art. 12 de la ley 22.362 establece que “Dentro de los treinta (30) días de efectuada la publicación, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial efectuará la búsqueda de antecedentes y dictaminará respecto de la registrabilidad.”

En principio este artículo 12 establece el marco de actuación del INPI: dictaminar sobre la registrabilidad.

Y a dónde van los examinadores a buscar esos requisitos para la registrabilidad, es a los artículos 1 a 3 de la ley de marcas, que determinan los requisitos y prohibiciones de registro de los signos que son solicitados para ser marca.

En este sentido, el INPI solo puede revisar aquellas cuestiones que en forma objetiva vulneren las prohibiciones de los citados artículos. No puede ni debe examinar y decidir sobre cuestiones que implican analizar cuestiones subjetivas y de hecho, como puede ser la conducta de aprovechamiento del prestigio ajeno. Estas cuestiones son competencia del Poder Judicial.

Por otro lado, esta limitación de la competencia fue confirmada por la reciente modificación a la ley de marcas, que al trasladar la competencia originaria de la acción de nulidad al INPI, solo le encargó aquellas referidas al inciso a) del art. 24 de la ley establece que “Son nulas las marcas registradas: a) En contravención a la presente ley”.

Al momento de interpretar esta disposición, nuestra Cámara Federal sostuvo que: “De acuerdo con la letra de la reforma legislativa, solamente pueden plantearse nulidades en sede administrativa respecto de marcas registradas “en contravención a lo dispuesto” en la ley (art. 24, inc. a, penúltimo párrafo, ley 22.362). Ello, como acertadamente afirma la recurrente, remite a las exigencias de los artículos 1 a 3 para la registrabilidad de los signos.” (CNCyCFed, Sala III, “Bazar Avenida SA c/ Impex SA s/ nulidad de marca”).

En este sentido, parece claro que siempre que la Dirección de Marcas considere que un signo no cumple con las exigencias de los artículos 1 a 3 de la ley de marcas, tendrá la facultad de rechazar la solicitud de registro.

Por otro lado, mucho se ha discutido respecto a las facultades del INPI y su intromisión en asuntos de carácter privado.

Están los casos donde una marca que no recibe oposiciones es rechazada por el INPI por considerarla confundible a un antecedente. Incluso se han rechazado marcas cuando el solicitante recibe autorización del titular del antecedente citado. (CSJN, “Curt Uger”, del 07/06/1940, Fallos, 187:12 y CSJN “Méndez, Palleiro, Gaviña & Cía.”, del 29/11/1951, Fallos, 221:329)

Esta situación se ha debatido y tuvimos sentencias que fueron en un sentido y el otro, aunque hoy es pacífico que la administración puede rechazar estos registros con el fin de velar por los intereses del consumidor, justificado en la causal de rechazo del art. 3 inc. b). Y también en el caso de signos extranjeros notorios y no registrados en nuestro país, cuando exista riesgo de confusión (CNCyCFed, Sala III, Causa 7898/93, “Cervecería y Maltería Quilmes SAICAyG c/ INPI”, sentencia del 11/02/2002)

Pero velar por un supuesto aprovechamiento de la reputación de quien no ha reclamado, excede ampliamente sus facultades, no se justifica en la protección al consumidor y se entromete en cuestiones que deben ser dirimidas entre privados. Así lo ha resuelto un claro antecedente:

“El interés privado de los comerciantes fundado en derecho, deberá ser amparado en la medida que corresponda y que los interesados lo soliciten. La intromisión de la autoridad en el terreno del interés privado del comerciante y en cuanto tal y sin su requerimiento puede dar lugar a grandes abusos, que desde luego no pueden ser escudados por la ley de marcas. […] Si no hay interés privado que se oponga expresamente ni está comprometido el interés general ni hay razones de orden moral para impedir el registro de la marca solicitada, la oposición administrativa viene a constituirse en un caso en que la aplicación del estricto derecho se vuelve en contra del propósito fundamental de la ley, que es el desenvolvimiento ordenado y cómodo de la actividad económica.” (CNCyCFed, “The General Tire Ruber Company”, sentencia del 30/11/1964)

Por lo tanto, al referirse a la registrabilidad de los signos, las disposiciones de la ley que deben ser tenidas en cuenta para valorar su cumplimiento son los art. 1 a 3 de la ley 22.362. No debe analizar potenciales conductas ni ilícitos que se encuentren regulados en otras normas ajenas a la ley de marcas.

Como sostiene O’Farrel, para que la Oficina de Marcas deniegue un registro cuando el presunto interesado no formula objeción, debe existir una posibilidad real de perjuicio -confusión- para el público consumidor. (O’Farrel, Ernesto “Facultades de la oficina de marcas para denegar solicitudes cuando el interesado no formula objeción”, Revista La Ley, Buenos Aires, T 133, p. 365)

No es lo que sucede en este caso, donde se declara la existencia de un supuesto prestigio que debe ser protegido de su aprovechamiento, sin siquiera mencionar la posibilidad de confusión. En ningún momento el INPI explica en qué consiste ese aprovechamiento ni como impacta negativamente en el consumidor.

Tampoco explica que la frase “QUE MIRA BOBO, ANDA PA ALLA” pueda ser atribuible a Messi, siendo que la expresión “qué miras…” es típica de nuestro léxico. O tampoco explica por qué el simple hecho de haberla mencionado en una entrevista genere algún derecho de propiedad sobre la misma, siendo nuestro sistema de marcas atributivo (art. 4 ley 22.362)

Sobre el aprovechamiento indebido del prestigio ajeno

El INPI comienza hablando de “prohibición del aprovechamiento ajeno ya sea en cuanto a su autoría como en cuanto a trayectoria o reputación.”. Esto no es correcto. No existe tal prohibición en nuestra normativa.

El decreto 274/2019 sobre Lealtad Comercial introdujo en nuestro sistema normativo una serie de normas sobre actos de competencia desleal. Y en su art. 10 inc. g), sostiene que se considera un acto de competencia desleal la “Explotación indebida de la reputación ajena: Realizar actos que aprovechen indebidamente la imagen, el crédito, la fama, el prestigio o la reputación empresarial o profesional que corresponde a otro, induciendo a confundir los propios bienes, servicios, actividades, signos distintivos o establecimientos con los de otro”.

Por lo tanto, es incorrecto sostener a modo genérico que el aprovechamiento de la reputación per se sea ilícito, sino que es requisito esencial para su prohibición que ese aprovechamiento sea indebido. Sino no existiría razón por la cual el legislador hubiera incluido ese adjetivo en la tipificación del ilícito, vaciando de contenido parte de la norma.

Por otro lado, la misma norma determina el caso en el cual ese aprovechamiento será indebido: cuando el acto de aprovechamiento de la reputación confunda los propios bienes, servicios, actividades, signos distintivos o establecimientos con los de otro.

Esta es una situación de hecho que debe ser analizada por la justicia luego de consumado el hecho, mediando reclamo por el interesado y no anticipado por el INPI, que no tiene facultades para entrometerse en las relaciones comerciales entre privados. Tampoco entiendo por qué el INPI considera que existe una situación de competencia entre Messi y el solicitante que haga aplicable la norma, cuando esto no es así. Es una solicitud de registro de marca y no un acto con fines concurrenciales en el mercado.

Por otro lado, la normativa de competencia desleal es una norma que se complementa con la ley de marcas, pero no la reemplaza ni la sustituye para justificar el rechazo de solicitudes de marca. Tienen una relación de género – especie. En este sentido, las normas de competencia desleal se aplican a casos fácticos donde la ley de marcas no sea aplicable. Esto será cuando estamos ante situaciones donde no hay marcas registradas o solicitadas para su registro en juego. En esos casos, se aplican las normas de competencia desleal.

Pero en un procedimiento administrativo ante el INPI, las normas aplicables son las establecidas en la Ley de Marcas, donde la Dirección de Marcas debe analizar si existen prohibiciones de registro. Lo que debió hacer en todo caso, es constatar si existía un antecedente confundible con “QUE MIRA BOBO, ANDA PA ALLA” y evaluar el riesgo de confusión. Analizar cualquier otro extremo fáctico excede ampliamente sus facultades.

Quiero señalar por último que “la única misión de atraer clientela” tal como lo señala el INPI, es el objetivo de todos los competidores en el mercado y no es algo negativo ni mucho menos prohibido, tal como denota el contexto en que es expresado. Lo que corresponde analizar en todo caso, es si las herramientas para atraer la clientela se corresponden con lo establecido por la ley de marcas.

Conclusiones

Como vimos, el INPI encuentra su competencia para rechazar el registro de solicitudes de marca en los art. 1 a 3 de la ley 22.362 donde se regulan los requisitos de registrabilidad de los signos.

En este sentido, no se encuentra facultado para resolver sobre cuestiones ajenas a su campo de actuación, como lo son la defensa de intereses de privados y mucho menos para justificar el rechazo de un registro en normas de competencia desleal que no son directamente aplicables a la situación de registro de marca.