El día 23 de julio de 2024 se publicó la Resolución 295/2024, modificando el régimen de oposiciones (artículo 2 bis al Anexo I de la Resolución INPI P-183/2018) fijando una tasa a cargo del solicitante de una marca nueva que ha recibido una o más oposiciones que han sido ratificadas, en caso de tener interés en continuar con el registro, bajo apercibimiento de denegar sin más la solicitud en caso de falta de pago.

De esta manera la normativa ha establecido una suerte de “requisito de demostración de interés” en la continuidad del trámite de la solicitud de marca nueva que ha recibido oposición cuando esa oposición ha sido ratificada.

En lo que interesa a los fines prácticos, los solicitantes de marcas nuevas que hayan recibido oposición (cuando esta oposición ha sido ratificada) serán intimados al pago de esta tasa. De no abonarse la solicitud será denegada directamente; de pagarse la tasa el INPI dará trámite al procedimiento de oposición controvertido.

Hasta aquí el cambio es positivo, aportando un principio de solución a la gran cantidad de casos en que los solicitantes abandonan el trámite y el oponente debe seguir un largo y costoso procedimiento. Aunque celebramos este cambio entendemos que ha quedado a mitad de camino y consideramos que sería conveniente introducir otras modificaciones al régimen, a los que humildemente nos referiremos más abajo luego de una breve reseña del régimen anterior y el vigente antes de este cambio. 

Antes de la última reforma (introducida en el año 2019) la Ley de Marcas (Ley 22.362) establecía un complejo y costoso sistema para el solicitante de una marca nueva que recibía una oposición, quien debía recorrer un largo camino y en caso de falta de acuerdo iniciar acción judicial ante la justicia federal luego de haber agotado la instancia de mediación previa obligatoria; proceso judicial que en el mejor de los casos demoraba un par de años.

Esta regulación era altamente tuitiva de los derechos del titular del registro, poniendo a cargo del solicitante todo el esfuerzo para obtener el retiro de la oposición u obtener una sentencia judicial, la cual en la mayoría de los casos tardaba varios años.

Asimismo implicaba un alto costo para acceder al registro de una marca -en caso de oposición sin acuerdo-  ya que el solicitante debía primero realizar una mediación obligatoria y luego - en caso de falta de acuerdo en esta instancia- iniciar una acción judicial ante el fuero Federal que podía demorar varios años, para obtener una sentencia que resolviera sobre la oposición, con los altos costos que este extenso proceso implicaba, incluyendo tasas, honorarios y costas.

Con la sanción de la  Ley 27.444 se modificó, entre otros, el artículo 16 de la Ley de Marcas otorgando competencia al Instituto Nacional de Propiedad Industrial para resolver las oposiciones en instancia administrativa modificando sustancialmente el procedimiento y las cargas, simplificando este procedimiento y buscando reducir costos y tiempos de tramitación.

Asimismo se eliminó la mediación obligatoria fijando un periodo de negociación durante el cual el trámite queda suspendido (cooling off)  para que las partes puedan buscar un acuerdo.

Bajo el nuevo procedimiento la carga fue invertida, pasando completamente del solicitante de la marca nueva al oponente que considera afectado su derecho. Así, una vez publicada una marca nueva quien, considere afectado su derecho debe: (a) en primer lugar presentar un derecho de oposición, abonando tasas y honorarios; (b) seguidamente se aperturará un proceso de negociación; (c) finalizado el procedimiento de oposición sin acuerdo el oponente debe ratificar la oposición, presentando fundamentos y pagando nuevamente tasa (además de honorarios); (d) seguidamente el INPI notifica al solicitante de la marca de todas las oposiciones ratificadas, para que si así lo desea conteste, quedando así trabada la litis e iniciándose el proceso contencioso de instancia administrativa. Es de resaltar que el solicitante de marca nueva no tiene obligación de contestar el traslado.   

Bajo este sistema el solicitante de la marca nueva únicamente debía, si así lo estimaba, contestar las oposiciones ratificadas. En caso de no contestar la oposición, la Dirección Nacional de Marcas continuaba el trámite administrativo y resolvía a mérito de los fundamentos de una sola parte.

Con la modificación efectuada (Resolución INPI 295/2024) se introduce la obligación del solicitante de la marca nueva - que tiene oposición ratificada- de abonar un arancel al momento de contestar a las oposiciones que han sido ratificadas. En caso de no abonar la tasa el INPI procederá a la denegatoria de la solicitud sin más trámite.

Se puede observar que la normativa que regula el procedimiento de resolución de oposiciones ha fluctuado durante los últimos años. En primer lugar, colocando toda la carga en el solicitante quien debía instar una acción judicial si buscaba obtener una decisión que considerara infundada la oposición. Luego, dando un giro de ciento ochenta grados, pasando toda la carga al oponente, quien para hacer valer su derecho debe abonar tasas en dos oportunidades e incurrir en otros costos (honorarios), mientras que el solicitante de la marca nueva puede mantenerse pasivo.

Si bien la introducción de un arancel para el solicitante importa un avance en la búsqueda de equilibrar dicho desequilibrio, así como de evitar dispendios administrativos innecesarios en los casos donde los solicitantes no demuestran intención de continuar con el trámite de la marca, entendemos que no resulta suficiente para regular de manera equilibrada el trámite, considerando que la reforma puede ser profundizada. En tal sentido humildemente consideramos que las siguientes modificaciones pueden mejorar notablemente el sistema:

En primer lugar, consideramos que la oportunidad en la cual se le debería requerir al solicitante ratificar su voluntad de continuar con el trámite debería ocurrir dentro del periodo del cooling off (o al finalizar el mismo) con una tasa equivalente a la que abone el que presenta un derecho de oposición. De esta manera se evitaría el dispendio que implica mantener una oposición y pagar tasas, para que no se dé inicio al trámite controvertido.

Además, una modificación más equilibrada, podría incluir un balance de los gastos del trámite de oposición al finalizar el cooling off. Una forma de hacerlo sería otorgar un plazo para que cada parte sufrague la mitad de la tasa de resolución de oposiciones previo a la presentación de fundamentos. De tal manera las alternativas que quedarán en tal escenario son las siguientes:

a) Si una de las partes no abona la tasa se considerará desistida su intención de continuar con el procedimiento y se devolverá a la otra parte la abonada, pues no se ha dado inicio al trámite de oposición por el cual se abona una tasa retributiva de servicios.

b) Si ambas partes abonan la tasa entonces se les otorga un plazo para que primero el oponente presente fundamentos y luego el solicitante los responda. 

Un tercer cambio que sería positivo es prever un régimen de costas al vencido y reposición de la tasa al ganador de la contienda. El actual sistema hace cargar al oponente con todos los costos, lo cual considerando que es el titular de un derecho concedido, no parece razonable, justo ni proporcional. Tampoco se prevé un régimen de costas y el INPI no se expide al resolver las oposiciones.

En conclusión, el cambio introducido es un puntapié hacia un sistema más equilibrado y justo en cuanto a los costos y cargas; sin embargo a esta altura de la madurez del sistema es posible y recomendable transitar hacia un sistema más equilbrado que además contemple un régimen de costas.

Finalmente, un tema no menor, es que tampoco se ha contemplado la reposición de la tasa por la no prestación del servicio de resolución de la controversia de una oposición, cuando este servicio no es prestado como consecuencia de la falta de pago de la tasa ahora fijada por el solicitante de marca nueva.

Cabe recordar que las tasas se corresponden a la prestación por un servicio o actividad estatal que se particulariza o individualiza en el obligado al pago y que debe ser proporcional al servicio efectivamente prestado[1]. Es decir que las tasas tienen como característica esencial que el Estado efectivamente - y no en forma potencial - preste una actividad que se particulariza en el obligado al pago, y estas deben ser proporcionales a este servicio individualizado[2].

En consecuencia, en los casos en que el oponente paga la tasa de ratificación de oposición lo está haciendo como contraprestación por el servicio que va a dar el INPI al resolver una oposición en un sistema controvertido. Ahora bien, en el supuesto que el solicitante no abone la tasa introducida por la Resolución 295/2024 el INPI procederá sin más trámite a la denegatoria de la solicitud de registro, no brindando en el servicio retribuido por la tasa, por lo que este punto requiere su revisión y una reglamentación que prevea la reposición de la tasa al oponente. Una solución a este punto, como hemos mencionado, es que la tasa que abona el solicitante ocurra con anterioridad por ejemplo en el momento de inicio del periodo de suspensión del trámite.