Por Alejandro Augusto Contreras
Zang, Bergel & Viñes Abogados

El 28 de junio de 2010, la Corte Suprema de los Estados Unidos resolvió el caso “Bilski” (1)  de trascendental importancia no sólo para el área de patentes, sino también  para las áreas de desarrollo de negocios en las industrias de software, life sciences y entrepreneurship en general.

El  caso se originó con una solicitud de patente por la cual Berlard Bilski y Rand Warsaw solicitaron el patentamiento de una fórmula matemática para cubrir riesgos en los negocios, así como también su aplicación a los mercados de commodities (energía). En todas las instancias previas tanto en la faz administrativa como en la judicial el pedido había sido denegado.

Llegado el caso a la Corte Suprema de los Estados Unidos, ésta  rechazó el patentamiento de esta puntual idea  aplicada a los negocios, y sentó como precedente que: (i)  el Machine and Transformation Test  (2)  “MOT” deja de constituir el método exclusivo  para determinar qué puede ser patentable y qué no;  y que (ii)  los descubrimientos aplicados a métodos de software, ciencias médicas y negocios pueden ser patentables.

Previa a la resolución de la Corte, en instancias anteriores, además de rechazarse la solicitud concreta de patentamiento, se afirmaron los criterios clásicos, restrictivos y de exclusión hacia los procesos intangibles.

En primer lugar, el examinador de las patentes rechazó la solicitud por no estar dirigida hacia un arte tecnológico ni implementada en un artefacto puntual. Indicó que la solicitud sólo constituía la manipulación de una idea, que si bien resolvía un problema matemático, no tenía una aplicación práctica.

Por otro lado, la Junta  de Apelación de Patentes  confirmó el rechazo,  y agregó que la solicitud sólo  involucraba un mero proceso mental, y que por lo tanto,  al estar direccionado a una idea, constituía,  simplemente, “algo abstracto”.

La Corte de Apelaciones también confirmó tanto la resolución, como también el criterio restrictivo para evaluar creaciones intelectuales. Agregó que el sistema de patentes fue diseñado para proteger y promover los avances de la ciencia y de la tecnología, y no ideas sobre cómo estructurar transacciones comerciales. La Corte concluyó que el proceso no era patentable, ya que no había “pasado” el MOT.  

Finalmente, llegado el caso a la Corte Suprema, se produjo un fallo cuyas consecuencias excedieron el ámbito de la securitización de los procesos o fórmulas (patentes) para adentrarse en la materia del desarrollo de negocios en general.

El voto mayoritario, redactado por el juez Kennedy, y seguido por los jueces Alito, Roberts, Thomas y Scalia amplió el ámbito de las industrias y procesos sujeto a posible tutela por las  patentes, así como también sobre lo que se entiende por “proceso” patentable.

El fallo, que fue ampliamente festejado por las áreas de desarrollo de software y biotecnología, también tiene gran repercusión en las áreas “ejecutivas” de la invención, como las de transferencia de tecnología y entrepreneurship en general, las que verán ampliadas sus esferas de actuación.

La sentencia  es muy interesante también en lo que hace a la interpretación de los textos legales,  la que indica debe realizarse conforme al uso “ordinario, contemporáneo y común” de las palabras. En el caso concreto, se sostuvo que la palabra “proceso”, que en el pasado refería solamente a activos tangibles (era industrial), hoy debía aggiornarse para también contener a los intangibles. En consecuencia y en virtud de esta nueva interpretación, múltiples procesos ligados a las tecnologías y a la innovación médica podrían desde ahora, ser considerados como un activo objeto de protección.

La Corte Suprema indicó que utilizar el MOT en tiempos actuales como único  criterio ivo, creará incertidumbre en materia de patentamiento de software, técnicas de diagnóstico médicos avanzados,  invenciones basadas en programación linear, compresión de datos y manipulación de señales digitales. Concluyó la Corte Suprema indicando que esta era demanda la posibilidad de que la innovación sea colocada en muchas manos más.

El voto de la minoría, liderada por el juez Stevens, y seguida por los jueces Ginsbur, Breyer y Sotomayor consideró distorsiva la inclusión de los procesos aplicados a los negocios como objeto de patentamiento. Indicó que permitir el patentamiento en los procesos de negocios restringirá el conocimiento en vez de promoverlo. Amplió indicando que los procesos de negocios ya son hoy tutelados por otras vías como los Non Disclosure Agreements, el First Mover Advantage, u otros, y que una mayor rigidez, lejos de estimular la innovación, la coartará.

Como el fallo permite que los procesos aplicados a los negocios sean patentables, pero no los define, se anticipan nuevas discusiones en el corto plazo.

(1) Bilski y otros c. Kappos: http://www.supremecourt.gov/opinions/09pdf/08-964.pdf

(2) El “Test de Maquinaria o Transformación” es un test que se ha venido utilizando para evaluar si un proceso debe o no ser patentado.  Se llama “Machine or Transformation Test” ya que a manera de axioma, sólo permite el patentamiento si: (i) el proceso se encuentra implementado en una particular maquinaria, un aparato específico adaptado para perfeccionar un proceso de manera no convencional o bien (ii) transforma un artículo que se encuentra en un estado de cosas, a otro estado de cosas. En suma, es un criterio material que persigue la patentabilidad solo de creaciones tangibles.