¿Podemos registrar un nombre geográfico como marca? Específicamente, ¿Puede PATAGONIA ser una marca para vinos?

La regla seguida por la doctrina y por nuestros tribunales en numerosas sentencias ha sido que los nombres geográficos son registrables como marcas, en tanto sean un signo de fantasía para los productos o servicios que distingan. No se puede registrar como marca aquel nombre geográfico que constituya una denominación de origen o sea una indicación engañosa o de uso común. 

Sin embargo, debido a la importancia que fue adquiriendo la protección y reconocimiento de las Indicaciones Geográficas a partir de la vigencia del Acuerdo de los ADPIC, la situación fue variando, en particular en relación con marcas para distinguir alimentos, como veremos a continuación.

La Argentina adoptó un sistema Sui Generis de protección y registro de las Indicaciones Geográficas mediante el dictado de dos leyes especiales: 1) la ley 25163 que establece el régimen legal para el reconocimiento, protección y registro de los nombres geográficos de los vinos y de las bebidas espirituosas de naturaleza vínica, y 2) la ley 25380 –y su modificatoria ley 25966- que dispone el régimen legal para las IG de productos agrícolas y alimentarios.

Las leyes Sui Generis adoptan el concepto de Indicación Geográfica (IG), que es el término acuñado por ADPIC, para designar el derecho de propiedad intelectual que identifica un producto como originario de un lugar determinado. La expresión IG, en su sentido amplio, incluye a una variedad de conceptos tales como Indicación de Procedencia y Denominación de Origen, que están contemplados en tratados y normas cuyas definiciones pueden variar de acuerdo con la jurisdicción que lo adopta.    

En el caso específico de nuestras leyes Sui Generis, la ley 25163 protege las Indicaciones de Procedencia (IP), las Indicaciones Geográficas (IG) y las Denominaciones de Origen Controladas (DOC). Por su parte, la ley 25380 protege las IG y DO para los productos que caen bajo su órbita.

A su vez, la ley de marcas -dictada antes de la sanción de ADPIC- no menciona a las IG pero sí establece que la DO no puede registrarse como marca. Veremos más abajo que el decreto reglamentario de esta ley, en su última modificación, recepta el concepto de IG. 

Las leyes Sui Generis establecen mecanismos para que no se concedan marcas compuestas por IG. Dado que la sanción de estas leyes es posterior a la de la ley de marcas, no podrán registrarse como IG aquéllas que hubieren sido registradas como marcas previamente. 

Sin embargo, la interpretación de esta prohibición ha sido muy estricta, tal como se resolvió en el caso “Ovinto  SA c/Instituto Nacional de la Propiedad Industrial y otro s/denegatoria de registro”, CNFed. Civ. y Com., 5-4-16, c. 12279/2007, en el que se decidió que una marca registrada antes de la sanción de la ley de IG solo abarca tal derecho previo, el que no puede ser ampliado a través de modificaciones posteriores de la marca en cuestión, como por ejemplo, a través de las actualizaciones de los logotipos.

Veamos ahora cuáles son las definiciones de los derechos previstos por las leyes mencionadas. 

La ley 25163 define a la IG como “el nombre que identifica un producto originario de una región, una localidad o un área de producción delimitada del territorio nacional no mayor que la superficie de una provincia o de una zona interprovincial ya reconocida, la IG sólo se justificará cuando determinada calidad y las características del producto sean atribuibles fundamentalmente a su origen geográfico. 

Además, establece que se entiende por DOC el nombre que identifica un producto originario de una región, de una localidad o área de producción delimitada del territorio nacional, cuyas cualidades o características particulares se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, abarcando los factores naturales y factores humanos. Dispone también que el empleo de una DOC queda reservado para vinos de variedades selectas o bebidas espirituosas de calidad superior, producidos en una región cualitativamente diferenciada y determinada del territorio nacional, cuya materia prima y elaboración, crianza y embotellado se realicen en la misma área de producción delimitada. Por tanto, todo el proceso de producción se realiza dentro de la zona de la DOC.

Esta ley también protege a las IP y establece que quedan reservadas para los vinos de mesa y regionales aunque su decreto reglamentario N° 57/2004 las define como el nombre que identifica la procedencia de un producto originario de un área geográfica menor que el territorio nacional, expresamente definida y reconocida por el Instituto Nacional de Vitivinicultura.

Por su parte, la ley 25380 protege las IG y DO para los productos agrícolas y alimentarios que caen bajo su órbita. Define IG como aquella que identifica un producto como originario del territorio de un país, o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad u otras características del producto sean atribuibles fundamentalmente a su origen geográfico.  Además, la ley estipula que la DO es el nombre de una región, provincia, departamento, distrito, localidad o de un área del territorio nacional debidamente registrada que sirve para designar un producto originario de ellos y cuyas cualidades o características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y los factores humanos.

Como se podrá apreciar, ambos cuerpos normativos incluyen definiciones similares sobre las IG y DO, con excepción de la ley de IG de vinos que además incorpora a las indicaciones de procedencia.

En cuanto a la ley de marcas, su Art. 3 establece que “No pueden ser registrados: … c) las denominaciones de origen nacional o extranjeras. Se entiende por denominación de origen el nombre de un país de una región, de un lugar o área geográfica determinado que sirve para designar un producto originario de ellos y cuyas cualidades y características se deben exclusivamente al medio geográfico. También se considera denominación de origen la que se refiere a un área geográfica determinada para los fines de ciertos productos”.

A su vez, el decreto N° 242/2019 -reglamentario de la ley de marcas modificada por la ley 27444/2018- dispone en su Art.3 que “las denominaciones de origen nacional o extranjeras a las que se refiere el inciso c) del artículo 3 de la ley N° 22362 y sus modificaciones, comprenden las indicaciones geográficas reconocidas expresamente por la República Argentina”.

Si bien tanto la ley de marcas como las leyes Sui Generis parecen referirse a conceptos similares, en tanto el indicador de origen designa un producto cuyas características se deben a su medio geográfico, existen diferencias entre las definiciones de las leyes en cuestión, que conviene analizar a fin de evitar resoluciones que excedan el marco de la prohibición.

Es en el marco de este contexto donde queremos analizar el caso de la marca PATAGONIA ya que a través de un examen exhaustivo y muy rico de la legislación en cuestión, la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca, de la Provincia de Río Negro, interpretó el alcance de los derechos mencionados, en autos “Establecimiento Humberto Canale SA c/Munetta, Patricio s/cese de uso de marcas-daños y perjuicios”, Expte FGR 11000577/1999.

El tema fue así.

El 21/6/1989, Patricio Munetta pidió el registro de la marca PATAGONIA para distinguir toda la clase 33,  que fue concedido el 12/9/1989. Más allá de que se pidieron renovaciones y de que mediaba un trámite de inscripción de transferencia, en el año 1999 se inicia una demanda judicial contra Patricio Munetta y se cuestiona la validez de su registro.

La sentencia de Primera Instancia rechazó el pedido de nulidad del registro y la actora apela la sentencia por considerar, entre otros, que el a quo estimó que eran similares los conceptos de “denominación de origen” del artículo 3, inc c) de le ley de marcas 22.362 y el establecido por la ley 25.163, que fuera promulgada durante la tramitación del pleito.

En la apelación, la actora sostuvo que la ley de marcas establece la prohibición de registrar como marca una región geográfica relacionada con un producto porque su eventual registro permitiría a su titular impedir a otros productores de la misma región indicar el origen del producto. En cambio, la ley 25.163 establece la posibilidad de que una pluralidad de sujetos que producen vinos en la misma región pueda usar ese nombre para distinguir sus productos. La actora también sostuvo que el registro era nulo no solo porque constituía una denominación de origen sino porque era una marca engañosa ya que podría emplearse en relación con vinos elaborados en cualquier lugar del país o incluso en el extranjero.

La Cámara primero sostuvo que en términos generales ambas leyes tienen cometidos distintos y no se superponen o contradicen sino que a lo sumo se complementan. 

La ley 22362 regula el registro de marcas de bienes y servicios y lo atinente a las designaciones de actividades y fija los derechos que confiere, en tanto que la ley 25163 establece el marco regulatorio para la protección y reconocimiento de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen de vinos y bebidas espirituosas, para cumplir con los estándares mínimos de protección para estos derechos conforme lo establece el acuerdo ADPIC.

Además, la Cámara tuvo en cuenta que cuando se dictó la Ley de Marcas, en la Argentina no había desarrollo alguno sobre las denominaciones de origen concebidas como lo hacen ADPIC y la ley 25163 por lo que “no es casual entonces que la ley marcaria contenga su propia definición”. Interpreta que la ley de marcas se refiere a las DO como a los “nombres de ubicaciones geográficas más o menos precisas (países, regiones, áreas geográficas) que se utilizan para identificar un producto que tiene su origen en ellas y cuyas características o propiedades se originen exclusivamente por esa ubicación, sin interesar que sean nacionales o extranjeras”.

La ley 25163 “no se ocupa de las marcas, sino de –en lo que interesa aquí- las DOC que no son “marcas” en el sentido de la ley 22362 –ni pueden serlo- pues ellas están destinadas a ser portadas por productos vínicos de distintas marcas que se ajusten a ciertos estándares de calidad establecidos en la reglamentación interna de cada DOC”. Además, la DOC se constituye en base a una delimitación geográfica regional y productiva homogénea, conforme lo establece la reglamentación de la ley, y estará sujeta al cumplimiento de otros requisitos legales.

Concluye que Patagonia no podría ser una DOC, porque dicha región no puede ser entendida como un terruño homogéneo, por lo que no resulta aplicable la ley de IG vínica sino la ley de marcas, con la que se vincula el debate.

La Cámara analiza las causales de nulidad marcaria y concluye que la marca PATAGONIA es nula porque  “no puede ser registrada para un producto alimenticio –en este caso particular, para vinos- porque tiene la aptitud potencial de inducir a engaño al consumidor no únicamente sobre su origen –nada impediría al titular de la marca comercializar con ella vinos originarios de otras regiones- sino sobre las cualidades que el inconsciente colectivo consumidor atribuye a los productos patagónicos, de donde la posibilidad de error acerca de los atributos positivos asociados a aquellas cualidades es un hecho más que evidente”. Por tanto el registro es nulo no por ser una DO sino por ser un signo engañoso y que por tanto no es registrable como marca.

Es importante hacer notar cuál fue la decisión tomada por el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) al momento de reconocer PATAGONIA como IG. Dado que PATAGONIA era una marca registrada, el INV reconoció como IG a PATAGONIA ARGENTINA mientras la marca estuviere vigente (Resolución N° C37/2002 del INV). Sin embargo, como consecuencia de la nulidad del registro de la marca PATAGONIA, el INV dispuso recientemente, mediante la Resolución N° 1/2022, que la IG vigente es PATAGONIA o PATAGONIA ARGENTINA, indistintamente, en vista de que el registro marcario dejó de ser un obstáculo.

Nos interesa por último señalar que en el ámbito internacional el registro de marcas compuestas por nombres geográficos también se ha ido limitando. Así, el 23/2/22, en el caso T-806/19 -Govern d’Andorra/EUIPO (Andorra), el Tribunal General confirmó que la marca ANDORRA no es registrable, por carecer de carácter distintivo. La marca ICELAND fue cuestionada y anulada en EUIPO para varias categorías vinculadas con alimentos aunque hay decisiones pendientes. La marca NORTH 42 DEGREES solicitada para “vinos” en Canadá, fue denegada -en el caso “Nia Wine Group Co, Ltd v North 42 Degrees Estate Winery Inc,”- porque el Tribunal Federal interpretó de manera amplia la prohibición de la ley de marcas de ese país que establece que una marca que describe (o engañosamente describe) su lugar de origen no puede ser registrada (Sección 12(1)(b) ya que “lugar de origen” incluiría referencias específicas a lugares en la superficie de la Tierra, generales y abstractas, tal como lo sugiere la marca pedida, aludiendo a la latitud norte 42 grados. 

A modo de conclusión, aun cuando el nombre geográfico elegido no estuviera alcanzado por las prohibiciones contempladas por la ley y la doctrina, entendemos que el registro de un nombre geográfico como marca para alimentos en general y, en particular, para vinos, podría ser una opción riesgosa a mediano o largo plazo si el área del nombre geográfico elegido tuviere un desarrollo tal que pueda dar origen a una IG. Este riesgo supondrá tirar por la borda todo el esfuerzo y trabajo que se realiza en la construcción e identidad de una marca, no solo en el ámbito local sino a nivel global.