Por Santiago R. O'Conor
O' Conor & Power

“Un producto es algo que se produce en una fábrica, una marca es algo que compra el cliente.  Un producto puede ser copiado por un competidor, la marca es única.  Un producto puede quedar rápidamente obsoleto, la marca de éxito persiste en el tiempo.” Stephen King WPPGroup, Londres.

“El buen nombre es mejor que la riqueza.” Miguel de Cervantes  Saavedra.  El Quijote.

Este es el primero de una serie de artículos que ahondan en la importancia de la protección de las marcas de fabrica tanto en el ámbito nacional como internacional, al constituir la imagen o cara visible de una empresa, y por lo tanto lo que genera el apalancamiento comercial y el reaseguro de nuevos clientes, que en definitiva no es otra cosa que el resultado del reconocimiento de un símbolo en el mercado y la fidelidad del público consumidor a la misma.

El derecho de marcas  posee carácter  territorial.

Ello quiere decir que el derecho de exclusividad que se posee sobre una denominación o símbolo que identifica el producto o un servicio es válido legalmente solamente en aquel país en el cual dicha marca se encuentra específicamente registrada.

Ello plantea el tema de la necesidad de tomar la previsión de registrar las marcas en aquéllos países en los cuales se comercializará un producto o servicio, para de esa manera evitar el encontrarse con la desagradable sorpresa de dos situaciones: que mi marca se encuentre solicitada o registrada por un tercero o bien que no es posible utilizar mi marca que poseo registrada y que utilizo sin inconveniente alguno en la Argentina en otro país ya que la misma es muy similar a la marca que un tercero posee válidamente registrada en aquél país en el cual deseo comercializar mis productos u ofrecer sus servicios.

En términos generales, las empresas no son conscientes de dicha necesidad y esto se verifica en el momento en el que se les abre un mercado en el exterior y proceden a la firma de un contrato para el envió de sus productos o la comercialización de sus servicios y se encuentran con el grave obstáculo de que no les es posible trabajar con dicha marca en otro país.

Al ser la marca la rampa de desembarco, y en definitiva la imagen de la empresa en el exterior, su cuidado es de vital importancia.

El primer paso de prevención en la materia es el de efectuar una búsqueda de antecedentes en el país y o la/s región/es en el cual se efectuará la exportación.

Dicha búsqueda, la cual debe ser completa, permite tener un panorama acabado de si existen riesgos o no de trabajar con dicha marca.

Ello evita que  se infrinjan derechos de terceros en el país en el cual ingresan las mercaderías, lo cual puede poner en riesgo no sólo mercadería ingresada con dicha marca, así como también la relación contractual con el importador  quien eventualmente podría iniciar acciones contra el que le suministra la mercadería al no poder comercializar sus productos que adquirió de buena fe.

El chequeo de marca también determina si el símbolo con el que se pretende trabajar es aceptable en ese país  desde un punto de vista cultural, esto es si la marca no posee ningún significado peyorativo u obsceno en dicho mercado.

Esta información  permitirá rápidamente cambiar de estrategia seleccionando otra marca que sea viable.

A su vez, esta investigación prepara el camino a fin determinar si la misma será registrada correctamente en aquélla clase del nomenclador internacional que corresponda, al regir el principio de especialidad, esto es que el interés legitimo del titular de la marca se manifiesta y adquiere su derecho de prelación sólo en aquella clase en la que se ha solicitado la marca.

Finalmente, el efectuar la búsqueda es vital y no debe demorarse, así como tampoco debe dejarse para más adelante el solicitar de inmediato el registro de la marca, si la búsqueda arrojó resultados positivos.

La mayoría de los países sigue el sistema atributivo, esto es primero en el tiempo primero en el derecho, con lo cual el tener celeridad en este paso es evitar posibles inconvenientes como ser que el mismo distribuidor o un tercero no vinculado a las partes solicite la marca con anterioridad, lo que provocaría un problema mayúsculo al apropiarse de una marca de manera ilícita.

Debe tenerse presente que el proceso de registro de una marca es un procedimiento que  demora varios meses y en algunos países, años, ya que el solicitar el registro de la marca es sólo el comienzo.

Sin embargo, dicho paso, esto es el de presentar la marca es el más significativo, ya que indica el interés legitimo que el titular de dicha creación intelectual como es la marca, posee sobre dicho vocablo, con el cual identificará sus productos, y por lo tanto será su carta  de presentación e identificación en aquél país o región en el cual desarrollará sus actividades.

Ejemplos prácticos de la necesidad y conveniencia  de actuar con rapidez en los mercados externos con respecto al registro de marcas, son de variada índole.

Así, el estar presentes en un feria internacional ofreciendo y por lo tanto mostrando sus productos, sin tener la marca registrada o al menos solicitada, puede dar lugar a que un tercero que ha estado en dicha feria y que considera que el producto es interesante o que tiene posibilidades de éxito en ese mercado, solicite la marca con anterioridad a su legitimo titular.

Ello deviene en que el titular legitimo de la marca deba inevitablemente o bien iniciar acciones legales para recuperar dicha marca, o bien adquirir la marca pagando a aquél que se la sustraído de manera ilegal.

A fin de lograr una acabada protección, se debe tener presente el tipo de caracteres que se registraran como marcas en aquellos países en los cuales el idioma y lenguaje son totalmente distintos a los de nuestro país.

Los países de la región asiática y árabe son los que nos alertan acerca de la necesidad del registro de la marca en aquéllos caracteres gráficos que son propios de cada país.

China, el gran gigante y motor asiático, es uno de los países que requieren especial atención.

Es altamente recomendable el registrar la marca en este país tanto en sus caracteres latinos así como también  en el carácter mandarín o chino, siendo fundamental tener presente  el significado que posee la marca allí, así como su pronunciación.

Por otro lado, China no admite la protección de las marcas para todos los artículos que distingue una clase, siendo necesario el indicar de manera precisa y especifica los artículos sobre los cuales se desea obtener protección.

Si la marca incluye algún logo o etiqueta, es importante el también proteger esta etiqueta, ya que podría darse el caso de que si bien se tenga el registro de la marca en su carácter denominativo, esto es como palabra, un tercero de manera inescrupulosa obtenga el registro de la etiqueta, incluyendo en la misma otra denominación, lo que causará confusión entre el público consumidor.