El 19 de diciembre de 2024 la Corte Suprema de Justicia de la Nación (la “Corte”) resolvió en la causa Organización Veraz S.A. c/ Open Discovery S.A. s/ Cese de Uso de Marca que el uso de las marcas notorias como “palabras clave” (conocidas como keywords) en el sistema de enlaces patrocinados de Google (conocidos como Ads) no constituye una infracción marcaria ni un acto de competencia desleal si no se genera confusión en los usuarios.

En el caso, Open Discovery -competidora en el mercado de informes crediticios, como Organización Veraz- había contratado el servicio de AdWords (hoy Google Ads) de Google para que un anuncio publicitario de su empresa apareciera entre los primeros resultados cuando un usuario buscaba los términos “veraz” u “organización veraz”.

Organización Veraz demandó a la empresa anunciante por el uso indebido de sus marcas notorias Veraz y Organización Veraz, reclamando daños y perjuicios originados por dicho uso. Alegó que esta práctica no sólo constituía una infracción marcaria conforme al art. 4 de de la Ley 22.362 de Marcas y Designaciones, sino también un acto de competencia desleal violatorio del art. 10 bis del Convenio de París, y del art. 953 del Código Civil -por entonces vigente-, al desviar clientela y aprovecharse del prestigio de sus marcas.

Con fecha 4 de mayo de 2018, la Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal confirmó la sentencia de primera instancia que había hecho lugar a la demanda, y condenó a Open Discovery al cese del uso de las marcas de Organización Veraz, y al pago de una indemnización por $3.336.468 en concepto de daños y perjuicios.

Para así decidir, la Cámara calificó las denominaciones marcarias de la actora como “notorias”, dado su alto grado de aceptación y asociación en el público consumidor. Además, consideró que la demandada había incurrido en competencia desleal.

El caso llegó a la Corte tras la interposición de un recurso extraordinario federal por parte Open Discovery, quien argumentó que la denominación Veraz había perdido su carácter distintivo y se había convertido en una “denominación genérica” del servicio de informes crediticios, por lo que no debía ser considerada una marca notoria.

El Procurador Fiscal Víctor Abramovich dictaminó que la sentencia de la Cámara debía revocarse y dictarse un nuevo pronunciamiento.

Señaló que la cuestión a determinar era “si la sola utilización de la marca notoria como palabra clave configura un ilícito marcario, o bien es necesario para consumar el ilícito que se induzca a confusión o conexión entre ambas marcas, en los usuarios del servicio”. Y en este sentido entendió que “para que se configure la transgresión del derecho marcario resulta necesario que la utilización de las palabras clave en los enlaces patrocinados pueda provocar confusión directa o indirecta, o bien, tratándose aquí de una marca notoria, al menos algún grado de conexión o asociación con el titular marcario”.

También indicó que “la utilización de una marca notoria ajena como palabra clave en el buscador, debe analizarse en relación con su efecto en la apreciación del usuario medio, normalmente informado, razonablemente atento, con cierta aptitud para interpretar la información que se le facilita”.

De esta forma, resulta clave la forma y estructura en que el anuncio se presenta al usuario en el sistema de búsquedas, debiendo considerarse, por ejemplo, el título, la descripción y el nombre de dominio utilizado, como así también la posibilidad de distinción entre éste y los resultados orgánicos de búsqueda, y otros componentes del diseño de la página de resultados del motor de búsqueda que “puedan provocar la probabilidad de confusión o conexión”.

La Corte, por mayoría, admitió parcialmente el recurso extraordinario y dejó sin efecto la sentencia de la Cámara, remitiéndose al dictamen del Procurador Fiscal y ordenando un nuevo pronunciamiento una vez devuelta la causa al tribunal de origen.

En suma, el Máximo Tribunal consideró que el uso de una marca notoria como keyword no constituye por sí misma una infracción marcaria o un acto de competencia desleal, salvo que cause confusión en el consumidor o sugiera una conexión con el titular de la marca o un “cierto grado de similitud” -este último concepto lo toma del fallo “Interflora” dictado por el Tribunal de Justicia Europeo en el año 2011-.

El Ministro Carlos Rosenkrantz destacó que la libre competencia permite a los competidores atraer potenciales clientes mediante publicidad, favoreciendo la información y opciones de compra para los consumidores.

En disidencia, el Ministro Ricardo Lorenzetti determinó que existía confusión entre los consumidores al tratarse de una “publicidad comparativa, subliminal y adhesiva que genera una oferta confusa”, por lo que la sentencia debía ser parcialmente confirmada. 

Por su parte, el Presidente de la Corte, Horacio Rosatti, consideró el recurso extraordinario federal inadmisible, conforme el art. 280 del Código Civil y Procesal de la Nación, sin expedirse en cuanto al fondo del caso.

Por Arnaldo Cisilino y Pía Politi